Unusually strong objective evidence in determining nonobviousness (MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357, Jun. 5, 2023)

MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357 (Fed. Cir., Jun. 5, 2023)

Medtronic 은 Teleflex 가 US 8,048,032 의 특허침해를 주장하자, PTAB 에 prior art 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허무효 주장하였으나, PTAB 이 특허 유효결정하자 이에 항소하였다.

Teleflex 의 ’032 특허는 coronary artery disease 치료를 위한 catheter 에 관한 것으로 claim 3 은 back-up support 를 갖는 catheter 구조에 특징이 있다. 특히, extension catheter 는 3개의 부분을 포함하는데, (1) a proximal substantially rigid portion 20 (노란색); (2) a reinforced portion 18 (청색); and (3) a distal flexible tip 16 (분홍색) 이며, rigid portion (20) 에는 side opening (적색 원) 이 마련되어 있는데 다음의 도면과 같다:

Claim 3은 side opening 에 관한 것으로 다음과 같다:

3. The device of claim 2 wherein the proximal portion of the tubular structure further comprises structure defining a proximal side opening extending for a distance along the longitudinal axis, and accessible from a longitudinal side defined transverse to the longitudinal axis, to receive an interventional cardiology device into the coaxial lumen while the proximal portion remains within the lumen of the guide catheter.

2009년, Teleflex 는 ’032 특허를 구현한 guide extension catheter 시리즈 “GuideLiner” 를 출시하여 큰 매출을 기록하였고, Medtronic 은 Telescope product 를 2019년에 출시하였다.

Teleflex 의 특허 침해 금지 청구 소송에 대응하여, Medtronic 은 2019년 IPR 을 신청하였는데, US 5,439,445 (Kontos) 와 US 2004/0010280 A (Adams), US 7,604,612 (Ressenmann) 및 US 2005/15073 (Kataishi) 에 근거하여 비자명성이 부정된다고 주장하였다. Kontos 는 support catheter for delivering angioplasty balloons 에 관하여 개시하였고, Adams 는 catheter assembly with a distal side opening for removing embolic debris 에 관하여 개시하였으며, Ressenmann 은 evacuation sheath assembly with a distal side opening used to remove embolic material 에 관하여 개시하였다.

US 5,439,445 (Kontos): Funnel portion (26)

US 7,604,612 (Ressenmann): Side opening (140b)

Medtronic 은 Kontos 의 extension catheter 의 funnel portion (26) 을 Adams 또는 Ressenmann 의 distal side opening (140b) 으로 치환함으로써 claim 3 에 이르는 것은 PHOSITA 에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다.

Teleflex 는 Medtronic 이 주장하는 2건의 prior art 를 결합하여 claim 3에 이르는 변형은 hindsight 라고 항변하면서, GuideLiner 제품에 관한 간접 증거 (objective indicia: commercial success, solved long-felt unsolved needs, garnered industry praise, copy by competitors including Medtronic) 를 제출하였다. Medtronic 은 이에 대하여, nexus 요건을 충족하지 못한다고 주장하였다.

PTAB 은 Medtronic 의 주장이 “close case” (한가지 이상으로 결론 낼 수 있는 상황) 에 해당한다면서, 그러나 Teleflex 의 objective indicia 증거의 nexus 요건을 인정하면서 그에 의하여 Medtronic 의 prima facie case of obviousness 입증을 극복한 바, Medtronic 은 claim 3의 비자명성을 입증하는데 실패하였다고 판결하였다.

CAFC 는 다음과 같이, Medtronic 의 주장을 배척하였다.

1.  NEXUS

PTAB 은 Medtronic 이 (claim 3 의) 각각의 구성요소가 prior art 에 개시되어 있음을 입증하였지만, 그것 만으로는 구성요소의 결합에 대한 nexus 요건을 부정하지는 못한다고 판결하였는데, 그러한 PTAB 의 결정에 오류가 없다. 즉, prior art 에 개시된 복수의 특징을 결합 (combination) 하여 된 GuideLinder device 는 신규의 상업적으로 성공을 거둔, prior art 와 대비하여 중대한 장점을 갖는 새로운 제품이라는 점을 확인하였다.

2. COPYING

경쟁사에 의한 copying 은 간접 증거 검토에 있어서, 발명이 비자명하다는 증거로 작용한다. Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 왜냐하면, public domain 에 속하지 않는 발명의 특징을 copy 했다는 사실은 경쟁자가 해당 특징의 가치를 인지하였다는 증거이기 때문이다. Diamond Rubber Co. of N.Y. v. Consol. Rubber Tire Co., 220 U.S. 428 (1911) 다만, 이러한 증거는 특허 청구된 발명에 copying 없이 독자적으로 도달하였다면 그 적용은 없고, copying 의 입증은 단순한 주장 (allegation) 에 의한 것이 아니라, 실제의 증거 (actual evidence) 여야만 한다. 이것은 특허 발명에의 접근 (access) 과 실질적인 유사 (similarity) 를 근거로 입증 가능하다. “[e]vidence of copying may include … access and similarity to a patented product.” Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 또한, 정황적 증거 (circumstantial evidence: 직접 증거의 반대) 는 단순히 충분할 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 직접 증거에 비교하여도 좀 더 확실한 증거이다. Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325 (1960)

Teleflex 의 전문가 진술에 따르면, Telescope (Medtronic) 는 전체적으로 고려했을 때, 실질적으로 GuideLiner 제품과 유사 (e.g., flexible tip, reinforced portion, angled opening, push rod, and rounded push tab) 하다고 하였다. 이러한 주장을 받아들여 copying 으로 결론 내린 PTAB 의 결정에는 오류가 없다.

3.  ADDITIONAL OBJECTIVE INDICIA

상기의 copying 에 부가하여, PTAB 은 간접증거 (high level of commercial success, received significant praise, solved long-felt needs) 를 바탕으로 claim 3이 비자명하다고 결론 내렸는데, 그러한 결정에 오류가 없다.

PTAB 의 결정에 있어서, Teleflex 의 간접증거가 중대한 역할을 하였다. PTAB 은 양측의 “close prima facie arguments” 에 대하여 상기의 강력한 증거 (strong evidence) 를 고려하였고, 그 결과 Medtronic 이 claim 3의 비자명성 위반을 입증하는데 실패하였다고 하였다. 

즉, Medtronic 의 주장을 받아들여, prior art 의 개시사항에 claim 3의 구성요소 전부와 motivation to combine 이 존재하는 것을 인정하더라도, unusually strong objective evidence (비정상적으로 강력한 간접증거) 에 의하여, claim 3 의 비자명성이 부정되지 않는다.