균등론의 제한: Ensnaring prior art (Depuy Spine v. Medtronic, Fed. Cir., 2009)

 Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

US 5,207,678 (Pedicle screw and receiver member therefore) 의 특허권자 Depuy Spine 은 Medtronic 의 Vertex^® model (polyaxial pedicle screws) 에 대하여 특허침해소송을 제기하였는데, 1심 재판부가 균등침해를 인정하자, Medtronic 이 ensnaring prior art 를 사유로 균등침해 제한을 주장하였지만 받아들여지지 않았고, 이에 항소하였다.

Ensnarement 는 특허권자가 특허 권리범위를 prior art 로 확장하는 균등침해 주장을 하지 못하게 한다. 즉, 피고 (accused infringer) 는 ensnaring prior art 를 근거로 특허권자의 균등침해 주장에 항변할 수 있다.

Ensnarement 는 2단계로 검토되는데,

1.  Step (1): 특허권자는 accused product 를 문언적으로 침해하게 하는 (literally infringing) 가상의 청구항 (hypothetical claim) 을 작성하여 제출하고,
2.  Step (2): 피고가 제시한 prior art 를 바탕으로 hypothetical claim 의 특허성 판단을 수행하여, 해당 claim 이 unpatentable (§102, §103 위반) 인 경우, 특허권자의 균등 (물) 주장 범위는 과도 (overreaching) 한 것으로 하여 균등침해를 불인정한다.

특허권자 (Depuy Spine) 는 다음과 같이 hypothetical claim 을 제출하였는데, 이는 original claim 1에서 균등 (물) 로 주장한 청구항 구성요소 “spherically-shaped portion (9)” 를 conically-shaped portion 으로 변경한 것이다.

Medtronic 은 2건의 prior art – US 5,474,555 (Puno) 와 US 2,346,346 (Anderson) – 를 근거로 hypothetical claim 이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다. Puno 는 conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 있다고 개시하였고, Anderson 은 fracture immobilization splint 의 conically-shaped portion 을 개시하였다.

재판부는 Puno 의 기재사항에는 rigid pedicle screw 에 대한 teach-away (부정적 교시) 가 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시킨다고 하면서, 그 특허성이 부정되지 않는다고 판결하였다. 왜냐하면, §103 위반을 위해서는 

1. 복수의 prior art 에 hypothetical claim 의 구성요소가 전부 개시되어 있을 뿐만 아니라,
2. 문헌에 나뉘어져 기재되어 있는 구성요소의 결합 (combination) 이 물리적으로 가능해야 하고, 또한 그러한 물리적 결합에 의하여 발명이 의도한 효과 (intended purpose) 를 달성할 수 있도록  PHOSITA 입장에서 인지할 수 있어야 하기 때문이다. 

그런데, 선행문헌이 다음과 같이 발명이 의도한 목적에 대하여 부정적 교시를 하는 경우, 이는 자명하지 않은 결론에 도달해야 한다.

[I]f the prior art indicated that the invention would not have worked for its intended purpose or otherwise taught away from the invention. United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 15 L.Ed.2d 572 (1966)

즉, Puno 는 다음과 같이, conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 (compression member 없이) screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 발생 (Screw 와 anchor seat 의 분리에 의한 shock-absorber 효과로 screw 가 뼈로부터 이탈하는 것을 방지) 한다고 기재하고 있어 이는 rigidity 에 대한 teach away (부정적 교시) 에 해당한다.

(US 5,474,555 (Puno), Col.3, ll. 60 – 67)

재판부는 Puno 가 rigid pedicle screw 에 대하여 teach-away (부정적 교시) 를 하고 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시키므로, hypothetical claim 의 특허성 (비자명성) 이 부정되지 않는다고 판단하고, 이에 따라 특허권자가 Medtronic 의 제품에 대하여 한 균등침해가 인정된다고 판결하였다.

Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)

본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.

Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.