Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)

본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.

Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.