There is no per se rule that a claim covering inoperable embodiments is necessarily indefinite. Satius Holding, LLC v. Samsung Electronics Co.

Satius Holding, LLC v. Samsung Electronics Co., No. 2025-1446 (Fed. Cir. Oct. 1, 2026)

 (Judge Moore) Satius 는 US6,711,385 의 특허권자인데, ’385 특허는 무선 송수신기의 임피던스와 공중 (air) 의 특정 임피던스를 정합 (matching) 하기 위한 커플러 (coupler) 를 포함하는 통신 장치에 관한 것이다. 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A communications apparatus for transmitting electric or electromagnetic signals over air, the air having a characteristic impedance, the communications apparatus comprising:

a transmitter having an output impedance, said transmitter for transmitting the electric or electromagnetic signals at a preselected frequency; and

a coupler connected to the transmitter, said coupler comprising a transformer having a non-magnetic core, said transformer communicating the electric or electromagnetic signals to the air, said coupler matching the output impedance of the transmitter to the characteristic impedance of the air.

1심 재판부는 claim 1 이 불명확 (indefinite) 하다면서 무효로 판결했고, 이에 Satius 는 항소했다.

항소심에서, Satius 는 1심 재판부의 claim 1 의 불명확 (indefiniteness) 에 따른 무효 판결에 오류가 있다 항변했고, Samsung 은 claim 1 이 불명확하지 않더라도 실시가능 (enablement) 요건 위반으로 무효라고 주장했다.

1. INDEFINITENESS

항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 불명확 결론에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., 64 F.4th 1274 (Fed. Cir. 2023) 특허 청구항이 그 특허를 구체적으로 기술한 명세서 및 출원경과 사항에 비추어 해석되었을 때, 통상의 기술자에게 발명의 범위를 합리적으로 확실 (reasonable certainty) 하게 알려주지 못한다면, 그 특허는 불명확 (indefiniteness) 을 이유로 무효다. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 불명확 요건은 명백하고 설득력 있는 증거 (clear and convincing evidence) 에 의해 입증되어야 한다. Maxell, Ltd. v. Amperex Tech. Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024)

Claim 1 은 “[a] communications apparatus for transmitting electric or electromagnetic signals over air” 를 기재하고 있다. 본 문구에 기초하여, 1심 재판부는 “electric signals over air” 인 기술적 불가능 (scientific impossibility) 을 포함하는 바, 해당 청구항이 불명확한 것으로 결론 내렸다. 1심 재판부의 판단과 같이, 청구항 문구는 (1) signal in electric form 과 (2) signal in electromagnetic form 2가지 종류의 신호를 공중으로 전송하는 장치를 포함한다. 그러나, 기술적 불가능은 claim 1 의 유효성에 중대한 영향을 제기하지만, 그것이 청구항을 불명확하게 하지는 않는다. 오히려, claim 1 은 통상의 기술자에게 발명의 범위를 합리적 확실성을 가지고 알려주고 (inform) 있으므로, 본 재판부는 청구항이 명확하다고 판단한다.

우선, 우리는 claim 1 의 “transmitting electric … signals over air” 를 “신호를 전기적 형태로 공중을 통해 전송하는 것” 을 의미한다고 해석한다. 그리고 그러한 전송이 기술적으로 불가능하다는 점에서는 당사자 누구도 다툼이 없다. Satius 는 “transmitting electric … signals over air” 가 기술적으로 불가능하지 않다고 주장한다. 그 이유는, 해당 문구를 올바르게 해석하면 “to the fact that the electric signal [transmitted within the device] will be transformed into an electromagnetic signal, and then that electromagnetic signal is what will go out over the air and to its destination” (장치 내부에서 전송되는 전기 신호가 전자기 신호로 변환되고, 이후 전자기 신호가 공중으로 나가 목적지 까지 전달) 을 의미하기 때문이라고 주장했다.

그러나, “transmitting signals over the air” (신호를 공중을 통해 전송하는 것) 는 “transmitting signals to the air” (신호를 공중으로 전송하는 것) 과 동일하지 않다. 청구항 구문에 사용된 용어를 해석할 때, 서로 다른 용어는 서로 다른 의미를 갖는 것으로 추정하는 것이 일반적이다. Symantec Corp. v. Computer Assocs. Int’l, Inc., 522 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2008)

또한, claim 1 의 전제부가 electric signal 을 electromagnetic signal 로 변환한 후, 그 electromagnetic signal 을 공중을 통해 전송하는 것 (transmitting over the air) 을 의미한다는 Satius 의 주장에도 동의하지 않는다. 그렇게 해석하려면 claim 1 에 “electric-to-electromagnetic transformation” 단계가 포함되도록 claim 1 을 다시 작성해야 하는데, 그러한 변환 단계는 (1) 청구항 문언에 존재하지도 않을 뿐더러, (2) claim 1 의 “electric signal” 과 “electromagnetic signal” 에 동일하게 적용될 수도 없기 때문이다. (claim 원문은 “electric signals over air” or “electromagnetic signals over air” 인데, Satius 의 주장은 “electric-to-electromagnetic transformation” 이므로, 이를 원문의 “electric signal over air” (기술적으로 불가능) 과 “electromagnetic signal over air” (기술적으로 가능) 에 동일하게 적용할 수 없다는 의미)

통상, 청구항을 무의미 (nonsensical) 한 결과를 초래하는 방식으로 해석하는 것은 지양되지만, 청구항을 실시 가능 (operable) 하게 만들거나 그 유효성 (validity) 을 유지 (sustain) 하기 위해 청구항을 재작성 할 수는 없다. Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004) 본 사건과 같이, 청구항이 오직 하나의 합리적 해석만이 가능한 경우, 특허권자가 스스로 작성한 그대로의 청구항 (patentee’s version) 에 기초하여 해석해야 한다.

Claim 1 의 “transmitting electric … signals over air” 은 기술적으로 불가능하나, 그럼에도 불구하고 claim 1 은 무엇을 포함하는지 명확하다. 불명확성은 불가능성 (impossibility) 과 동일하지 않다. 청구항이 너무나 비논리적이어서 통상의 기술자가 그 청구항의 경계를 이해하기 어려울 수 있으나, 실시 불가능한 실시예 (inoperable embodiment) 를 포함하는 청구항은 당연히 불명확하다는 법칙 (per se rule) 은 존재하지 않는다. 오히려, 발명의 실시 가능성 (operability) 은 통상의 기술자가 청구항의 경계를 이해하는 것과는 무관하다. Miles Lab’ys, Inc. v. Shandon Inc., 997 F.2d 870 (Fed. Cir. 1993) 명확성 요건은 통상의 기술자가 청구항의 경계를 명확하게 이해할 수 있도록 할 것 이상의 것을 요구하지 않는다. Nautilus 재판부에 따르면, 명확성 요건은 절대적 정확성 (absolute precision) 은 달성할 수 없다는 점을 인정하면서도 합리적 확실성 (reasonable certainty) 이 요구된다고 했다. Nautilus, 572 U.S. at 910

Claim 1 이 §112 (b) 의 명확성 요건을 만족하므로, 기술적 불가능을 포함함에도 불구하고, claim 1 은 불명확하지 않다.

2. ENABLEMENT

실시가능 요건은 §112 (a) 에 규정되어 있는데, 명세서가 발명에 관한 서면 설명 (written description) 과 그 발명을 구현 및 사용 (make and use) 하는 방법과 과정을 통상의 기술자가 실시 가능 (enable) 하도록 충분하고, 명확하며, 간결하고 정확한 용어 (full, clear, concise, and exact terms) 로 기재할 것을 요구한다. Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594, 605 (2023)

청구항이 실시가능 요건을 충족하는지 여부는 법률심의 문제 (question of law) 로, 항소심 재판부는 1심 판단에 구속되지 않고 (without deference) 심리한다. 다만, 그 판단은 사실 인정 (factual finding) 에 근거할 수 있다. Alcon Rsch. Ltd. v. Barr Lab’ys, Inc., 745 F.3d 1180 (Fed. Cir. 2014)

1심 재판부는 청구항 해석 단계 (claim construction stage) 에서 특허 대상 적격성 (ineligibility) 내지 실시가능 (enablement) 요건 적합여부를 검토하는 것은 부적절하다고 하면서, 실시가능 여부 판단을 보류했다.

1심 재판부가 실시가능 요건 쟁점에 대한 판단을 보류했음에도 불구하고, 항소심 재판부는 이 쟁점을 심리하는데 아무런 장애가 없다고 본다. 어떠한 쟁점을 항소심에서 처음으로 다루어 판단할 수 있는지의 문제는 항소심 재판부의 재량 (discretion) 사항이며, 또한 적절한 해결이 의문의 여지없이 명백 (beyond any doubt) 한 경우에는 항소심 재판부가 하급심에서 판단되지 않은 쟁점을 판단하는 것이 정당화 된다. Singleton v. Wulff, 428 U.S. 106 (1976) 항소심 재판부의 재량 행사 시 고려사항은 다음이 포함된다: (1) 쟁점이 순수한 법률심의 문제이고 이를 심리하지 않는 것이 정의에 반 (miscarriage of justice) 하는 결과, (2) 적절한 해결이 의문의 여지없이 명백, (3) 항소인이 하급심에서 그 이의를 제기할 기회가 없었는지, (4) 쟁점이 일반적으로 중대한 영향을 미치는 문제이거나 중대한 공공의 관심사에 관한 문제를 제기하는지, 및 (5) 실질적 정의 (substantial justice) 의 이익이 걸려 있는지 여부이다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034 (Fed. Cir. 2017) 또한, 항소심 재판부는 그 쟁점에 관하여 당사자들의 서면 주장이 충분히 이루어졌는지 (fully briefed), 그 쟁점을 심리함으로써 어느 당사자가 불이익을 받게 되는지, 또는 환송할 실익이 없는지 여부도 고려할 수 있다.

이러한 고려사항에 비추어, 본 재판부는 실시가능 요건에 관한 쟁점을 심리하는 것이 적절하다고 결론 내렸다. 항소심에서 양 당사자는 이 쟁점을 충분히 제기하고 서면으로 주장했으며, 이 쟁점은 법류심의 문제로서 항소심 재판부가 하급심 판단에 구속되지 않고 심리한다.

“[T]transmitting electric signals over the air” 가 기술적으로 불가능한 것에 이견이 없고, 이러한 기술적 불가능성을 청구항에 기재하고 있다는 점에 비추어 볼 때, claim 1 이 실시가능 요건을 충족하지 못한다는 것이 너무나 명백하므로, 1심 재판부가 동일한 결론에 이르도록 하기 위해 사건을 환송하는 것은 아무런 실익이 없다. §112 (a) 의 실시가능 요건을 충족하기 위해서는 명세서가 청구항에 의해 정의된 발명의 전체 범위 (full scope) 를 실시가능 하게 해야 하기 때문이다. Amgen, 598 U.S. at 610

이 사건과 같이, 청구항에 실시 불가능 (inoperable) 한 실시예를 발명의 범위에 추가하는 명시적 한정사항 (“a communications apparatus for transmitting electric or electromagnetic signals over air”) 이 포함되어 있는 경우, 실시가능 요건을 충족하는 것은 불가능하다.

더 넓게 청구할수록, 그만큼 더 넓은 범위를 실시가능 하게 해야 한다. Amgen, 598 U.S. at 610 그러나, 이 사건 청구항은 통상의 기술자가 발명을 구현하거나 사용할 수 없는 기술적으로 불가능한 것을 명시적으로 포함하고 있으므로, §112(a) 의 실시가능 요건 위반으로 무효다.

Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.)