Motivation to Combine – PHOSITA’s Creativity and Common Sense (C.R. Bard v. Medline, Fed. Cir. 2021)

C.R. Bard v. Medline Indus., No. 2020-1900 (Fed. Cir. Aug. 13, 2021)

C.R. Bard 재판부 (CAFC) 는, 비자명성 판단에 있어서 복수의 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 PHOSITA 의 창작력과 common sense 에 의하여 입증할 수 있다고 하였다.

Medline Industries 는 US 9,745,088 의 특허권자인데 ’088 특허는 “Catheter tray, packaging system, instruction insert, and associated methods” 로써 catheterization 시술 중 시술 도구에 의한 환자의 감염을 최소화하기 위한 시술도구 kit 에 관한 것이다.

Claim 45 는 다음과 같다:

A medical procedure kit, comprising:

a single layer tray having a first compartment for receiving syringes and a second compartment for receiving a medical assembly;

a first syringe and a second syringe disposed within the first compartment;

the medical assembly disposed in the second compartment, wherein the medical assembly comprises a coiled tubing coupled between a fluid drain bag and a Foley catheter;

at least one layer of wrap material enclosing the single layer tray within one or more folds of the at least one layer of wrap material; and

an outer packaging disposed about both the single layer tray and the at least one layer of wrap material.

US 9,745,088 (Medline Indust.)

Prior art: US 7,278,987 (Solazzo)

C.R. Bard 는 PTAB 이 ’088 특허가 prior art 대비 자명하지 않다면서 특허 유효판결 하자, CAFC 에 항소하였는데, PTAB 은 prior art 에는 2개의 syringe 를 하나의 compartment 에 수용하는 것에 관한 명시적 기재가 없으므로, 특허청구항은 비자명성이 인정된다고 판결하였다.

CAFC 는 (1) prior art 가 무엇을 교시하는지, (2) PHOSITA 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 (3) prior art 의 teach away 여부는 question of fact 이므로, 1심 판결에 대하여 “clear error” 기준으로 검토한다고 하였다. 

Supreme Court 는 KSR 판결에서, “청구된 발명이 prior art 를 그 본연의 기능에 따라 예측 가능한 변형에 이르게 하는 것에 불과”한지 판단하는 경우 “확장성 있고 유연한 접근 (expansive and flexible approach)” 이 필요하다고 하였다. 

CAFC 는 다음과 같이, PTAB 의 판단에 오류가 존재한다면서, PTAB 판결을 기각하였다:

PTAB 은 skilled artisan 의 creativity 능력에 대한 고려 없이 prior art 각각의 개시 사항에 근거한 자명여부 만을 검토하였다. 그러나, prior art elements 의 본연의 기능 (established function) 에 따른 예측 가능한 변형 (predictable variation) 에 불과하다면, 그것은 자명한 것이다. PTAB 은 prior art 2건 (US 7,278,987, Solazzo; US 3,329,261, Serany) 에는 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용하는 것을 명시적으로 기재 (expressly described) 하지 않았기 때문에 ’088 특허는 자명하지 않다고 하였으나, 이것은 개별 prior art 의 기재 사항에 대한 과도하게 경직 (rigid) 된 검토이다. 2건의 prior art 에는 kit 의 내용물이 사용되는 논리적 순서 또는 최적화된 사용에 따라 수용된다는 기재가 있으므로, 그러한 prior art 의 기재 사항에 근거하여 PHOSITA 는 자신의 창작력 내지 common sense 를 발휘하여 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용할 충분한 가능성이 존재한다. 특히, 실행 가능성이 동등한 2가지 옵션 만이 가능한 경우, 둘 중 어느 하나는 자명한 것이 확실하다.

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA)

Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)

본 사건은 Supreme Court가 KSR International v. Teleflex (550 U.S. 398 (2007)) 사건에서 비자명성 판단 기준에 대하여 TSM (teaching-suggestion-motivation) test 만의 경직된 기준을 적용하지 말 것을 판결하자, CAFC가 이러한 새로운 기준 (flexible test) 을 적용하여 특허 무효 판결한 사건이다.

특히, 비자명성 판단에 있어서 common sense, obvious to try 및 long-felt need (secondary consideration) 를 어떻게 적용할 것인지에 대하여 판결하고 있다.

Perfect Web 은 US6,631,400 (A method for managing bulk e-mail distribution) 의 특허권자인데, 1심 재판부가 해당 특허가 선행문헌에 의하여 자명하여 무효라고 판결하자, CAFC 에 항소하였다.

BACKGROUND

US6,631,400의 claim 1은 method claim으로 다음과 같이 (A) – (D) 단계로 수행된다:

1. A method for managing bulk e-mail distribution comprising the steps:

(A) matching a target recipient profile with a group of target recipients;

(B) transmitting a set of bulk e-mails to said target recipients in said matched group;

(C) calculating a quantity of e-mails in said set of bulk e-mails which have been successfully received by said target recipients; and,

(D) if said calculated quantity does not exceed a prescribed minimum quantity of successfully received e-mails, repeating steps (A)-(C) until said calculated quantity exceeds said prescribed minimum quantity.

1심 재판부는 claim 1의 단계 (A) – (C)는 선행문헌에 의하여 공지되었고, 단계 (D)는 누구에게나 자명하므로, 특허는 무효라고 summary judgment 판결하였다. 이에 대하여, Perfect Web 은 항소하였고, 본 재판부 (CAFC) 는 28 U.S.C. § 1295(a)(1)에 근거하여 jurisdiction 을 갖는다.

DISCUSSION

본 재판부는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여, de novo 로 심리한다. 

Summary judgment 결정은 다음의 기준으로 내려진다: 

Summary judgment is proper if there is “no genuine issue as to any material fact” and “the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed.R.Civ.P. 56(c). (즉, 중요 사실에 대한 다툼이 없고, summary judgment를 주장하는 자가 법률심으로 승소할 수 있는 때 내려짐)

Obviousness

자명성 판단은 법률심의 문제인데, 이는 기저의 사실적 판단에 기초한다. (Obviousness is a question of law based on underlying findings of fact. In re Kubin (Fed.Cir.2009)) 

기저의 사실적 판단은: 

1. 선행문헌의 범위와 내용의 확정; 

2. 선행문헌과 본 발명의 차이점의 확인;

3. (그러한 차이점을) PHOSITA 기준에서 판단; 이며, 

4. 상기, 1. 2. 3에 부가하여 2차적 고려사항을 검토할 수 있다. 

• The underlying factual inquiries are: (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) secondary considerations of nonobviousness. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

1심 재판부는 US6,631,400이 email marketing 분야이고, PHOSITA 는 적어도 고등학교 졸업 후 해당 분야에서 최소 1년의 경험을 한자로써 컴퓨터와 email 프로그램에 익숙할 것으로 설정하였다. (양 당사자는 이에 동의하였다.) 이후, 1심 재판부는 명세서 기재사항 중 (A) – (C) 단계는 공지인 것으로 판단하였다. 

따라서, 본 재판부는 문제가 되는 것은 “단계 (D) 가 email marketer 기준으로 자명한가?”로 하였다.

1심 재판부는, KSR 판결에 따라 PHOSITA는 automation 이 아닌 “ordinary creativity” 를 보유한 자이고, 그러한 PHOSITA 기준으로, 단계 (D)는 단순히 필연적 결과의 반복 실행 (logical result of … maxim ‘try, try again’) 만을 필요로 하므로, claim 1은 선행기술 대비 자명하다고 판단하였다. 

또한, 1심 재판부는 Perfect Web 의 상업적 성공과 장기간에 걸친 요구에 기인한 2차적 고려 주장도 동의하지 않았다.

항소심에서, Perfect Web 은 1심 재판부의 PHOSITA 의 기준을 포함한 Graham factors 에 대하여 다투지 않았다. 양측 모두 단계 (A) – (C)는 prior art 에 의하여 공지이고, 단계 (D)는 공지되지 않았음에 대하여 동의하였다. 2차적 고려사항에 있어서, Perfect Web  은 long-felt need 에 대하여만 주장하였다.

Perfect Web 은 다음의 2가지에 대하여 이의제기 하였다: 

1. common sense  에 의하여 단계 (D)의 교시가 있을 수 있는가, 

2. long-felt need 가 존재하는가. 

Common sense 는 증거와 factual finding 으로 뒷받침 되어야 하는데, 왜냐하면 선행문헌에 포함된 TSM test 에 대한 질의와 common sense 에 대한 질의는 (자명성 판단에 있어서) 동등한 역할을 하기 때문이라는 것이 Perfect Web 의 주장이다. 

이러한 관점에서, Perfect Web 은 1심 재판부가 단계 (D)를 단순히 필연적 결과의 반복 실행으로 판단한 것에 오류가 있으며, 더구나 해당 대목에 있어서의 전문가 진술 즉, 특허발명이 common sense 로부터 교시될 수 없다는 점을 간과했다고 주장하였다. Perfect Web 은 종래 email marketing 분야에서는 필요한 메일의 대량 전송을 위해서는 필요한 양을 넘어서는 전송 (oversending) 을 할 수밖에 없었고, 이는 자원의 낭비 내지 고객의 불만을 야기하는 점으로부터 long-felt need 가 있었다고 주장하였다.

이에 대하여, InfoUSA 는 단계 (D)가 단계 (A) – (C)에 대하여 common sense 에 기초한 부가에 불과하고, Perfect Web 의 long-felt need 주장은 충분한 증거에 의한 뒷받침이 되지 않는다고 주장하였다.

A. Common Sense 

Supreme Court 는 자명성 판단에 있어서, TSM test 기준을 적용하는 경우, common sense 는 선행문헌에 의해 공개된 사항으로부터 당업자가 일정한 변경을 통하여, 본 발명을 도출해 내는 것을 입증하는 유용한 source  로 인정한 바 있다.

시장에서 design need 내지 market pressure 가 있는데, 소수의 정해진 해결방법이 존재하는 경우, PHOSITA 는 그러한 몇 가지 해결방법 중에서 어느 하나를 선택할 이유가 충분하다. 그리고, 그러한 선택에 의하여 예견된 성공으로 이어졌다면, 이는 common sense 의 영역이며, “obvious to try” 즉, §103에 기초한 자명한 영역이 된다. 

Supreme Court 는 사후적 고찰 (hindsight) 에 의한 왜곡을 경계하면서도, common sense 가 PHOSITA 로 하여금 어떠한 기술의 1차적 목적과는 다소 상이한 용도로 변형함으로써 복수의 특허에 기재된 교시를 퍼즐을 맞추듯 조합할 수 있음을 언급한 바 있다. 즉, common sense 는 충분한 추론을 수반하는 경우에는, 자명성 판단에 있어서 오랫동안 인정 되어져 왔다. 

(그런데) 심사관이 특허 심사과정에서 자명성에 근거한 거절 결정 시, 그에 필요한 사실적 결론 뿐만 아니라, 해당 결론을 뒷받침할 기록에 의한 증거 또한 필요로 한다. 

한편, common sense 가 factual evidence 를 완전하게 대신할 수는 없더라도, 자명성 판단에 필요한 증거의 분석, 검토에는 사용될 수 있다. KSR 판결에서 Supreme Court 는 자명성 판단은 경직된 공식 (rigid formula) 에 의한 것이 아니라, PHOSITA 기준에서 이미 존재하는 구성요소의 결합이 왜 자명한지 또는 자명하지 않은지를 설명하는 과정이라고 하였다.

즉, 청구된 발명이 선행문헌의 기재사항으로부터 자명하다는 결론에 이르기 위하여, (복수의) 선행문헌 간의 간격을 연결할 때 재판부는 다양한 소스를 활용할 수 있으며, 그러한 소스 중 하나로 common sense 도 사용할 수 있다는 것이다. 

CAFC 는 선행문헌의 결합의 “reason, suggestion, motivation” 이 명시적으로 또는 암시적으로:

1. 선행문헌 그 자체에 포함되어 있거나; 

2. PHOSITA 가 인지하고 있는 어떠한 형태의 자료나 공개에 의하거나; 또는 

3. 해결하고자 하는 과제의 본질에 포함될 수 있다고 하였다. KSR 재판부는 그러한 source 를 좀 더 유연하게 확장하여, 서로 밀접한 관계에 있는 복수의 특허, 발명의 시점에서 특허에 기재된 해결과제 및 필요; 및 

4. 배경기술, 창작 그리고 PHOSITA의 common sense 를 포함시켰다. 

이러한 source 들을 검토함에 있어서, 경직된 예방적 규칙을 적용함으로써, factfinder (1심 재판부 (배심원), PTO 심사관 등) 로 하여금 common sense 가 배제되는 결과를 불러올 필요는 없다는 것이 Supreme Court 의 입장이다. 즉, factfinder 는 자명성을 판단함에 있어서, 서면 증거에 추가하여 common sense 를 활용하는 것이 가능하다는 것이다. 

이러한 관점에서, KSR 재판부는 서면으로 공개된 자료에 대하여 과도한 강조를 피하라고 언급하였다. Expert testimony 또한 항상 필요한 것은 아니다. 왜냐하면, 많은 경우에 있어서 발명을 구성하는 기술은 expert testimony 없이도 용이하게 이해될 만한 수준이기 때문이다. 그러므로, 본 재판부는 자명성 판단에 있어서 Graham factual findings 을 위한 증거의 뒷받침이 필요한 것은 맞지만, 그러한 증거의 소스는 PHOSHITA 에게 접근 가능한 것이라면 logic, 판결, 또는 common sense 등 어떠한 것도 가능한 것으로 판결한다.

Supreme Court 는 비자명성 분석이 PHOSITA의 추정력 (inference) 과 창의력 (creative steps) 에 기반하기 때문에 요건의 유연한 적용이 수반된다 하더라도 그러한 분석이 요건 자체를 완화하는 것은 아니며, 분석의 근거 또한 명백 (explicit) 해야 한다는 점을 강조하였다. 본 재판부 또한 summary judgment 판결에서 그러한 점을 재확인하였는데 즉, common sense 내지는 기타의 근거에 기초하여 선행문헌으로부터 자명하다는 결론을 내리기 위하여 충분히 명확한 검토가 수반되어야 한다는 점이다.

본 사건에 있어서, 1심 재판부가 자명성 판단의 기초로 인용한 common sense 즉, (D) 단계는 선행하는 단계들의 단순 반복에 지나지 않는다. 특히, 1심 재판부는 common sense 의 적용을 설명하였는데, 이는 적절하였다. (A) – (C) 단계는 선행문헌에 공지되었다는 점에 Perfect Web 도 긍정하였고, 문제의 (D) 단계는 단순히 공지된 단계를 (소정의) 목표에 도달할 때까지 반복하는 것에 불과하므로 이는 common sense 에 불과하다는 결론에 도달한다. (즉, 100건의 email 을 전송해야 하는데, 1차 시도로 95건만 전송되었다면, PHOSITA 는 1회 더 메일을 전송할 것이 상식적이다.)

B. Obvious to Try

기록에 의하면, 단계 (D)는 자명한 시도 (obvious to try) 이다. 특허에서 다루고 있는 것은 목표 건수의 메일을 전송하기 위하여 너무 많거나 너무 적은 메일 메시지를 전송 시도해야 한다는 점이다. Supreme Court 는 제한된 숫자의 해결방안을 시도하여, 예견된 성공에 다다른다면, 이는 (특허성을 부여할 만한) 혁신 (innovation) 이라기 보다는 통상의 기술 내지 common sense 에 불과하다고 하였다.

당사자들은 PHOSITA 가 고등학교를 졸업한 후, 본 기술분야에서 적어도 1년의 경력을 가진 자로써, 컴퓨터와 이메일 프로그램에 익숙한 자임에 동의하였고, Perfect Web 은 공지의 방법을 반복하기 위하여 (일정 수준의) 컴퓨터 프로그래밍 경험이 필요하다고 주장하였으나, 이는 이유 없으므로 (D) 단계의 수행은 자명한 시도로 (본 재판부는) 판단한다.

C. Claim Construction

Perfect Web 은 1심 재판부가 특허청구항의 validity 를 판단하기 전, claim construction 을 했어야 한다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부는 summary judgment 판결 시, 논쟁의 여지가 없는 청구항 용어에 대하여는 claim construction 을 생략할 수 있다. 본 사안에서, 당사자들은 청구항 용어 중 단계 (D)에 있어서 2가지 즉, “said calculated quantity” 와 “prescribed minimum quantity”에 대하여만 다투었는데, 상기 2가지 부분은 자명성 판단에 영향을 주지 않는다. Perfect Web 은 1심 재판부가 claim construction 을 과도하게 단순화하여 “try, try again”으로 했다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 없는 것으로 판결한다.

D. Long-Felt Need

특허 출원일을 기준으로 장기간에 걸친 충족되지 못한 요구 (long-felt and unmet need) 가 존재하였다는 사실은 특허의 비자명성 판단에 있어서, 2차적 고려사항이다. 관련하여, InfoUSA 측의 전문가는 2가지 고유의 문제점을 지적하였는데, 즉, 특허 출원일 이전의 메일전송시스템이 과도한 양의 메일을 전송시키는 이유로, 첫번째 판매원들은 무보수로 일정량의 메일을 전송하는 작업을 수행해야 하며, 둘째 점점 증가하는 수의 고객들이 원하지 않는 메시지를 수신함으로써 그러한 시스템으로부터 멀어진다는 것이다.

그러나, Perfect Web 은 상기의 2가지 문제점을 해결함에 있어서, 해당 특허 방법이 기술적인 해결방법을 제시하였음을 입증하지는 못하였다. 즉, 특허가 메일 전송에 있어서 개선된 효율을 제공한 것은 맞지만, 실증적인 수치 (데이터) 로써 어느 만큼의 marketing 비용/시간을 감소시켰고, 어느 규모의 고객이 이탈하는 것을 방지하였는지 입증하지 못하였다. 무엇보다, 이러한 2차적 고려요소는 강력한 자명성 (strong prima facie showing of obviousness) 을 극복하지는 못한다. 따라서, Perfect Web 의 이러한 2차적 고려요소의 주장은 일견 타당한 부분이 있다하더라도 특허가 선행문헌에 비하여 비자명하다는 결론에 이르기에는 불충분하다.

본 재판부는 1심 재판부의 판단 즉, 특허청구항 모두는 선행문헌에 기재된 사실로부터 자명하다는 것에 동의하므로, 본 특허를 무효로 판결한다.