Written description requirement: claim 이 명세서 기재사항 (실시예) 으로 한정해석 되는 경우 (ScriptPro v. Innovation Assocs., Fed. Cir. 2016)

ScriptPro LLC v. Innovation Assocs., Inc., 833 F.3d 1336, 119 U.S.P.Q.2d 1878 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 ScriptPro 의 특허 US 6,910,601 의 35 USC 112 (a) 의 개시 요건 (disclosure requirements) 중 발명 기재요건 (written description of the invention) 충족 여부에 관한 판결이다.

CAFC 는 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) 사건에서, 특허 청구항은 그것을 지지하는 명세서 기재사항 (도면 포함) 보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결한 바 있는데, 본 사건에서는 (1) 특허 청구항 그 자체로서 발명 기재요건을 만족할 수 있고, (2) 명세서에 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 특정 실시예로 특허 청구항이 한정해석되지 않는다고 판단한 사례이다.

명세서 기재사항이 어떠한 경우에는 특허 청구항을 한정하는 요소로 작동하고, 어떠한 경우에 그렇지 않은지 시사하는 판결로써 살펴보고자 한다.

ScriptPro 는 US 6,910,601 의 특허권자인데, 1심 재판부는 ’601 특허의 claim 1, 2, 4, 8 이 written description 요건 위반으로 무효 판결하였고, 이에 ScriptPro 는 항소하였다.

’601 특허는 ADS (automatic dispensing system) 과 함께 사용할 수 있는 collating unit 에 관한 것으로 처방전에 따른 약품을 자동으로 container 에 수용하는 것에 관한 것이다. 특히, 실시예에 따르면, collating unit 은 가령 ‘환자확인정보 (patient-identifying information)’ 에 근거하여 복수의 slot 중 빈 slot 에 약품을 분류/저장하는 방법에 관한 것이다. (“sorting/storing scheme by patient-identifying information”) 특히, 특정 실시예에 따르면, 발명은 static control center 용으로 자동화된 storage unit 을 사용하게 되는데, 이때 collating unit 은 patient-identifying information 에 근거하여 sorting/storing scheme 을 수행한다.

양측이 합의한 사항에 의하여, 대표 청구항 claim 8 은 다음과 같다: 

8. A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

*** 청구항은 sorting/storing scheme by patient-identifying information 을 claim limitation 으로 갖지 않는다.

Written description requirement 만족 여부는, 명세서 기재사항이 발명의 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로 하여금, 특허 출원 시에 청구된 대상 (claimed subject matter) 을 소유 (possession) 했는지 합리적으로 이해할 수 있도록 기재되었는지 로 판단한다.

ScriptPro 는 1심 재판부가 ’601 특허의 명세서 기재사항을 “sorting by patient-identifying information” 로 한정함으로써, 특허 청구항 중 해당 claim limitation 이 부가되지 않은 것에 대하여 무효 판결한 것에는 오류가 있다고 주장하였다.

본 재판부 (CAFC) 는 ScriptPro 의 상기의 주장에 동의한다. 왜냐하면, ’601 특허는 “sorting by patient-identifying information” 에 관한 것 뿐만 아니라, collating unit 을 ADS 에서 사용하는 것과 관련한 몇 가지의 문제 – (1) storing more than one container in a holding area,” (2) “collating multiple containers for a patient in one holding area,” (3) “storing a container for a patient based on the patient’s name,” ... – 에 대한 해결방법을 모색하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 문제의 해결 방법에 있어서, 많은 경우 “patient-identifying information” 에 근거하고 있지만, 모든 문제의 해결 방법이 그러한 것은 아니다. 가령, container 는 “other predetermined storage scheme without input or handling by the operator”라고 기재하고 있다.

이러한 기재사항과 일관되게, original claim 중 어느 것은 “sorting by patient-identifying information”의 claim limitation 을 포함하지 않는 것으로 특허출원 되어 있다.

즉, (1) 명세서의 많은 부분이 “patient-identifying information” 에 의하는 것으로 기재하고 있으나, 모든 실시예가 그러한 것은 아니고, (2) original claims 중 일부는 그러한 claim limitation 을 갖고 있지 않다.

재판부는 상기의 사실에 기초하여, 다음과 같이 판결하였다:

1. 명세서 기재사항 중 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 어느 한 특정 실시예에 의하여 특허 청구범위를 한정해석 할 수는 없다. 
2. Original claim 그 자체로서도 written description of the invention 요건을 만족할 수 있다.
3. 단순히 prior art 에 대하여 (본 발명과 대비하여) inconvenient 한 것으로 폄하 (disparagement) 한 것 만으로, 특허 청구항의 범위를 해당 prior art  (inconvenient aspect) 를 배제하는 것으로 해석할 수 없다.

Written description requirement in broadening reissue claims (Forum US v. Flow Valve, 2019)

Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 Broadening reissue claim 의 written description requirement 에 관한 판결이다. CAFC 는 명세서 기재사항이 PHOSITA 기준으로 reissue claim 을 인지할 수 있는 정도로 기재된 것만으로는 불충분하고, reissue claim 을 명확하고 분명하게 ("clearly and unequivocally") 기재해야 한다고 판결하였다.

Flow Valve 는 US RE45,878 “Workpiece supporting assembly” 의 특허권자인데, '878 특허는 US 8,215,213 의 Reissue 이다. Reissue prosecution 중에, 특허권자는 claim 14 ~ 20 을 추가하였고, 그 외에 specification 에 대한 변경사항은 없다. 

'878 특허는 pipe 등의 회전하는 물체에 thread 를 형성하는 중에 pipe 를 지지하는 작업대에 관한 특허인데, 다양한 각도의 thread 형성을 용이하게 할 수 있도록, arbor 를 사용하여 다양한 각도로 pipe 를 지지할 수 있도록 한 것이 특징이다.

'878 특허의 written description 과 drawings 는 arbor (58) 를 사용하는 다양한 실시예를 기재하고 있다. (그러나, arbor 를 사용하지 않는 실시예는 없다.)

'213 특허 (original) 의 claim 1 은 다음과 같다: 

1. A workpiece machining implement comprising:

a workpiece supporting assembly comprising:

a body member having an internal workpiece channel, the body member having a plurality of body openings communicating with the internal workpiece channel;

means supported by the body member for positioning a workpiece in the internal workpiece channel so that extending workpiece portions of the workpiece extend from selected ones of the body openings;

a plurality of arbors supported by the body member, each arbor having an axis coincident with a datum axis of one of the extending workpiece portions; and

means for rotating the workpiece supporting assembly about the axis of a selected one of the arbors.

'213 (reissue) 특허의 claim 14 는 다음과 같다: (arbor 는 모두 삭제되었다.)

14. A workpiece supporting assembly for securing an elbow during a machining process that is performed on the elbow by operation of a workpiece machining implement, the workpiece supporting assembly comprising:

a body having an internal surface defining a channel, the internal surface sized to receive a medial portion of the elbow when the elbow is operably disposed in the channel; and

a support that is selectively positionable to secure the elbow in the workpiece supporting assembly, the body pivotable to a first pivoted position, the body sized so that a first end of the elbow extends from the channel and beyond the body so the first end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process, the body pivotable to a second position and sized so that a second end of the elbow extends from the channel beyond the body so the second end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process. 

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Summary judgment 의 판단 기준은 “viewing the evidence in the light most favorable to the non-moving party” 이다.

Reissue patent 에서 추가된 claim 이 35 U.S.C. §251에 부합하는지는 question of law 이므로, CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다. AIA Eng’g Ltd. v. Magotteaux Int’l S/A, 657 F.3d 1264, 1271 (Fed. Cir. 2011) 그러나, 법률심을 함에 있어서, underlying questions of fact 를 포함할 수 있다. Hester Indus., Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998)

35 U.S.C. §251(a) 는 다음과 같다:

Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, ...

Broadening reissue claim 은 original patent specification 에 단순히 제시되거나 제안되는 정도로는 부족하고, 애초에 특허청구 되었어야 만 했던 정도에 이르러야 한다. 

*** 원문은 다음과 같다: The specification of the original patent must do more than merely suggest or indicate the invention recited in reissue claims; it must appear from the face of the instrument that what is covered by the reissue was intended to have been covered and secured by the original.

Flow Valve 는 arbors 가 PHOSITA 기준으로 명세서 기재사항에 근거하여 선택사항 (optional features) 임을 인지할 수 있다고 주장하였다. Flow Valve 는 전문가 진술 (expert testimony) 을 증거로 제출하였는데, Mr. Iafrate 는 specification 의 기재사항 즉, “it will be understood that numerous changes may be made which will readily suggest themselves to those skilled in the art which are encompassed within the spirit of the invention disclosed.” 에 근거하였다. 그러나, Mr. Iafrate 의 진술은 단순히 PHOSITA 기준으로 arbor-less embodiment 가 이해될 수도 있다는 주장에 불과하고, 명세서 기재사항 내지 도면 어디에도 arbor 가 optional feature 임을 뒷받침하는 사항이 없다는 점은 변함 없다.

Written description 에 기재된 몇가지 reference 는 specific embodiments (arbor-less) 를 예로 들지 않았으며, boilerplate language (Iafrate 가 근거로 든 부분) 에 의하여도 그러한 실시예 (arbor-less) 의 변형에는 이르지 못한다. 즉, 명세서 기재사항은 명확하고 분명하게 (“clearly and unequivocally”) 그러한 실시예를 제시하지 못하였다. 

따라서, reissue claim 은 Industrial Chemicals 사건과 Antares 사건의 기준을 만족하지 못하므로 특허 무효이다.

명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.

Disclosure requirements (35 U.S.C. 112 (a))

35 U.S.C. §112 (a) 는 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는데, 다음과 같다:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. (즉, (1) written description requirement, (2) enablement requirement, 그리고 (3) best mode requirement이다.)

2010년 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건에서, written description requirement와 enablement requirement는 두개의 별도의 요건 임을 확인하였다.

1991년 CAFC는 일찌감치 Vas-Cath v. Mahurkar 사건에서, 112 (a)의 description requirement와 112 (b)의 definiteness requirement 요건의 관계에 대하여 검토한 바 있는데 다음과 같다:

[T]here is a subtle relationship between the policies underlying the description and definiteness requirements, as the two standards, while complementary, approach a similar problem from different directions. Adequate description of the invention guards against the inventor's overreaching by insisting that he recount his invention in such detail that his future claims can be determined to be encompassed within his original creation. The definiteness requirement shapes the future conduct of persons other than the inventor, by insisting that they receive notice of the scope of the patented device. (즉, description requirement와 definiteness requirement는 유사한 문제에 대하여 서로 다른 방향에서 접근하는 상호 보완적인 관계에 있다. adequate description은 발명자 입장에서, 발명자가 자신의 발명에 대하여 후에 그 보다 넓은 범위의 권리를 주장하는 것을 방지하고자 하는 의미가 있고, definiteness requirement는 제3자 (공중) 의 입장에서, 특허 받은 발명의 범위에 대하여 고지 받음으로써, 미래의 행위를 형성하는 목적을 갖는다.)

Ariad Pharm. v. Eli Lilly & Co., Fed. Cir. (2010) 사건에서, CAFC 는 specification 은 (1) inventor 가 특허출원 시점에 claimed invention 을 소유하고 있었고, (2) claimed invention 을 어떻게 구현하고 사용하는지 (how to make and use) PHOSITA 에게 교시해야 한다는 점을 확인하였다. 그리고, disclosure requirement 를 만족하기 위해서는 claim language 를 그대로 반복 기재하는 것 (ipsis verbis) 만으로는 안된다고 하였다.

재판부는 개시요건의 적절성 판단에 있어서, 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다고 하였다:

(1) existing knowledge in the particular fields; (2) extent or content of the prior art; (3) maturity of the science or technology; (4) predictability of the aspect at issue

(즉, 상기의 1 ~ 4의 요소에 따라, 개시요건을 어느만큼 자세히 또는 덜 자세히 기재하였을 때, 그것이 적절한지를 판단한다는 의미이다.)

US6,410,516 (Nuclear factors associated with transcriptional regulation) 은 RNA 합성에 있어서의 NF-κKB protein 에 관한 발명인데, claim 1은 다음과 같다:

1. A method for inhibiting expression, in a eukaryotic cell, of a gene whose transcription is regulated by NF-κKB, the method comprising reducing NF-κKB activity in the cell such that expression of said gene is inhibited.

재판부는 specification 에는 claimed invention 의 구체적 정의 (e.g., structure, formula, chemical name, physical property, etc.) 가 있어야 하는데, 그렇지 못하였으므로 해당 claim 은 112(a) 위반으로 무효라고 판시하였다.