Claim construction - 명세서 기재사항으로의 한정 해석 여부 (Littelfuse v. Mersen, Fed. Cir. 2022)

 

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., No. 21-2013 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 claim construction 에 있어서, 명세서 기재사항에 의하여 claim element 가 한정해석 될 수 있는지를 판단한 CAFC 의 판결이다.

*** 본 판결에는 claim construction 시, 명세서 기재사항 및 출원경과 사항을 (1) 참작하여 해석할 것인지, (2) 한정해석 할 것인지에 관한 다양한 CAFC 판례를 인용하고 있다. 그러한 판결에 주목하여 본 판결을 이해하는 것을 추천드린다.

Littelfuse 는 US 9,564,281 의 특허권자인데, ’281 특허는 “fuse end cap for providing an electrical connection between a fuse and an electrical conductor” (전선의 fuse 와 electrical conductor 간의 연결을 제공하기 위한 구성) 에 관한 것이다. Littelfuse 는 Mersen 이 해당 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. ’281 특허의 명세서는 end cap 에 관한 3가지 실시예를 기재하고 있는데, (1) machined end cap, (2) stamped end cap, (3) assembled end cap 이다.

명세서 기재사항에 따르면, (1) machined end cap 과 (2) stamped end cap 은 “single piece of any suitable, electrically conductive material” 로 구성되며, 그런데 (3) assembled end cap 은 “two separate pieces of any suitable, electrically conductive material” 로 구성된다. (3) 실시예를 구성함에 있어서, terminal 과 mounting cuff 는 상이한 물질 (separate pieces of material) 을 사용한다. 

CAFC 재판부의 판단의 이슈가 된 claim 10 은 다음과 같다:

10. A fuse assembly comprising:

a first fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity;

a fastening stem that extends from the mounting cuff of the first fuse end cap and into the second cavity of the terminal;

a second fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity, and a fastening stem that extends from the mounting cuff of the second fuse end cap and into the second cavity of the terminal . . . .

Claim 10 의 종속항 claim 19, 20 은 다음과 같다:

19. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is machined form a single, contiguous piece of conductive material.

20. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is stamped from a single, contiguous piece of conductive material.

심사관은 심사과정에서, restriction requirement 를 발행했는데, 그 이유는 상기 3건의 실시예는 distinct species 관계에 있다고 지적하였다. 이에 대하여, Littelfuse 는 assembled end cap 을 election 하였고, 이후, 심사관은 claim 8 - 9 와 claim 19 - 20 을 심사 제외하였다. PTO practice 에 의하면, 해당 종속항에 대하여 심사를 거쳐 generic claim 이 등록 가능한 경우, 제외 했던 species claim 을 회복시킨다. (즉, Littelfuse 는 물론 USPTO 도 end cap 의 3가지 실시예는 서로 다른 물품 (구성) 임을 확인했다는 의미이다.)

심사관은 상기 종속항 (8. 9, 19, 20) 즉, single piece of material 로 된 end cap 이 claim 1, 10 (end cap 이 single piece of material 이나 separate piece of material 로 한정되지 않은 청구항) 과 양립할 수 있는 것으로 판단하였다.

1심 재판부는 “fastening stem” 을 “stem that attaches or joins other components” 로 claim construction 하면서, claim 1, 10 이 single-piece apparatus 즉, end cap formed from a single piece of material 을 포함하지 않는 것으로 해석하였다.

이러한 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, 2심 재판부는 de novo 기준으로 검토하되, 관련된 사실관계 (subsidiary factual findings) 는 clear error 기준으로 검토한다.

CAFC 는 1심 재판부의 claim 1, 10 이 multi-piece apparatus 만을 포함한다는 claim construction 에 동의하지 않는다. Claim term 은 특허 출원 시점의 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. Claim 과 명세서 기재사항 중에 용어가 어떻게 사용되었는지가 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미가 무엇인지에 대한 강한 증거이다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)

Claim structure 는 그러한 과정에서의 이해를 명백하게 해준다. 독립항 1, 10 은 fuse end cap 이 3개의 elements – mounting cuff, terminal, fastening stem – 를 포함하는 것으로 기재하고 있고, 그의 종속항 8, 9, 19, 20 은 claim 1, 10 을 추가로 한정하면서 end cap 이 “from a single, contiguous piece of conductive material” 로 되는 것으로 기재하고 있다.

특허법 상의 정의 규정에 따라, 독립항은 그의 종속항보다 그 권리범위가 넓고, 종속항이 발명의 특정 실시예로 읽힌다면, 그의 독립항은 필연적으로 종속항에서 규정한 특정 실시예를 반드시 포함해야 한다. Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., Fed. Cir. (2020) 그렇지 않다면, 종속항은 권리범위가 없고, 그렇게 되면 그 종속항은 존재 의미를 잃는다. 그러한 결과로 되는 claim construction 은 지양 되어야 만 한다. Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., Fed. Cir. (2018)

본 사건의 CAFC 재판부는 presumption of differentiation 이론이 변경을 허락하지 않는 (hard and fast) 규정이 아닌 점을 주지한다.  Seachange Int’l, Inc. v. C–COR, Inc., Fed. Cir. (2005) 실제로, claim differentiation 에 의하여 성립된 추정은 명세서 기재사항 내지 출원경과 사항에 의하여 극복될 수 있다. Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson, and Co., Fed. Cir. (2011)

그러나, 본 사건에 있어서 Littelfuse 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함한다는 해석 – 은 명세서 기재사항에 의하여 뒷받침 된다. 더욱이, Mersen 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함하지 않는다는 해석 – 이면 종속항 존재 의미를 상실할 뿐만 아니라 종속항의 권리범위가 없게 된다. 상기 CAFC 의 선판결에서 살펴본 바와 같이, 그러한 claim construction 은 지양되어야만 한다. 명세서 기재사항에 의하면, fastening stem 은 “projecting from a side of the mounting cuff (460) opposite the cavity (425)” 라고 한다. PHOSITA 는 해당 기재사항에 의하여, fuse end cap 이 single piece of material 로 구성되는 실시예의 경우에 있어서도 stem 은 mounting cuff 의 측면으로부터 돌출된 것으로 이해 할 수 있다.

재판부는 이러한 해석을 바탕으로, “fastening stem” 한정에 의하여 claim 1, 10 의 fuse end cap 이 multiple pieces of material 로 해석하게 하지 않는다고 결론 지었다. 즉, 1심 재판부의 fuse end cap 에 대한 claim construction 을 파기 환송하였다.

Preamble construed as if in the balance of the claim - life, meaning and vitality (Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, Fed. Cir., 1999)

Pitney Bowes v. Hewlett-Packard Company, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir., 1999) 

본 사건은 특허 청구항의 preamble (전제부) 이 어떠한 때 claim limitation 으로 해석되는지에 대한 판결이다. 원칙은 preamble 이 claim limitation 이 아니고, body (본체부) 에 기재된 사항만 claim limitation 이지만, 다음의 2가지 경우 즉,

(1)   the preamble recites limitations of the claim, or

(2)   necessary to give life, meaning, and vitality to the claim

라면, preamble 이 claim limitation 으로 해석된다.

(상기 1, 2 에 더하여, 출원인이 심사과정에서 심사관의 거절이유를 극복할 목적으로 preamble 을 발명의 특징으로 주장하였을 때에도, preamble 은 claim limitation 이 된다. (Data Engine Tech. v. Google, 2021-1050, Fed. Cir., 2021))

Pitney Bowes 는 Hewlett-Packard 를 상대로 특허침해금지 청구소송을 제기하였는데, Pitney Bowes 의 미국특허 US 4,386,272 (Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes) 는 레이저 프린터에 관한 것이다. '272 특허는 종래 기술이 가지고 있던 프린트 결과물의 불균일함 (jaggies) 의 해결을 위하여 toner dots 를 이용하는 것에 관한 방법 및 장치를 claim 으로 하였다.

Claim 1 이 항소심 재판부가 검토한 청구항인데 다음과 같다:

1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising:

directing a plurality of beams of light towards a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

 

Claim construction (Markman hearing) 단계에서 양측은 "spots of different sizes” 의 해석에서 대립하였는데, (1) "spot of the light beam” 인지, (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인지가 문제가 되었다. 왜냐하면, (2) 로 해석될 경우, HP 의 레이저프린터는 단일 광원을 채용하는 이유로 “plurality of beams” 를 생성하지 않고 그에 따라 “single-sized spots of lights” 만을 생성하는 바, photoreceptor 에서 서로 다른 크기의 spot 을 생성하지 않아 특허 비침해로 되기 때문이다.

 특허침해에 대한 2단계 분석 (two-step analytical approach) 을 검토함에 있어서, 2심 재판부는 (1) 1단계 claim construction 에 대한 검토는 de novo 기준을, (2) determination of infringement 에 대한 검토는 clear error 기준을 적용한다. 특히, 본 사건에 있어서, (1) claim construction 즉, "spots of different sizes” 에 대한 해석을 어떻게 할 것인지가 이슈 사항이다.

Claim construction 의 출발점은 언제나 claim 용어 그 자체이다. Claim 1 및 3 모두 preamble 은 “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 로 시작되는데, “generated shapes” 는 당연히 (레이저 프린팅의 결과로 생기는) 문자 (character) 들이다. 그리고, 본 발명이 해결하고자 하는 과제에 따르면, 그러한 character 들은 photoreceptor 상에 형성되는 spots (“made up of spots” are produced on a photoreceptor) 을 의미한다. 즉, preamble 에 기초하여 claim 은 해석되고, 해석된 의미는 상기의 (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인 것이다. 즉, preamble 이 claim construction 에 상당한 영항을 미친 것이다.

Preamble 은 claim 이 전체적으로 어떠한 목적을 갖는지의 측면에서 중요성을 갖는다. Preamble 이 claim 전체의 맥락에서 읽혔을 때, claim limitation 을 반복하거나, preamble 이 claim 에 life meaning, and vitality 를 부여한다면, preamble 은 청구항 한정사항으로 해석된다. 반면, body (본체부) 가 완전하고 내재적으로 온전히 발명을 청구하고 있고, preamble 은 단순히 발명의 목적이나 의도된 용도 (purpose or intended use of the invention) 만을 제시한다면, 이 경우의 preamble 은 claim limitation 중 어느 하나를 구성하거나 claim limitation 을 설명하지 않기 때문에 claim construction 에 중요한 의미가 없다.

본 사건에서, preamble 은 claim limitation 에 대하여, life, meaning and vitality 를 부여하는 역할을 한다. “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 는 단순히 발명의 속한 분야를 기술하는 것이 아니고, claim 에 사용된 용어와 그 의미상으로 맞물려 필연적인 결과를 불러오고 있다. 왜냐 하면, preamble 에서 선행하는 “generated shapes”에 의하여 뒤따르는 “made up of spots” 의 의미가 결정되었기 때문이다.

Claim 의 말미 “spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes” 역시 “spots of different sizes” 에 대한 claim construction 을 상기 (2) 번으로 해석되도록 뒷받침한다. 왜냐 하면, spots of light created by the beam of light 은 “the generated shapes” 를 생성하지 않기 때문이다.

상기와 같은 이유로, 재판부는 spot 을 (2) 의 의미로 해석한 후, HP 의 특허 비침해를 확정하였다.

Provisional application 을 바탕으로 정규 출원 시, 삭제된 사항에 의한 claim scope 제한 (MPHJ v. Ricoh Fed. Cir., 2017)

 MPHJ Technology Investments, llc, v. Ricoh Americas Corporation, No. 2016-1243, Fed. Cir. (2017)

본 사건은 MPHJ 의 US 8,488,173 특허 청구항이 “one-step operation” 으로의 한정 여부에 따라 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되는지 갈리는 문제에 있어서, CAFC 는 특허권자의 '173 특허의 provisional application 에는 존재하던 “one-step operation” 을 정규출원에서는 삭제한 점으로부터, 청구항이 해당 한정사항 (claim limitation) 으로 제한되지 않는다고 하면서, 선행문헌에 의하여 신규성 위반으로 무효라고 판단한 사건이다.

우리가 R&D 수행 후 세부적인 개발 사항의 확정 전, 특허 출원 일자를 빠르게 확보하기 위하여 provisional application 을 제출하게 되는데, 정규 출원 시 어떠한 기술적 구성이 변경됨으로써, 후에 claim construction 을 하는데에 있어 그러한 변경 사항이 발명의 범위 (scope) 에 영향을 주는 사례로써, provisional application 시 유념할 부분으로 의미 있는 판결이라 할 수 있겠다.

MPHJ 는 US 8,488,173 (’173 특허) 의 특허권자인데, PTAB 은 해당 특허에 대하여 anticipation 내지 obviousness 위반으로 특허 무효 판결하였고 이에 불복하여, CAFC 에 항소하였다.

특허의 유효성 판단을 위하여 첫번째로 특허청구항의 의미와 범위 (meaning and scope) 를 결정해야 한다. Supreme Court 의 Cuozzo Speed Tech. 판결 (2016) 에 따라, PTAB 은 만료되지 않은 특허에 대하여 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 BRI 기준으로 청구항을 해석한다.

’173 특허 (Distributed computer architecture and process for document management) 는 문서를 한 곳의 장치에서 스캔한 다음 다른 곳에 위치한 장치에서 복사하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. (특허는 이를 “virtual copier” 라 한다.)

PTAB 은 복수의 선행문헌에 근거하여 해당 특허 청구항에 대하여 무효 결정하였는데, claim 1 – 8 은 Xerox Network Systems Architecture General Information Manual (1985.4), US 5,513,126 및 US 5,818,603 에 의하여 신규성 내지 비자명성 위반이라고 결정하였다. Claim 1 이 대표격인데, 그 일부는 다음과 같다:

1. A system capable of transmitting at least one of an electronic image, electronic graphics and electronic document to a plurality of external destinations including one or more of external devices, local files and applications responsively connectable to at least one communication network, comprising:

at least one network addressable scanner, digital copier or other multifunction peripheral capable of rendering at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document in response to a selection of a Go button;

…

wherein, in response to the selection of said Go

button, an electronic document management system integrates at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document using software so that said electronic image, electronic graphics and electronic document gets seamlessly replicated and transmitted to at least one of said plurality of external destinations;

…

wherein upon said replication and seamless transmission to at least one of said external destinations, said electronic image, electronic graphics and electronic document is communicable across a network to at least three other of said external destinations, and is optionally printable by said printer.

 MPHJ 는 청구항 용어 “seamless” transmission 은 사람 (조작자) 의 개입이 없이 one-step 으로의 수행이 필요하고, 이는 선행문헌에 기재되지 않은 특징이라고 주장하였다. (claim 4 는 방법 청구항인데, 동일한 구성요소로 되어 있다.) 특히, seamless transmission 의 의미가 “no user intervention is needed” between copying and destination 이라고 주장하였다. 이어서, MPHJ 는 scanner 와 application software 사이에 어떠한 매개 (품) 가 있는 것은 무관하다고 주장하였다.

PTAB 은 이에 대하여, claim 을 scanning 과 emailing 을 포함하는 것으로 해석하고, 그것이 separate step 이던 single step 이던 무관하고, user intervention 이 있거나 또는 없거나 한 것을 포함한다고 하면서, 그렇기 때문에 선행문헌에 의하여 신규성 위반이라고 무효결정하였다.

항소심에서 MPHJ 는 청구항 용어 “interfacing” 과 “ Go button” 이 single-step operation 을 표현하는 것이며, 그렇기 때문에 PTAB 은 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장하였다. PTAB 은 “interfacing” 을 “making a direct or indirect connection between two elements so they can work with each other or exchange information” 의미라고 해석하였다.

그러면서, 상기의 청구항 해석은 자신들의 provisional application (60/108,798) 에 의하여 뒷받침 된다고 주장하였다. 특히, provisional application 의 기재 내용에 의하면, claimed invention 의 범위가 one-step copying and sending process 인 것으로 명확하게 한정된다고 하였다.

한편, 청구인은 상기의 provisional application 의 기재 내용이 최종 출원 (non-provisional) 에는 누락되었음을 지적하였다. 이에 대하여, MPHJ 는 그러한 누락이 해당 부분에 대한 완전히 포기된 것 (explicitly disclaimed) 은 아니며, 그렇기 때문에 출원경과 사항의 일부로써 받아들여지므로, 청구항을 해석하는데 참작 가능한 것이라고 주장하였다.

재판부 (CAFC) 는 provisional application 의 기재사항이 (등록) 청구항을 해석하는데 기여할 수 있음에 동의하였다.

(그런데) 본 사안은 ’798 provisional application 으로부터 최종 출원의 발명의 범위 (scope) 를 이해하는데 기여하는 부분이 삭제되었다는 점이다. 이는 PHOSITA 입장에서 그러한 삭제 (removal) 가 발명의 중요한 한정요소 임을 인식할 것이라는 점이다. 즉, 최종 출원에 있어서, one-step operation 이 삭제되었으므로, 이는 발명의 범위를 그러한 것으로 한정하지 않겠다고 보는 것이 맞다. 게다가, ’173 특허는 single-step operation 을 “optional”이라고 기재하고 있다. 이는 앞서 살펴본 삭제된 부분과도 일치한다. 따라서, 

PHOSITA 는 발명자의 의도가 single-step operation 을 mandatory 가 아닌 optional 인 것으로 이해할 것이다.

재판부는 청구항이 one-step operation 으로 한정되지 않는 것으로 해석되는 바, 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되어 무효 판결하였다.

Claim interpretation under BRI standard (Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S.)

 Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. LLC, 2019-1749 (Fed. Cir. Oct. 13, 2020)

USPTO (PTAB) 는 2018.11.3, Inter partes review 중 claim construction 기준을 기존 BRI standard 에서 Phillips standard (Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)) 로 개정하였다. 개정된 37 C.F.R. §42.100 (b) 는 다음과 같다:

In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under §42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. §282(b), …

 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) standard 는 claim term 을 명세서 기재사항과 배치되지 않는 (inconsistent) 한 plain meaning 으로 해석한다. Plain meaning 이란, 발명 시점에 있어서 ordinary and customary meaning to PHOSITA 이다. BRI standard 에 있어서, 명세서 기재사항이 claim 해석에 최우선 (best source) 한다. Extrinsic evidence (e.g., dictionary, expert testimony) 는 2차적으로 참작할 수 있을 뿐이고, extrinsic evidence 에 기대어 claim term 을 확대 해석 하더라도, BRI 까지 만으로 해석 가능할 뿐, broadest interpretation 까지 할 수는 없다. (게다가, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 확장이 명세서 기재사항에 배치되면 안된다.)

Phillips standard 에 의하면, claim term 은 (1) claim 그 자체, (2) 명세서, (3) prosecution history 를 참작하여, ordinary and customary meaning to PHOSITA 로 해석한다. Claim term 해석 시, (4) extrinsic evidence 의 참작도 가능하다. (순서대로, 1, 2, 3, 4 적용을 확대하면서 해석한다.) Phillips standard 로 claim term 해석 시, 명세서 기재사항은 고도로 연관 (highly relevant) 되어 있으며, 통상 명세서 기재사항에 의하여 claim term 이 결정 (dispositive) 된다.

Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. 사건에서, 재판부는 US8,679,487 (Anti-interleukin-4 receptor antibodies) 에 대하여, PTAB 의 BRI standard 에 의한 claim construction 을 심리하였다. (재판부는 본 IPR 이 2018.11.13 이전에 제기 되었으므로, Phillips standard 가 아닌 BRI standard 를 적용한다고 결정하였다.)

"human"이 오로지 fully human 인지, 아니면 partially human 도 포함하는지가 문제되었다. (왜냐하면, prior art 에 partially human antibody 가 개시되어 있었음)

’487 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 interleukin-4 (IL-4) receptor, wherein the light chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:10 and the heavy chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:12.

*** Antibody 는 Y 자 형상의 4개의 chain 으로 구성되는데, 각각의 chain 은 variable region 과 constant region 으로 세분화되고, variable region 은 Y 자 형상의 끝부분에 complementarity-determining regions (CDRs) 를 포함한다. 여기서, (1) chimeric antibody 는 variable region 전체가 non-human 이고, (2) humanized antibody 는 CDRs 만 non-human 이며, (3) fully human antibody 는 CDRs 까지도 human 인 것에 차이점이 있다.

CAFC 재판부는 다음과 같이 BRI standard 기준으로 human antibody 를 해석하였다:

1. Claim (itself)
• Claim limitation 어디에도 human 이 entirely human 이라는 한정이 없고,
• Dependent claim 을 참조하더라도, human 을 추가로 한정할 만한 것은 찾을 수 없어, 그 결과가 달라지지 않음
2. Specification
• Specification is the single best guide to the meaning of the disputed claim.
• Specification contrasts partially human with fully or completely human. (즉, human 그 자체에 partially 내지 fully 의 의미는 포함되지 않는 것으로 해석됨)
3. Prosecution history
• Immunex (특허권자) 는 하나의 claim set 내에서 fully human 과 human 을 혼용 (즉, human 단독으로는 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
• Human (claim limitation) 을 추가하여 보정한 것은 nonhuman murine antibodies (prior art) 에 의한 anticipation 극복을 위한 것이었음 (즉, human 그 자체로는 partially 내지 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
4. Extrinsic evidence
• Immunex 는 2인의 전문가 진술을 증거로 제시했으나, (fully human antibody 로 해석되는 증거)
• Extrinsic evidence 는 intrinsic record 에 의한 claim limitation 해석이 모호한 (equivocal) 경우에만 보조적으로 사용되는데,
• 본 사건에서 intrinsic record 만으로 human 의 의미가 명확하므로 (unequivocal) extrinsic evidence 를 채용하지 않음

즉, human antibody 는 BRI standard 로 해석 시, partially human 을 포함하는 것으로 해석되므로, humanized antibody (prior art) 에 의하여 obvious 하므로, 특허 무효 판결하였다..

본 CAFC 판결에 앞서, 연방지방법원 판결에서는 human antibody 를 Phillips standard 로 해석한 결과, "fully human antibody"로 해석하였고, 특허는 nonobvious 하다고 판결한 바 있다. Immunex Corp. v. Sanofi, No. CV 17-02613 SJO, 2018 WL 625460 (C.D. Cal. Aug. 24, 2018)

CAFC 재판부는 PTAB 이 해당 연방지방법원의 선판결에 구속되지 않는데, 그 이유는: 

1. Board 는 통상 법원의 청구항 해석에 대한 선판결 (previous judicial construction of a claim term) 에 구속되지 않으며 (Mayne Pharma Int'l v. Merck Sharp & Dohme Corp., Fed. Cir. (2019));
2. 연방지방법원은 Phillips standard 로 claim term 을 해석하기 때문에, 이는 PTAB (2018.11.13 이전의 37 C.F.R. §41.100 (b)) 이 적용해야 하는 BRI standard 에 비하여 좁은 해석이기 때문이며; 게다가
3.  PTO (PTAB) 가 해야 하는 것은 (법원의 선판례를 따르기 보다는) 어떻게 결론에 도달했는지 그 사유를 온전하고 특정되게 (fully and particularly) 적시하는 것이라고 하였다. (Power Integrations, Inc. v. Lee, Fed. Cir. (2015))

Claim construction - Plain meaning (MPEP 2111.01)

• PTO 의 심사 중 즉, BRI 적용에 있어서도 청구항 용어는 명세서 기재사항과 배치되지 않는 이상 plain meaning 으로 해석
• Plain meaning 이란 발명의 완성시점에 있어서, PHOSITA 에게 통상의 의미 (ordinary and customary meaning) 를 의미함
• Ordinary and customary meaning 은 다양한 source - claim itself, specification, drawing, prior art - 에 의하여 증명 (확인) 될 수 있는데, 그 중 최우선의 source 는 specification 임 (즉, claim term 을 해석하는데 있어서, 가장 먼저 명세서 기재사항으로 의미 파악해야 한다는 뜻)
• 청구항 용어가 ordinary and customary meaning 을 갖는다는 전제 (presumption) 는 출원인이 명세서에 해당 용어의 다른 정의를 명확하게 기재함으로써 극복됨

The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. In re Morris (Fed. Cir. 1997)

• 명세서 기재사항에 의하여 청구항이 해석 (이해) 될 수 있으나, 그러한 기재사항으로 청구항을 한정하여 해석하는 것은 금지됨; 명세서에 기재된 특정 실시예 (embodiment) 를 그 보다 광의의 의미로 해석 가능한 청구항 용어를 제한하는 것으로 사용하면 안됨

Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be read into a claim when the claim language is broader than the embodiment. Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc. (Fed. Cir. 2004)

• 명세서 기재사항이 청구항 용어의 범위와 내용을 명확하게 할 때는 해당 청구항 해석을 위하여 extrinsic evidence 를 참고하면 안됨
• 청구항 용어를 ordinary and customary meaning 으로 해석하지 않는 (오직) 2가지 경우는 (1) 출원인이 lexicographer 로 행위한 경우, (2) 명세서에서 청구항 용어의 온전한 범위 (의 일부) 를 포기한 경우 (e.g., prosecution history 상에서, 해당 용어에 대한 범위를 한정해석 함으로써, 심사관의 거절이유를 극복한 경우)
• 출원인이 lexicographer 로 행위하기 위해서는 청구항 용어의 특별한 정의 - plain and ordinary meaning 과 구별되는 - 를 명세서에 명확하게 제시하여야 함
• 출원인이 명세서 상에 어느 청구항 용어에 대한 명백한 정의를 내렸다면, 그 의미가 해석 시 우선함

Where an explicit definition is provided by the applicant for a term, that definition will control interpretation of the term as it is used in the claim. Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc. (Fed. Cir. 1999) 

• 특정 의미를 부여할 때는 명세서 기재사항이 충분히 명확하여, PHOSITA 기준에서 통상의 의미와는 구분되는 의미로 이해될 수 있는 정도에 이르러야 함

[I]t is important to note that any special meaning assigned to a term "must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention." Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. (Fed. Cir. 1998) 

• 경우에 따라서는, 특정 의미는 명세서 전반에 걸쳐 문맥상 (contextual) 의 사용에 의하여 암시될 수 있음; 그러나, 애매 모호한 경우에는 ordinary and customary meaning 이 우선. 즉, special meaning 을 정의하는 방법이 명세서에서 "명시적으로 기재" 하는 것 만은 아니고, 암시적일 수도 있다는 의미
• 출원인은 청구항 용어의 온전한 범위 중 일부에 대하여 포기함으로써, 해당 용어의 plaim meaning 으로의 해석의 추정 (presumption) 을 부정할 수 있는데, disavowal, disclaimer 는 명확하고 오류가 없는 경우에만 포기한 대로 해석함

Applicant may also rebut the presumption of plain meaning by clearly disavowing the full scope of the claim term in the specification. Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable. SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc. (Fed.Cir.2001) 

• 심사관이 어느 청구항 용어에 대하여 BRI 해석을 했는데, 해당 용어에 대하여 명세서 상의 묵시적 포기 (implicit disavowal) 가 있는 것 보다 더 좁게 해석되었다면, 심사관은 그러한 해석을 prosecution history 에 명확하게 기록해서 남겨야 함 

Claim interpretation - Broadest Reasonable Interpretation (BRI) (MPEP 2111)

• 2111 은 특허 출원 심사 중 claim interpretation 기준에 대하여 설명; Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) 판결에서, CAFC 는 PTO 가 특허 심사 중 broadest reasonable interpretation (BRI) 기준으로 claim interpretation 하는 것은 문제가 없다고 확인
• 즉, PTO 는 claim limitation 을 해석함에 있어서, claim language 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라, 명세서 기재사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 broadest reasonable interpretation 을 함; 특허 등록 후, claim limitation 은 customary and plain meaning 으로 해석 (Phillips v. AWH Corp.)
• 37 CFR 1.75(d)(1) 에 의하면, claim limitation 은 명세서 기재사항에 의하여 명확하게 뒷받침 (clear support or antecedent basis) 되어야 하는 것으로 규정; 판례에 의하면, claim limitation 을 그대로 명세서에 기재하는 것 (ipsis verbis) 으로는 “clear support” 되었다고 보지 않음
• 등록된 claim 즉, validity, infringement (court) 절차 중에는 BRI 가 아닌 plain meaning 으로 해석; 이것은, 특허 심사 중 심사관이 claimed invention 에 대한 출원인의 명확한 의도를 기록으로 남김으로써, 등록으로 확정된 claim 은 그러한 기록에 근거하여 해석 가능하기 때문임 (Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity; and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. In re Morris (Fed. Cir. 1997))
• 또한, 출원인은 심사 중 claim amendment 가 가능하므로, claim limitation 에 대한 BRI 기준으로의 해석은 등록 후, 심사과정에서 받아들여진 것 보다 더 넓은 의미로 해석될 가능성을 제거함 (Because applicant has the opportunity to amend the claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. In re Yamamoto (Fed. Cir. 1984))
• 그러나, BRI 가 broadest possible interpretation 을 의미하지는 않음; 출원인이 특별한 의미를 부여하지 않은 이상, 오히려 ordinary and customary meaning 으로 해석한다는 의미이고, specification 과 drawing 의 기재사항과 일치되는 claim term 으로 해석함; 특히, PHOSITA 가 다다를 수 있는 의미와도 일치해야 함

*** In re Cortright 사건에서, PHOSITA 는 'restore hair growth' 의 해석을 두피에서 자라는 머리카락이 증가 (increase) 한다고 해석하지, 원상회복한다 (produce full head of hair) 로 해석하지는 않음; 해당 사건에서, 심사관이 대머리는 통상 원상회복되지 않는데, restore 를 원상회복으로 해석 한 다음, claimed invention 을 utility 결여를 원인으로 특허거절 하였으나, 재판부에서 그러한 해석이 BRI 해석기준에 맞지 않으므로, 심사관의 utility 결여 특허거절 사유는 부적절하다고 판결함

• 즉, 청구항 용어의 해석과 관련한 핵심 질의는 "PHOSITA 의 입장에서 합리적인 의미는 무언인가?" 가 됨