Assignor estoppel only with representations (Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. _ (2021))

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. _  (2021) 

“Assignor estoppel applies only when the assignor’s claim of invalidity contradicts explicit or implicit representations he made in assigning the patent.”

Assignor estoppel 은 발명자가 자신의 특허를 (일정한 대가를 받고) 양수한 다음 그 특허에 대하여 무효 주장의 소송을 제기하는 것을 제한하는 법리이다. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 (1924)

Assignor estoppel doctrine 은 assignor’s claim of invalidity 가 특허 양수 과정의 explicit or implicit representations 에 반하는 범위에만 그 적용이 있다.

특허법상 특허 출원서에는 발명자 선언 (inventor’s oath) 즉, 자신이 청구된 발명의 진정한 발명자(original inventor) 임을 선언하는 내용이 포함된다. (35 U.S.C. §115)

Csaba Truckai 는 Novacept, Inc. 의 설립자로 1990년대 NovaSure System 을 발명한 후, 특허출원 하였는데, 이것은 의도하지 않은 자궁 세포의 제거를 방지하기 위하여 장치의 head 부를 “moisture permeable” 즉, 시술 중 fluid 를 uterine cavity 로부터 밖으로 새어 나오게끔 구성하였다. Csaba Truckai 는 NovaSure System 관련 특허 (continuation 포함) 를 2007년 Hologic 에 양도하였고, Hologic 은 그 이후 미국 전역에 NovaSure System 을 판매하였다.

2008년 Truckai 는 Minerva Surgical Inc. 를 설립한 후, 장치의 개량을 통하여 Minerva Endometrial Ablation System 을 출시하였는데, 이것은 head 를 기존의 장치와는 달리 “moisture impermeable” 한 것으로 하였다. 즉, 시술 중 fluid 를 제거하지 않는 것이 특징이다. PTO 는 해당 특허출원에 대하여 등록 결정하였다.

2013년 Hologic 은 NovaSure System 에 대한 continuation application 을 제출하고, 특허청구항을 “head generally” 으로 기재하여 moisture permeable 과 상관없도록 하는 청구항을 포함시켰고, PTO 는 이에 대하여 2015년 특허등록 결정하였다.

US 9,095,348 Moisture transport system for contact electrocoagulation (Hologic, 2015)

Hologic 은 특허 등록 후 Minerva 에 대하여 특허침해소송을 제기하였고, 이에 Minerva 는 특허 비침해를 주장하였다. 그에 부가하여, Minerva 는 특허 무효를 주장하였는데, 발명의 상세한 설명은 water-permeability 에 관한 것이나, 청구항은 이에 부합하지 않는다고 주장하였다. 이에 대하여, Hologic 은 assignor estoppel 을 주장하였다. 왜냐하면, Truckai 는 원특허출원을 Hologic 에 양도하였으므로, Minerva 는 양도한 특허에 대하여  무효주장을 할 수 없다고 하였다. 1심 재판부는 Minerva 의 invalidity defense 가 assignor estoppel 에 의하여 제한된다고 판결하였고, 2심 재판부 (CAFC) 도 이에 동의하였다. CAFC 는 다음과 같이 assignor estoppel 이 Supreme Court 의 선판례와 형평법 논리에 의하여 지지된다고 하였다:

An assignor should not be permitted to sell something and later to assert that what was sold is worthless, all to the detriment of the assignee. The assignor makes an implicit representation that the rights he is assigning are not worthless. But the exact rights at issue were at that point “inchoate – not “certainly defined.” Afterward, the Court observed, the claims might be “enlarged at the instance of assignee beyond what the inventor had put forward. That might weaken the case for estop-pel. But the Court decided not to decide the issue, given its holding that the assignor had not infringed the (narrowed) patent claim anyway.

Minerva 는 assignor estoppel 법리가 없어지거나, 적어도 제한적으로 적용되어야 한다고 주장하였는데, Supreme Court 는 CAFC 가 법리를 매우 확장적으로 적용한 측면이 있다면서, 정확한 적용 범위를 다음과 같이 명확히 하였다.

A

Minerva 는 35 U.S.C. §282(b) “[i]nvalidity” of the patent “shall be [a] defense[] in any action involving infringement.” 를 근거로 assignor estoppel 폐지를 주장하였는데, 이렇게 되면 특허법상 common-law preclusion – assignor estoppel, equitable estoppel, collateral estoppel, res judicata – 전부를 부정하는 격이므로 이는 Supreme Court 의 선판례와 배치된다. SCA Hygiene Prod-ucts Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U. S. ___, ___ (2017) 또한, Congress 는 특허법을 제정하면서, 형평법상 판결 원칙 (common-law adjudicatory principles) 에 바탕을 두고, 그러한 원칙이 특허법의 전반에 걸쳐 적용된다고 하였으므로, Minerva 의 주장을 배척한다.

Westinghouse 재판부는 assignor estoppel 에 일정한 제한이 있음을 인지하였다. 특허권자가 자신의 특허를 (유상) 양도할 때, 특허가 유효하고 자신의 독점적 권리에 대하여 적어도 암묵적 표현 (implicit representation) 을 한다. 특허권자가 이후 특허무효에 근거한 방어권을 주장한다면, 이것은 자신이 행한 implied warranty 를 부인하는 것이다. 이러한 사유로 assignor estoppel 의 법리가 작동한다.

B

그러나 본 재판부는 assignor estoppel 이 일정한 제한을 포함하는 점을 인정한다. 즉, assignor estoppel 은 공정한 거래 (fair dealing) 라는 기본원칙이 적용되는 경우에만 적용해야 한다. 즉, 특허권 양도시점에는 자신의 특허가 유효하다고 했다가, 양도 이후 자신의 특허는 무효라고 주장하는 것에 의하여 불공정 (unfairness) 이 발생한다. 그리고, 그러한 warranty 는 명시적일 필요까지는 없다: 왜냐하면, 양도는 특허 청구범위로 정해진 범위에 대한 것으로 이미 명확하기 때문이다. 불공정이 발생하지 않는 assignment 즉, assignor estoppel 이 적용되지 않는 예로는 다음과 같은 것이 있다:

(1)   고용계약에 따른 직무발명의 사용자에 대한 assignment 가 있다. 즉, 발명자 (종업원) 가 자신의 재직 중 발생할 (미래의) 발명에 대한 권리를 사용자에게 양도하는 약정에 의한 assignment 는 assignor estoppel 이 적용이 없다.

(2)   다른 예로는 양도 시점에서 유효한 특허가 이후 법률 개정으로 무효인 특허로 되는 경우, assignor 는 개정된 법률에 근거하여 특허의 무효를 주장할 수 있다.

(3)   마지막으로, 본 사건과 가장 밀접한 사유로써, 양도 시점 이후 특허 청구범위가 변경된 경우이다. Westinghouse 재판부는 다음과 같이 이 부분에 대하여 인지하였다: “the scope of the right conveyed in such an assignment” is “inchoate” – “less certainly defined than that of a granted patent.” 즉, 특허권자는 자신의 특허 청구범위를 확장하기 위하여 PTO 에 돌아갈 수 있다. 그리고 PTO 에 의하여 실질적으로 좀 더 넓은 권리범위에 대한 특허가 발행된 경우, 그에 대한 assignor estoppel 은 적용되지 않는다. 왜냐하면, 특허권자는 assignment 시점에서 (이후 PTO 절차에 의하여) 확장된 권리범위에 대한 warranty 를 표현한 적이 없기 때문이다.

Supreme Court 는 CAFC 가 상기 (3) 번에 대한 Minerva 의 주장을 배척하였다면서, 본 사건을 되돌려 보내 다시 판단하도록 하였다.