(DOE) Unforseeability: Rebuttal of Festo Presumption (Research Plastics v. Federal Packaging, Fed. Cir. 2005)

Research Plastics v. Federal Packaging, 421, F.3d 1290 (Fed. Cir. 2005)

Research Plastics 는 US 5,628,433 (Caulking tube air escape structure) 의 특허권자인데, 발명자는 ’433 특허의 심사 과정 중 심사관의 prior art (US 4,852,772) 에 의한 거절이유 극복을 위하여, “said ribs extending to said rear end”를 추가하는 보정 후 특허등록 받았다.

US 5,628,433 (ribs (33))

US 4,852,772 (ribs (44))

Research Plastics 는 '433에 근거하여 Federal Packaging 에 특허 침해 소송을 제기하였는데, Federal 의 제품은 tube 의 공기를 빼내기 위한 rib 구조가 tube 의 말단부 (rear portion) 에 위치하고 있었다. 이에, Research Plastics 는 균등침해를 주장하였으나, 1심 재판부는 심사과정 중 추가된 claim limitation (ribs extending rear end) 에 대하여 특허권자가 Festo presumption 을 극복하지 못했다면서 균등침해 주장을 불허하였고, Reasearch Plastics 는 이에 항소하였다. 

''433 특허 Claim 10 은 다음과 같다:

10. A tube for receiving a fluent material comprising:

a hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end, a plurality of ribs extending radially inwardly from an inner peripheral wall of said tube, said ribs extending radially inwardly for a depth that is less than 0.5% of a diameter of said tube; and

a plunger having an outer peripheral surface closely matched to said inner peripheral surface of said tube, such that when said plunger is received within said tub, air spaces are formed between said plunger and said tube by said ribs, said ribs each occupying an area that is less than 0.5% of the area of said tube, and said ribs extending to said rear end of said hollow tube body.

Research Plastics 는 우선 1심 재판부의 “rear end” 에 대한 claim construction 에 오류가 있다면서, 해당 limitation 은 tube 의 “rear portion” 을 포함하는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 

CAFC 는 claim 1에 “hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end” 로 되어있으므로, 이는 rear portion 과는 상이한 의미라고 지적하면서, literal infringement 는 성립하지 않는다고 판결하였다.
다음으로, Research Plastics 는 rib 의 위치가 tube 의 rear portion 에 있는 것 (claim 10 의 alleged equivalents) 은 claim amendment 시점에서 예측할 수 없는 (unforeseeable) 것이었으므로 Festo presumption 을 극복하였다고 주장하였다.
CAFC 는 unforeseeability 의 판단 기준은 claim amendment 시점에서

1. Accused product 그 자체가 예견 가능하거나,
   
2.  그 균등물 (alleged equivalents) 이 실제로 존재할 필요는 없고 다만,
   
3. Alleged equivalents 가 PHOSITA 기준에서 합리적 수준으로 예견가능
   

하면 된다고 하면서, rib 을 어느 위치에 놓을 것인지는 선택의 문제 즉, claim amendment 시점에서 공지의 기술임을 다음의 사실로부터 알 수 있다고 하였다:

1. Federal 의 이전 제품은 rear edge 에 rib 이 형성되어 있던 점,
   
2. Rib 이 rear end 에 위치하는 것이 claim 이 ’433 특허 (prior art) 와  구별되는 특징인 점