Claim scope of design patent - "article of manufacture" (In re Surgisil, Oct. 2021)

 In re Surgisil, LLP, 2020-1940 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)

본 사건은 디자인 특허의 범위가 claim 에 기재된 "article of manufacture"로 한정된다고 한 판결이다. 이러한 "article of manufacture" 에 의한 특허의 범위는 출원 심사과정에서 anticipation (신규성) 판단 시에도 적용되고, 디자인 특허 등록 후 특허침해판단 시에도 적용된다.

Surgisil 은 디자인 특허출원 No. 29/491,550 (’550 application) 에 대한 심사관의 거절 결정 및 그에 대한 PTAB 의 확정 판결에 대하여, CAFC 에 항소하였다.

’550 application 은 “ornamental design for a lip implant” 에 관한 것인데, 도면은 아래와 같다:

*** Lip implant (Surgisil) 는 US 7,993,409 B2 등으로 등록 중인데, 이는 입술 보형물에 관한 것이다. (입술 하단의 점선 부분에 lip implant 보형물 삽입)

 

심사관은 ’550 application 에 대하여, Dick Blick catalog (Blick) 를 근거로 신규성 위반으로 거절하였다. Blick 은 art tool (stump) 인데, “tightly spiral-wound, soft gray paper for smoothing and blending large areas of pastel or charcoal” (종이를 말아내는데 사용) 에 관한 것이다.

 

PTAB 은 (거절결정 불복심판에서) claimed design 과 Blick 간 형태의 차이가 미미하다며, 심사관의 거절을 확정하였다. PTAB 은 Surgisil 이 주장한 “very different article of manufacture” 주장을 배척하였는데, anticipation 의 판단에 있어서, analogous art 여부는 고려하지 않는다고 하였다. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)

Anticipation 판단은 question of fact 이나, PTAB 의 “article of manufacture 가 claim 에서 한정사항이 아님”의 판단은 question of law 이므로, 이에 대하여 CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다.

Design patent 는 청구항에 기재된 article of manufacture 에 한정하여 보호범위로 하지, 추상적인 범위로 확장하여 보호하지 않는다. 특허법상 design patent 는 “[w]however invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture. (35 U.S.C. §171 (a))” 로 되어 있다. CAFC 는 Curver 사건에서, 디자인 특허의 보호범위는 특허 청구항에서 정한 “particular article of manufacture" 에 한정된다고 판결하였다. 

*** 해당 사건에서, 특허권자는 심사과정 중 심사관의 거절이유 극복을 위하여 furniture 에서 pattern of chair 로 발명의 명칭을 정정하여 특허등록 받았고, 이후 box 에 대하여 특허침해를 주장하였으나, 재판부는 그 보호범위가 chair 만으로 한정되는 것으로 claim construction 하고 비침해로 판결하였다. (이 사건은 prosecution history estoppel 과도 관련 있다.) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019)

또한, MPEP §1502 에도 design patent 는 그것이 적용되는 article 과 불가분의 관계에 있다고 하고 있다. ("[d]esign is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone …”)

CAFC 는 claim 은 lip implant 로 기재하고 있고, Blick (prior art) 은 art tool 에 대하여 기재하고 있으므로, Blick 을 근거로 lip implant 를 anticipation 된 것으로 한 PTAB 의 anticipation 결정은 오류가 있다고 하고 해당 판결을 파기했다.