Conclusory expert testimony is inadequate as substantial evidence. (TQ Delta v. Cisco Sys., Dec. 2019)

 TQ Delta, LLC v. Cisco Sys., Inc., Nos. 2018-1766, 2018-1767 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019)

본 사건은 inter partes review 중 PTAB 이 conclusory expert testimony 에 전적으로 의존하여 2건의 특허를 §103 (Obviousness) 위반으로 무효 결정한 것에 대하여, CAFC 가 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 expert testimony 의 단정적 진술 (conclusory testimony) 에 전적으로 의존한 결정은 substantial evidence 기준을 충족하지 못하므로 기각한 판결이다.

*** 본 판결의 대상 특허 2건은 출원일이 AIA 발효 이후로써, 35 U.S.C. §103(a) (2012) 가 적용되었다.

TQ Delta 는 2건의 특허 (US 9,014,243, US 8,718,158) 의 특허권자인데, 해당 특허는 Peak-to-average power ratio (PAR) 를 감소시켜 electronic communications system 을 개선하는 방법에 관한 것이다. PAR 은 parameter value (e.g., voltage) 의 최대값에 대한 비율인데, 이것을 감소시키는 것은 가령 power consumption 을 줄이거나, transmission error 를 방지하는 효과가 있다. Inter partes review 에서, PTAB 은 TQ Delta 의 특허에 대하여 2건의 prior art (US 6,144,696 (Shively), US 6,625,219 (Stopler)) 를 근거로 103 (obviousness) 위반으로 전항을 무효 결정하였다.

 

Obviousness 는 복수의 underlying factual determinations 를 바탕으로 하는 question of law 로써, factual finding 중 하나는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합하여 청구된 발명을 이끌어 낼 수 있는지와 그렇게 함에 있어서 합리적인 성공의 기대가 있는지이다. 

(“[W]hether a [person of ordinary skill in the art] would have been motivated to combine the prior art to achieve the claimed invention and whether there would have been a reasonable expectation of success in doing so.” In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327, 1333 (Fed. Cir. 2016))

결합의 동기를 확인하는 것은 중요한데, 왜냐하면, (출원시점에서) 발견되지는 않았지만 이미 존재하고 있는 구성요소를 결합하여 발명에 이르는 경우가 매우 흔하기 때문이다.

(“[I]nventions in most, if not all, instances rely on building blocks long since uncovered, and claimed discoveries almost of necessity will be combinations of what, in some sense, is already known.” KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–19 (2007))

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여, obviousness determination 은 de novo 기준으로, underlying factual determinations 은 substantial evidence 기준으로 검토한다.

PTAB 은 prior art 2건 (Shively, Stopler) 에 기초하여 TQ Delta 의 특허가 §103 위반으로 무효라고 결정함에 있어서, TQ Delta 의 반박 즉, person of ordinary skill 이 결합의 동기가 없다는 주장을 Cisco 의 expert testimony (Dr. Tellado) 에 전적으로 의존하여 배척하였다.

항소심 재판부의 PTAB 결정에 대한 검토는 35 U.S.C. §103 에 의할 뿐만 아니라, Administrative Procedure Act (APA) §706 에도 근거해야 한다. 이는 PTAB 이 USPTO 의 조직으로써, APA 에 의한 절차로써 inter partes review 를 진행하기 때문인데, 해당 절차에 의하여, PTAB 은 유의미한 factfinding 수행이 의무가 있고, 사실적 증거에 기초한 결정의 책임이 있다. (“Our deferential judicial review under the APA does not relieve the agency of its obligation to develop an evidentiary basis for its findings. To the contrary, APA reinforces this obligation.” In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002)) PTAB 은 본 항소심 재판부의 검토가 효율적으로 수행될 수 있도록, 결정에 이른 충분한 증거의 기록 (administrative recording) 을 제공할 의무가 있다.

PTAB 은 TQ Delta 의 특허가 prior art 에 기초하여 자명하다는 판단을 하면서, 전적으로 Cisco 의 expert testimony 에 의존하였다. 그러므로, 항소심 재판부는 본 사건 심리의 초점을 2건의 prior art 에 개시된 내용과 Dr. Tellado 의 진술에 집중한다. 문제의 중심은 PTAB 의 obviousness 결정이 substantial evidence 에 의하여 뒷받침되는지 이므로, 항소심 재판부는 (1) substantial evidence 기준에 대하여 검토하고, (2) expert testimony 가 obviousness 결정을 뒷받침하는지 검토하였다.

Substantial evidence standard 는 reasonable fact finder 가 agency (PTAB) 가 근거한 증거 (판단을 정당화하는 증거와 판단을 지지하지 않는 증거를 모두) 에 기초하여 해당 결정에 도달하는지에 대하여 질의한다. 본 사건과 관련하여 한가지 중요한 점은 conclusory expert testimony (단정적 전문가 진술) 는 substantial evidence 기준에 부합하지 못한다는 것이다. MobileMedia Ideas LLC v. Apple Inc., 780 F.3d 1159, 1172 (Fed. Cir. 2015)

특히, obviousness 에 근거한 특허 거절은 conclusory statements 에 의존할 수 없고, articulated reasoning (분명히 표현된 사유) 에 근거해야만 한다. 

(“Rejections on obviousness grounds,” in particular, “cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness.” KSR, 550 U.S. at 418)

Conclusory expert testimony 에 의존한 obviousness 결정 즉, 왜 skilled artisan 이 prior art 의 구성요소를 claimed invention 의 방법으로 결합했는지에 대한 실질적 사유 (설명) 없이 자명하다고 결론짓는 것은 KSR 재판부가 ex post reasoning (사후적 고찰에 의한 자명성 판단) 으로써 경계해야 한다고 판단한 사항이다. In re Van Os, 844 F.3d 1359, 1361–62 (Fed. Cir. 2017)

*** 이하 판례 본문에는 CAFC 가 conclusory expert testimony 만으로는 obviousness 판단 중 motivation to combine 을 substantial evidence standard 로 지지할 수 없다고 판결한 다수의 판례가 소개되었다.

본 사건에서, PTAB 은 Stopler 에 기재된 phase scrambler 가 ordinary artisan 입장에서 Shively 에 기재된 PAR 을 감소시키는 해결방법이기 때문에 TQ Delta 의 특허가 자명하다고 판단하였다. PTAB 의 이러한 판단은 Cisco’s petition (주장) 과 expert testimony 를 근거로 하고 있다. 그러나 항소심 재판부는 PTAB 이 근거로 한 상기 두가지 증거로부터 reasonable fact finder 가 PTAB 의 결정에 도달할 수 있다고 판단하지 않았다. 그러한 판단에 따라 PTAB 의 결정을 기각했다.