Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020)

 Donner Technology, LLC V. Pro Stage Gear, LLC, App. No. 2020-1104 (Fed. Cir. 2020)

Inter partes review 시, 특허 무효를 주장하는 당사자는 prior art 에 의한 unpatentability 를 입증해야 하는데, 특히 §103 (non-obviousness) 위반 주장을 위한 prior art 는 claimed invention 과 analogous art 관계에 있어야 한다. Analogous art 는 (1) same field of endeavor 테스트 또는 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, (Analogous art (Airbus v. Firepass) 참조) 본 사건은 (2) reasonably pertinent 테스트에 대한 상세한 판단 기준을 제시한 판결이다.

Donner Tech. 는 US 6,459,023 에 대하여 inter partes review 를 신청하였는데, US 3,504,311 ("Mullen") 을 근거로 §103 (non-obviousness) 위반에 의한 특허무효를 주장하였다. Pro Stage 는 ’023 의 특허권자인데, 해당 특허는 electronic guitar 의 전자적 효과를 제공하기 위한 pedal assembly 에 관한 것이다.

’023 특허는 guitar effects pedal board (Fig. 7) 에 대하여 기재하고 있는데, support structure (30, 32), frame base (42), pedal board (10) 등으로 구성된다. 특히, pedal board (10) 는 무대의 바닥으로부터 guitar effects 를 위한 전기적 연결에 필요한 전선 연결 (cable, cable connection opening, Fig. 12) 등을 수용한다.

Mullen 은 electrical relays (an improved support for supporting relay structures and wiring-channel space for receiving wires connected to relays) 에 관한 것이다. Donner 는 Mullen 의 Fig. 1, 4 에 도시된 구조가 ’023 특허의 주요 구조적 특징 (surface for mounting relays, cable connection openings, area for routing cables) 에 대하여 analogous 한 관계에 있다고 주장하였다.

PTAB 은 Donner 가 Mullen 이 analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패하였다고 하면서 prior art 를 사용할 수 없으므로, §103 위반에 의한 특허무효 주장을 배척하였다.

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다. Redline Detection, LLC v. Star Envirotech, Inc., 811 F.3d 435, 449 (Fed. Cir. 2015)

PTAB 은 자신들의 결정에 대하여, necessary factual finding 을 해야 하고, 그러한 factual finding 에 대한 evidentiary basis 를 갖춰야만 한다.

*** The Board “must make the necessary findings and have an adequate ‘evidentiary basis for its findings.’” In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1382 (Fed. Cir. 2016)

즉, PTAB 은 관련된 데이터를 검사하고, factual finding 과 legal determination 간의 rational connection (합리적 연관) 을 포함하여, 자신들이 내린 결정에 대한 만족할 만한 설명을 명확히 해야 한다. 이러한 과정에서, PTAB 은 제시된 모든 증거에 대하여 일일이 검토/설명할 것 까지는 요구되지는 않으나, 어떠한 (합리적) 사유 없이 증거를 폐기하여서도 안된다. 왜냐하면, 항소심 재판부는 그러한 설명의 기록을 바탕으로 1심 판단이 substantial evidence 에 근거하여 적절한 것이었는지 검토하기 때문이다.

*** “This explanation enables the court to exercise its duty to review the [Board’s] decisions to assess whether those decisions are ‘arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or . . . unsupported by substantial evidence.’” NuVasive, 842 F.3d at 1382

Obviousness 는 question of law based on underlying facts 이고, factual inquiries 는 (1) the scope and content of prior art; (2) the differences between the prior art and the claims at issue; and (3) the level of ordinary skill in the art 인데 (Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17 (1966)), (1) the scope of prior art 는 analogous art 여부의 판단을 포함한다.

Analogous prior art 는 2가지 테스트에 의하는데, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트이다.

*** Two separate tests define the scope of analogous prior art: (1) whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed and, (2) if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.” In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004).

인용문헌이 analogous art 인지의 문제는 issue of fact 이다. (즉, 1심 재판부의 판단에 대하여, 2심 재판부는 clear error 기준으로 검토한다.)

본 사건에서, Mullen 은 (1) same field of endeavor 는 아니므로, 본 재판부가 검토할 사항은 (2) reasonably pertinent 여부이다. Reasonable pertinence 와 less-than-reasonable pertinence 를 가르는 선 (dividing line) 은 prior art 와 claimed invention 의 해결 과제 내지 발명의 목적의 유사한 정도에 의하여 판단할 수 있다.

*** Although the dividing line between reasonable pertinence and less-than-reasonable pertinence is context dependent, it ultimately rests on the extent to which the reference of interest and the claimed invention relate to a similar problem or purpose. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1238 (Fed. Cir. 2010)

왜냐하면, prior art 가 claimed invention 과 동일한 목적을 위한 것이고, 동일한 해결과제를 위한 것이라면, 해당 prior art 를 claimed invention 과 analogous art 관계에 있다고 할 수 있기 때문이다.

Donner 는 Mullen 이 ’023 특허와 analogous art 관계에 있음을 주장하는 상세한 expert testimony 를 제출하였다. PTAB 은 해당 주장을 배척하면서, 어떠한 사유로 Mullen 이 analogous art 가 아닌지의 사유를 밝히지 않았다. 더욱이, PTAB 이 양측이 제시한 사항을 충분히 검토하였다 하더라도, Mullen 과 ’023 특허의 problems or purposes 를 비교하고 확인하는데는 실패하였다.

Analogous art 판단에 있어서, 발명의 목적은 발명의 해결과제와 연관이 있다. 또한, 이러한 검토는 PHOSITA 기준에서 수행되어야 한다.

*** “The analogous art inquiry is a factual one, requiring inquiry into the similarities of the problems and the closeness of the subject matter as viewed by a person of ordinary skill.”). Importantly, this analysis must be carried out from the vantage point of a PHOSITA who is considering turning to the teachings of references outside her field of endeavor. Sci. Plastic Prods., Inc. v. Biotage AB, 766 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2014)

PTAB 은 결정문에서, Mullen 과 ’023 특허 간에 (purposes or problems 부분에서) “pertinent similarities” 가 있음을 인정하면서도, Donner 가 analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패했다고 판단하였다. 이러한 PTAB 의 결정에는 오류가 있으므로, PTAB 의 결정을 기각하고, PTAB 으로 하여금 (prior art 와 claimed invention 간의 purposes or problems 의 명확한 비교를 통하여) analogous art 여부를 다시 판단하도록 사건을 되돌려 보냈다.