Analogous art (Airbus v. Firepass)

 Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019)

 *** 본 판례는 §103 (nonobviousness) 판단을 위한 인용문헌은 claimed invention 과 analogous art 관계에 있을 때에만 선행문헌의 지위를 갖는 요건에 대하여, analogous art 의 판단 방법과 기준을 판결한 것이다. Analogous art 판단은 2가지 즉, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, 이는 question of fact (사실심의 문제) 로써 항소심 재판부는 1심 재판부의 판결을 substantial evidence (즉, 1심 재판부의 판결에 중대한 오류가 있을 때만 판결을 뒤집음) 기준으로 검토한다. 인용문헌이 analogous art 의 관계에 속하는지는 양 당사자가 인용한 모든 문헌을 참작하여, (1) 동일한 기술분야에 있는지; 또는 (2) 발명자가 해결하고자 하는 문제와 합리적으로 관련이 있는지를 PHOSITA 기준에서 판단한다는 것이 판례의 요지이다. 판결의 중요 부분을 아래와 같이 번역하였다.

PTAB 이 Firepass 의 특허 US 6,418,752에 대한 inter partes reexamination 결과, 수건의 prior art 가 analogous art 가 아니라고 판결하자, Airbus 는 이에 항소하였다.

'752 특허는 fire prevention/suppression system using breathable air 에 대한 것으로, 산소의 비율을 자연적 상태 20.94%에서 압력을 유지하면서 질소를 추가하는 방법으로 16.2% 이하로 조정함으로써, 인간은 호흡이 가능하면서도 화재는 억제할 수 있음을 특허청구 하였다. 이때, 산소농도의 조정을 위하여, hypoxic generator 를 채용하였다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A system for providing breathable fire-preventive and fire suppressive atmosphere in enclosed human-occupied spaces, said system comprising:

an enclosing structure having an internal environment therein containing a gas mixture which is lower in oxygen content than air outside said structure, and an entry communicating with said internal environment;

an oxygen-extraction device having a filter, an inlet taking in an intake gas mixture and first and second outlets, said oxygen-extraction device being a nitrogen generator, said first outlet transmitting a first gas mixture having a higher oxygen content than the intake gas mixture and said second outlet transmitting a second gas mixture having a lower oxygen content than the intake gas mixture; 

said second outlet communicating with said internal environment and transmitting said second mixture into said internal environment so that said second mixture mixes with the atmosphere in said internal environment;

said first outlet transmitting said first mixture to a location where it does not mix with said atmosphere in said internal environment;

said internal environment selectively communicating with the outside atmosphere and emitting excessive internal gas mixture into the outside atmosphere;

said intake gas mixture being ambient air taken in from the external atmosphere outside said internal environment with a reduced humidity; and

a computer control for regulating the oxygen content in said internal environment.

 

문제가 된 선행문헌 (prior art) 은 모두 5건인데, 다음과 같다:

1. US5,799,652 (동일 출원인): Equipment for providing hypoxic air in an enclosed area for the §purposes of athletic training or therapy
2. Gustafsson: Study on human performance during [a] prolonged stay in normobaric hypoxia, a so-called ‘fire retardant atmosphere
3. 1167 Report: Report from the U.S. Navy that examines the medical hazards of four types of flame-suppressant atmospheres for "sealed chambers"
4. Luria: Effect of "nitrogen-based, fire-retardant atmospheres" on human performance, particularly visual sensitivity
5. US 3,893,514 (Carhart): Carhart explains that "[i]t is well known to those skilled in the art that fires are supported by oxygen and that by using some means to deplete the surrounding area of oxygen or lowering the percent of oxygen the fire will be suppressed."

Firepass 는 심사과정 중에는 해당 문헌들의 analogous art 여부에 대하여 다투지 않았으므로, 심사관은 상기 문헌에 근거하여 '752 특허를 거절하였고, 이에 Firepass 는 Board 에 항소한 다음, 비로소 문헌들이 analogous art 가 아니라고 주장하였다. Airbus 는 (선행문헌들에 기재된 사항을 근거로) 호흡가능한 공기에 의한 화재 억제는 당해 기술분야에서 공지의 사실이라고 주장하였다. 그러나, Board 는 '752 특허는 화재의 억제에 관한 것인데, '652 특허는 인간의 치료, 운동 훈련에 관한 것으로 analogous art 에 해당하지 않으며, 다른 선행문헌과의 연결고리를 찾을 수 없다는 이유로, Airbus 의 주장 ((2) ~ (5) 선행문헌에 기댄 주장)) 을 받아들이지 않았다. 이에 Airbus 는 항소하였다.

§103 (nonobviousness) 판단을 위하여, analogous art 일 때만 선행문헌의 지위를 갖는다. Analogous art 여부의 판단은 question of fact 로써, 항소심 재판부는 이 문제를 substantial evidence 기준으로 판단한다.

Analogous art 여부의 판단은 2가지 별개의 테스트를 행하는데 다음과 같다:

1. whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed; and
2. if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.

 (1) 번 판단에 대한 심리 (field of endeavor)

재판부는 (1)번 판단에 있어서, applicable field of endeavor 결정을 위하여, embodiment, function, structure 를 포함한 발명의 subject matter 설명을 참작해야 한다.

Factfinder 는 명세서 기재사항을 최우선으로 고려해야 하기는 하나, 또한 각각의 선행문헌에 대하여 실제 상황의 관점에서 검토하고, 그러한 상황을 common sense 관점에서 통상의 지식을 가 진 자 (one of skilled in the art) 라면 어떻게 적용할 것인지를 중심으로 고려해야 한다.

*** 원문은 다음과 같다: While the disclosure of the references is the primary focus, this court has also instructed that the factfinder must consider each reference’s disclosure in view of the "the reality of the circumstances," and "weigh those circumstances from the vantage point of the common sense likely to be exerted by one of ordinary skill in the art in assessing the scope of the endeavor."

가령, Deminski 사건에서 재판부는, pump 와 compressor 를 개시하고 있는 선행문헌이 piston device 에 대한 claimed invention 과 “essentially the same function and structure” 을 갖는다는 사유로 same field of endeavor 관계에 있다고 판결하였다.

Board 는 (1)번 판단에 있어서, '752 특허의 claim 1 의 전제부에 근거하여, “devices and methods for fire prevention/suppression” 이라고 판단하였다. 또한, 발명의 명칭에도 근거하였으며, 명세서 전반에 걸쳐 발명의 해결과제가 “fire prevention and fire suppression” 로 기재되어 있음을 확인하였다. Board 는 또한, 선행문헌 '652 특허의 명세서 전반에 걸쳐 “fire”가 단 한번도 등장하지 않음을 강조하였다.

Factfinder 의 finding 은 합리적인 관점에서 결론을 지지한다면 실질적인 증거력으로 지지된다.

*** 원문은 다음과 같다: A finding is supported by substantial evidence if a " ‘reasonable mind might accept’ a particular evidentiary record as ‘adequate to support a conclusion.’

이러한 기준으로, 상기 Board 의 (1)번 판단에 중대한 오류 (substantial evidence 기준) 가 있었다고 보기 어려우므로, 재판부는 Board 의 (1)번 판단을 지지한다.

(2)번 판단에 대한 심리 (reasonably pertinent)

선행문헌이 claimed invention 과 reasonably pertinent 한 경우에만, §103 판단에 있어서 선행문헌의 지위를 갖는다. 이것은 “reality of the circumstances” 를 반영하는데 즉, 발명자가 모든 기술분야의 모든 선행문헌을 인지할 수는 없기 때문이다. 실제로, 발명의 과제 해결을 위하여 발명자가 고찰 할 수 있는 선행문헌은 발명자의 예지력 내에서 인지 가능해야지, 발명자의 발명의 달성을 바탕으로 하는 사후적 고찰에 의하여 인지가능한 것이면 안된다.

*** 원문은 다음과 같다: The pertinence of the reference as a source of solution to the inventor’s problem must be recognizable with the foresight of a person of ordinary skill, not with the hindsight of the inventor’s successful achievement.

즉, 선행문헌은 통상의 지식을 가진 자가 합리적인 수준에서 발명의 과제 해결을 위하여 참조할만 한 경우, “reasonably pertinent” 한 것이다.

가령 GPAC 사건에서 재판부는, 평형공기압 도어에 관한 선행문헌이 비소 제거에 관한 claimed invention 과 인간의 진/출입을 허용하는 상황에서 압력을 유지하는 방법에 대하여 해결과제를 공유하고 있다는 사유로 analogous art 관계에 있다고 판결하였다.

Airbus 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 에 근거하여, 닫힌 공간에서 normbaric hypoxic atmosphere 의 화재 억제 용도로의 사용이 당해 기술분야에서 공지임을 성립시킨다고 주장하였다. 따라서, '752 특허의 해결과제를 위하여 ordinarily skilled artisan 은 상기 선행문헌을 합리적으로 참조할 것이므로, analogous art 에 속한다는 주장을 하였다.

재판부는, “reasonably pertinent” reference (prior art) 는 ordinarily skilled artisan 이 합리적으로 자신이 당면한 문제를 해결하기 위하여 참조할 선행문헌이므로, 이는 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 에 대한 (사실적) 질의와 필연적으로 연관된 문제임을 확인하였다.

재판부는 이러한 측면에서, '752 특허와 '652 특허 (prior art) 가 same field of endeavor 관계에 있지 않더라도, 선행문헌 ((2) ~ (5), cited prior art) 을 고려하면, 화제의 방지/억제 분야의 ordinarily skilled artisan 이 문제의 해결을 위하여 '652 특허를 참조할 수 있었으므로, 둘간에는 reasonably pertinent 관계에 있다는 것이다. 그런데, Board 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 을 검토하지 않았으므로, 판결을 기각하고 다시 판단하도록 되돌려 보냈다.

즉, 재판부는 양 당사자에 의하여 인용된 모든 문헌은 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 을 설명하고 판단하기 위한 근거로 고려되어야 한다는 점을 확인하였다.

*** Reasonably pertinent test 에 관한 더 상세한 설명은 필자의 블로그 글 (Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020) 참조