Transistional phrases (MPEP 2111.3)

• Transitional phrase (전이부) 로써 어떠한 것 – comprising, consisting essentially of, consisting of – 을 쓰느냐에 따라, 언급되지 않은 (unrecited) claim limitation 의 포함 내지 제외가 달라짐; transitional phrase 에 의하여 어떠한 element 가 포함 내지 제외되는지는 각각의 사실관계에 기초하여 case-by-case 로 판단할 사항임 (즉, 특정 transitional phrase 를 쓴 그 자체만으로 어떠한 element 가 포함/제외 됨을 절대적으로 결정하지는 않음)
• Comprising 은 including, containing or characterized by 와 같은 뜻이며, unrecited elements (steps) 를 제외하지 않는 open-ended transitional phrase 임. Mars Inc. v. H.J. Heinz Co. (Fed. Cir. 2004)
• Consisting of 는 unrecited elements (steps) 를 제외함
• "Consists of” 가 청구항의 preamble 직후가 아닌 body 어딘가에 존재한다면, 이것은 unrecited elements (steps) 를 제외한다는 강한 추정 (presumption) 이 성립됨; 다만, unrecited elements 를 제외한다는 추정이 청구항 전체에 대하여 효력이 미치는 것이 아니라, 해당 phrase 에만 적용되는 것으로 해석
• Markush group 형식 (group 으로 된 여러 항목 들 중 어느 하나를 선택 가능하게 기재하는 방법) 의 청구항 기재방법에서 선택가능한 여러 항목 들은 consisting of 로 closed group 으로 기재되어야 함 (즉, Markush group 형식으로 기재하면서, consisting of 자리에 comprising (including) 을 쓰면 안됨). Abbott Labs. v. Baxter Pharmaceutical Products Inc. (Fed. Cir. 2003)
• “Consisting essentially of” 는 claimed invention 에 실질적으로 영향을 미치지 않는 elements 를 제외하는 것으로 해석; 즉, consisting of 는 closed end 인데, essentially 가 추가되었으므로, (claimed invention 에 대하여) essential 한 것만으로 제한한 것이므로, non-essential 한 elements 가 있다면 그것은 포함될 수 있다는 의미). In re Herz (CCPA 1976)

• “Consisting essentially of” 관련하여, HZNP Medicines LLC v. Horizon Pharma USA, Inc., Fed. Cir. (2019) 사건에서 재판부는 consisting essentially of 가 하기의 2가지 문제를 야기한다고 판시함. 즉, 
1. “basic and novel characteristics of invention” 이 무엇인가?, 그리고
2. 어떠한 unrecited elements 가 claimed invention 에 대하여 “materially affect” 로 작용하는가?

*** US8,252,838 (Diclofenac topical formulation) 의 claim 49는 다음과 같음

49.  A topical formulation consisting essentially of:

    1–2% w/w diclofenac sodium;

    40–50% w/w DMSO;

    23–29% w/w ethanol;

    10–12% w/w propylene glycol;

    hydroxypropyl cellulose; and

    water to make 100% w/w, wherein the topical formulation has a viscosity of 500–5000 centipoise.

• 재판부는 특히, 1번 이슈에 대하여 명세서에 기재된 basic and novel characteristics of invention 은: (a) better drying time; (b) higher viscosity; (c) increased transdermal flux; (d) greater pharmacokinetic absorption; and (e) favorable stability 의 5가지 인데, 명세서 기재사항에 의하면 (a) better drying time 에 대한 2가지 evaluations 가 서로 배치되므로, PHOSITA 기준으로 claimed invention 은 indefinite 하다고 판결하였음 (The Court limited its determination to the first, "better drying time" property, and found it to be indefinite because the specification set forth two methods for measuring this property gave inconsistent results.)

• 이는, 출원인이 claimed invention 을 "consisting essentially of” 를 사용하여 기재하였으므로, 후에 claim 그 자체에 의존하여 claimed invention 이 definite 하다고 주장할 수 없기 때문이라고 함
• 즉, 출원인은 “consisting essentially of” 를 transitional phrase 로써 선택하여 청구항을 기재한 경우, 명세서 기재사항에 충분히 “basic and novel characteristics of invention” 이 표현되도록 세심한 주의를 기울여야 함