(책출판) 연방법원 판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피

제가 2023.4월말, "연방법원판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피" 를 제목으로 책을 출판하였습니다.

책의 첫 페이지에 실린 소개글은 아래와 같습니다:

기업이 하나의 제품을 출시하기 위하여 연구개발을 수행하고, 제품이 개발되어 여러 가지 방법으로 영업과 마케팅을 전개한 후, 고객사와 물품공급계약을 체결하여 비로소 제품에 의한 매출이 발생하게 되기까지 다양한 특허문제에 직면하게 된다. 그런데, 특허분쟁은 일단 발생한 후에는 대응할 수 있는 방법이 제품의 제조와 판매를 중단하거나, 특허권자가 요구하는 특허 로열티 또는 특허침해에 따른 손해배상액을 지불하는 것 외에는 뾰족한 수가 없는 경우가 많다. 게다가 특허문제는 제품이 포함하는 기술적 측면과 함께 특허법, 계약법 등 법률적 고려를 복합적으로 해야하기 때문에, 전문가를 선임하여 고액의 비용을 들여야 하는 만큼 기업으로서는 큰 부담이 아닐 수 없다.

제품을 개발하기 시작한 초기부터 특허분쟁 이슈를 점검한다면 제품을 판매하여 매출을 얻는 시점에서 금전적으로나 사업적으로 보다 효율적인 방법으로 특허문제를 해결할 수 있게 된다.

필자는 여러 기술 분야의 대, 중 및 소기업 특허담당자로 재직하면서 기업 특허전략 및 특허관리체계 수립, 특허 portfolio 설계, 특허 검증 및 R&D 연계 특허 획득 등 다양한 기업의 특허활동을 경험하였다. 현재는 미국 변호사로 특허사무소에 재직하면서 고객사의 미국특허소송 대리, 특허감정(opinion of counsel) 등의 서비스를 제공하고 있다.

본 미국특허 분쟁 대응 레시피는 필자가 기업 특허담당자 재직 시절 얻은 경험과 미국변호사로서 축적한 법률 지식을 융합하여, 기업의 제품 개발에서부터 영업, 마케팅과 판매에 이르기까지 각 단계에서 발생할 수 있는 미국특허 이슈를 어떻게 대처할 수 있는지 그 가이드라인을 제공하기 위하여 작성하였다.

특히, 단계별 행동 요령, 그러한 행위가 필요한 법률적 사유, 그리고 그에 따른 사후적 법률효과에 대하여 미국 연방법원의 판례를 사례로 들어 설명하였다. 미국은 성문화된 연방 특허법 (35 U.S.C.) 이 있으나, 그에 대한 해석과 적용을 이해하는데에는 연방법원의 판결문을 보는 것이 필요하다. 특허 판결문에는 특허권자가 인용한 특허와 그 기술적 구성, 특허의 침해, 무효 등의 실체적인 사유, 각종 결정을 위한 기준(standard of review, burden of proof 등)과 특허소송을 진행하는 주체 간의 의무와 역할, 연방 민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure)에 따라 진행되는 절차와 결정 등 핵심적이고 복합적인 내용이 수록되어 있다. 이를 이해하는 것이 미국 특허법과 제도를 이해하는데 가장 훌륭한 방법이라고 추천할 수 있다.

기업 특허담당자 입장에서는 특허권자(경쟁사)로부터 특허 경고장을 받거나, 특허소송에 피소되는 등 방어적 측면의 특허분쟁대응 활동이 나의 특허를 활용하여 권리행사를 수행하는 공격적 측면보다 그 대응 방법, 대응을 위한 의사결정, 비용의 집행 등에서 시급성을 요구받게 되므로, 본 책의 순서는 1. 방어편, 2. 공격편으로 구성하였다. 그리고, 큰 틀에서는 기업이 제품을 개발하고 매출을 발생시키기 위하여 수행하는 기업활동 순서대로 필요한 특허활동을 기술하였다.

모쪼록 본 책자의 내용이 독자로 하여금 각자의 특허분쟁 해결에 필요한 심도 있는 정보 수집을 위한 단초가 될 수 있기를 희망하는 바이다.

인터넷 교보문고, 예스24 또는 알라딘을 통해 구매할 수 있습니다.