Rescinding disclaimer in the specification at continuation application (Akeva v. Nike, Fed. Cir., 2020)

Akeva L.L.C. v. Nike, Inc., No. 2019-2249 (Fed. Cir. Jul. 16, 2020)

Akeva 는 footwear 특허 포트폴리오를 보유했는데, US 5,560,126, US 6,966,130, US 7,114,269, US 5,380,350, US 7,540,099 등이다. 상기 특허는 모두 ’126 특허를 우선권 기초로 하고 있는 Continuation patents (연속출원에 의한 특허) 이다. ASICS 가 Akeva 특허에 대한 declaratory judgment of non-infringement 를 신청하자, Akeva 는 그에 대응하여 특허침해소송을 제기했고, 이어서 ADIDAS, NEW BALANCE, PUMA 를 피고로 추가하였다.

1심 재판부가 summary judgment of no infringement 및 무효판결하자, Akeva 는 항소하였다. 

Asserted patents 는 athletic shoe rear soles and midsoles 의 개선에 관한 것이다. 명세서는 rear sole 이 운동화의 다른 부분 보다 빠르게 닳고, mid sole 은 압축되어 경화되는 문제에 대하여, (1) rear sole 은 heel support 에 탈착가능하게 부착하거나 회전가능하게 탑재하고, (2) mid sole 에는 graphite 를 삽입함으로써 해결 가능하다고 기재하고 있다. Abstract 도 마찬가지로 “a heel support for receiving a rotatable and replaceable rear sole 과 graphite insert to reduce midsole compression” 을 기재하고 있다. 

’126 특허를 우선권 기초로 하는 일련의 Continuation patents 에는 타 소송에서 인용되었던 US 6,604,300 이 포함되어 있다. Akeva L.L.C. v. Adidas-Salomon AG, 208 F. App'x 861, 864-65 (Fed. Cir. 2006) (Akeva I) 해당 사건에서 재판부는 “rear sole secured” 를 “selectively or permanently fastened, but not permanently-fixed into position” 으로 해석하였다. 즉, “rear soles that can be rotated or replaced,” but they are not permanently fixed in position 이라는 의미이다. 출원당시 ’269 특허는 ’300 특허와 동일한 명세서 기재사항을 가졌었는데, Akeva 는 심사 중 disclaimer 를 회피할 목적으로 Akeva I 판결을 IDS 로 제출하면서, ’300 특허의 명세서 기재 중 disclaimer 를 철회 (rescind) 한다는 의도를 진술했다. 다른 Continuation patents 는 ’269 특허를 우선권 기초로 하며 출원시점에서 또는 심사 중 상기와 유사하게 명세서를 보정하였다. 

(그 결과) 본 사건에 인용된 특허들 모두에는 conventional fixed rear sole 이 포함되어 있는데, 피고 (Nike) 는 “rear sole secured” 가 Akeva I 사건의 ’300 특허와 마찬가지로 conventional fixed rear sole 은 포함하지 않는다고 주장하였다.

Claim 25 (’126 특허) 는 다음과 같다:

25. A shoe comprising:

an upper having a heel region;

a rear sole secured below the heel region of the upper; and

a flexible plate having upper and lower surfaces and supported between at least a portion of the rear sole and at least a portion of the heel region of the upper, peripheral edges of the plate being restrained from movement relative to an interior portion of the plate in a direction substantially perpendicular to a major axis of the shoe so that the interior portion of the plate is deflectable relative to the peripheral edges in a direction substantially perpendicular to the major axis of the shoe.

1심 재판부는 Akeva 의 “rear console secured” 해석 주장에 대하여 collateral estoppel 을 적용하지 않았는데, 비록 ’300 특허의 명세서 기재사항이 ’126 특허와 매우 유사하나, (disclaimer 때문에) 동일하지는 않기 때문이었다. 그러나 1심 재판부는 ’126 특허는 conventional fixed rear soles 에 대하여 disclaimer 하고 있다고 결론지었고, 그 결과 “rear sole secured” 는 “rear sole selectively or permanently fastened, but not permanently fixed into position” 의 의미라고 하였다. 즉, rear sole 은 (1) detachable 또는 (2) attached and rotatable, but a conventional fixed rear sole is not within the scope of the claim 이다. 그에 따라, 1심 재판부는 피고가 특허를 침해하지 않았다고 summary judgment 판결 하였다.

Continuation patents 에 대하여, 1심 재판부는 Akeva 가 명세서를 보정함으로써 disclaimer 를 회피했음을 인식하였다. 그런데, Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 priority 를 상실할 경우, Nike 의 conventional fixed rear soles 제품의 판매 (on sale) 에 의하여, 해당 특허들은 신규성 위반 (sold more than one year prior to the Continuation Patent’s filing dates) 으로 무효이다. ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear sole shoes 를 제외 (disclaim) 하였다는 자체적 판단과, ’300 특허 명세서는 conventional fixed rear sole 을 제외 하였다 (disclaim) 는 Akeva I 판결에 근거하여, 1심 재판부는 Akeva 의 disclaimer 를 철회하는 보정이 특허청구범위를 확장하는 신규사항 추가 (new matter) 에 해당하는 것으로 판단하였고 그 결과, Continuation patents 는 Nike 의 제품 판매에 의하여 102 위반 (on-sale bar) 으로 무효라고 판결하였다.

Claim construction 은 question of law 인데, underlying fact inquiries 를 포함할 수 있다. 따라서, 2심은 intrinsic evidence 에 근거한 claim construction 은 de novo 기준으로, subsidiary fact findings 에 대하여는 clear error 기준으로 검토한다. Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1337 (Fed. Cir. 2015)

청구항 용어는 ordinary and customary meaning 으로 해석되는데, 이는 PHOSITA 에 의하여 출원시점에서 명세서 기재사항에 비추어 이해되는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) 그런데, 출원인이 청구항 용어에 대하여 ordinary and customary meaning 이 아닌 특별한 정의를 채용한다면 그에 따라 해석해야 한다. Ancora Techs., Inc. v. Apple, Inc., 744 F.3d 732, 734 (Fed. Cir. 2014)

본 사건의 claim construction 문제 역시 Akeva I 사건에서 ’300 특허에 대하여 판단한 바와 같이, “rear sole secured”가 conventional fixed rear soles 을 포함하느냐 이다. CACF 가 SciMed Life Systems 사건에서 판단한 것과 같이, 명세서가 본 발명에 대하여 특정 특징 (particular feature) 을 배제하고 있다면, 그러한 특징은 claim 의 범위 밖에 있는 것으로 해석해야 한다. SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001)

’126 특허의 명세서 기재사항에는 많은 부분에는 conventional fixed sole 을 본 발명에서 제외한다는 기재가 있다. Akeva 는 ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear soles 를 배제 (disclaim) 하지 않았고, 명세서는 서로 독립된 2가지 별개의 발명을 개시하고 있다고 주장한다, 즉, (1) rotatable and/or detachable rear soles, and (2) a flexible plate in the midsole. 그러나 본 재판부는 그 주장에 동의하지 않으며, 명세서는 하나의 발명 즉, “a shoe with a detachable or rotatable rear sole that may additionally have a flexible plate”만을 기재하고 있다고 판단한다. Akeva I 에서 재판부는 ’300 continuation-in-part 특허가 "[t]he flexible region also need not be used only in conjunction with a detachable rear sole, but can be used with permanently attached rear soles as well."로 기재하고 있는 부분은 "[t]he 'permanently attached' language in the specification contemplates shoes with heels that are permanently fixed (cannot be interchanged) but are rotatable." 즉, 여전히 conventional fixed sole 은 아닌 것으로 판단하였다. 이는 ’300 특허 명세서와 완전히 동일 (identical) 하지는 않지만, 실질적으로 동일 (virtually identical) 한 ’126 특허 명세서 기재사항에서도 마찬기지이다. 

두번째로 살펴볼 것은 Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 우선권 주장의 적절성 여부이다. Priority 를 청구하기 위해서는 우리의 판례들은 개시의 연속성 (continuity of disclosure) 이 필요한 점을 강조한다. Hollmer v. Harari, 681 F.3d 1351, 1355 (Fed. Cir. 2012)

’300 특허는 athletic shoe with conventional fixed rear sole and midsole insert 를 권리범위에서 명확하게 제외하는 disclaimer 를 기재하였으므로, Akeva 의 Continuity patents 에 있어서의 chain of continuity 가 중단되었다. Akeva I 재판부의 판결과 같이, Akeva 의 priority 이슈에 있어서의 문제점은 ’300 특허의 conventional fixed rear soles 에 대한 disclaimer 에 의하여 priority chain 이 중단되고 결과적으로 Continuation patents 는 ’126 특허에 대한 우선권 주장이 불가능해졌다는 점이다.

Akeva 는 Continuation patents 에서 disclaimer 를 철회 (rescind) 하였으므로 Continuation patents 의 ’126 특허에 대한 우선권 주장 (priority) 가 가능하다고 주장하였으나, 이를 뒷받침하는 case law 를 제시하지 못했고, 결과적으로 본 재판부는 해당 주장을 받아들이지 않는다.

Akeva 는 claim scope 가 후출원된 Continuation patent 에서 disclaimer 에 의하여 그 범위가 확장된 판결 Hakim v. Cannon Avent Group, PLC, 479 F.3d 1313, 1317-18 (Fed. Cir. 2007) 및 Luv N' Care, Ltd. v. Jackel International Limited, 115 F. Supp. 3d 808, 819-21 (E.D. Tex. 2015) 를 제시할 수 있었을 것이다. 그러나 해당 판례는 심사 (prosecution) 중의 claim scope 에 관한 prosecution disclaimer 에 관한 사건이다. 그리고 해당 사건에서는 written description 에 의하여 확장된 claim scope 에 대한 적절한 뒷받침이 존재한 상황이었고, 출원인은 후출원 특허 심사과정에서 선행 특허에서 행한 prosecution disclaimer 를 명확하게 철회 (explicitly rescinding) 했었다. 

이와는 차이가 있게, 본 사건의 disclaimer 는 특허권자가 명세서에 본 발명으로 기재했던 특정 실시예를 disclaimer (specification disclaimer) 하고 있다. 더욱이 CACF 는 발명의 한정사항을 제외하는 것은 기재사항을 확장하는 결과를 가져온다는 판결을 내린 바 있다. Anascape, Ltd. v. Nintendo of Am. Inc., 601 F.3d 1333, 1338 (Fed. Cir. 2010) 

본 사건에서도 specification disclaimer 에 의하여 ’300 특허의 명세서 기재사항에서 제외되었던 실시예가 Continuation patents 에 다시 포함되는 결과를 초래하였다. 그러므로 재판부는 이러한 specification disclaimer 의 철회를 Continuation patents 관계를 유지한 상태에서 가능한 것으로 판단하지 않는다.

상기와 같은 이유로 ’300 특허에 의하여 chain of priority 는 중단되었고, 결과적으로 Nike 제품에의하여 asserted claims 는 on-sale bar 를 근거로 무효판결한다.

Wireless communications in its generic use is an abstract idea (Chamberlain v. Techtronic, Fed. Cir., 2019)

 Chamberlain Grp. v. Techtronic Indus. Co., 935 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 US 7,224,275 (Movable barrier operators status condition transception apparatus and method) 에 대하여, CAFC 가 abstract idea 로 특허무효 판결한 사건이다. CAFC 는 ’275 특허의 claim 1이 Alice two-step analysis 에 의하여 판단한 결과, 종래의 wireless communications 를 사용하는 abstract idea 에 불과하므로, patent ineligible concept 에 해당한다고 판결하였다.

’275 특허는 movable barrier (e.g., garage door) 의 상태정보를 송/수신하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. ’275 특허에 의하면, movable barrier operator 는 movable barrier 의 상태정보를 다양한 주변장치 가령, 센서, 알람, 디스플레이, 등기구 (light) 와 교신한다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A movable barrier operator comprising:

a controller having a plurality of potential operational status conditions defined, at least in part, by a plurality of operating states;

a movable barrier interface that is operably coupled to the controller;

a wireless status condition data transmitter that is operably coupled to the controller, wherein the wireless status condition data transmitter transmits a status condition signal that:

corresponds to a present operational status condition defined, at least in part, by at least two operating states from the plurality of operating states; and

comprises an identifier that is at least relatively unique to the movable barrier operator, such that the status condition signal substantially uniquely identifies the movable barrier operator.

 Techtronic Indus. (TTI) 는 ’275 특허가 특허받을 수 없는 발명에 해당한다고 주장하였는데, 1심 재판부는 그러한 주장에 반하여, ’275 특허는 특허받을 수 있는 발명이라고 판결하였다. 1심 재판부에 따르면, ’275 특허는 무선으로 상태정보를 송/수신하는 garage door opener 에 관한 것이므로, abstract idea 에 해당하지 않는다고 판단하였다. 특히, ’275 특허는 데이터를 특별한 방법에 의하여 송/수신하는 것으로써, 종래 기술에 대하여 특별한 개량에 해당한다고 판단 사유를 밝혔다.

Patent eligibility 는 법률심 (question of law) 의 문제로써, 이는 그 저변의 사실 문제 (question of fact) 를 포함할 수 있다. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., Fed. Cir. (2018) 따라서, patent eligibility 에 대한 2심 재판부의 검토 기준은 de novo 이다.

Supreme Court 는 abstract idea category 에 있어서 오랫동안 idea 그 자체는 특허받을 수 없다는 점을 명확히 하였다. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014)

Alice step 1에 따라, 본 재판부는 claim 이 prior art 대비 어떠한 진보된 사항의 청구 (claimed advance) 가 있는지를 검토한다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) 그러한 검토에 있어서, 명세서 기재사항은 claim 이 어떠한 발명에 관한 것인지 조명하는데 도움이 되는 것은 사실이지만, 반드시 기재되어 있는 그대로의 claim language 에 따라 발명을 정의하는 것이 필요하다. 

(원문은 다음과 같다: While the specification may help illuminate the true focus of a claim, when analyzing patent eligibility, reliance on the specification must always yield to the claim language in identifying that focus. 즉, 명세서 기재사항과 claim 중 claim 기재사항을 더 충실하게 따라 발명을 정의해야 한다는 의미이다.)

Claim 1은 “wirelessly communicating status information about a system”으로 발명을 정의하고 있다. 명세서도 그러한 결론을 뒷받침하는데, 종래의 movable barrier operator system 과 본 발명의 차이점은 status information 이 무선으로 통신하는 점이라고 기재하고 있다. 그리고 그 사유는 physical signal path 를 사용했을 경우의 단점 (e.g., additional cost, exposed wiring, increased installation time) 을 개선하기 위한 것이라고 기재하였다.

Wireless communicating status information about a system 은 abstract idea 에 지나지 않는다. (이에 관한 CAFC 의 복수의 판결이 존재한다.) 특히, DIRECT TV 판결에서, CAFC 는 regional broadcast content 를 out-of-region 수신자에게 wireless communication 을 통하여 제공하는 것은 abstract idea 에 불과하다고 판결한 바 있다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) Affinity Labs 사건에서, CAFC 는 streaming content 를 handheld wireless electronic device 로 전송하는 media system 에 대하여 abstract idea 로 판결한 바 있다. Affinity Labs of Texas, LLC v. Amazon.com Inc., Fed. Cir. (2016) 상기의 사건 판결에서 보듯이, wireless 환경에서 정보를 송/수신하는 것에 대한 광의의 개념은 abstract idea 에 지나지 않는다.

만약, 어떠한 claim 이 통신시스템의 기술적 개량을 특별한 실시 (specific implementation) 만으로 한정한다면, 그것은 abstract idea 가 아니다. 본 사건에 있어서, 특별한 방법이나 수단을 확인할 수 없다. 오히려, 명세서 기재사항은 데이터를 wireless 환경에서 전송하는 것은 “well understood in the art”라고 하였다.

청구인 (CGI) 은 claim 이 physical nature 를 갖는 element (e.g., controller, interface, wireless data transmitter) 를 포함하므로, abstract idea 는 아니라고 주장하였으나, 이는 종래기술을 그대로 채용한 것에 불과 (“using off-the-shelf technology for its intended purpose”) 하므로, 그러한 physical nature 그 자체로써 abstract idea 에 해당하는 claim 을 그것으로부터 벗어나게 할 수는 없다.

‘Inventive concept’ step (Alice step 2) 에서, 우리는 어떠한 claim element 가 더해진 것이 있는지 좀 더 특정하여 검토한다. 단순히 conventional step 을 부가하는 것, high level of generality 로 특정하는 것 등은 inventive concept 을 제공하는데 부적절하다.

명세서 기재사항에 따르면, claim element 각각 – controller, the interface, the wireless data transmitter – 이 “well understood in the art”라고 하였다. 이러한 conventional component 를 통상의 방법 (generic way) 으로 사용하는 것으로는 abstract idea 를 inventive concept 으로 변환할 수 없다. 즉, wireless communication 그 자체만으로는 본 발명을 inventive concept 으로 되게 할 수 없다.

따라서, 본 재판부는 1심 판결을 파기하고 환송한다.

Expert testimony is merely an extrinsic evidence (Genuine Enabling Tech. v. Nintendo, Fed. Cir., 2022)

Genuine Enabling Technology LLC v. Nintendo Co., Ltd., No. 20-2167 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 CAFC 가 expert testimony (전문가 진술) 가 extrinsic evidence (외부적 증거) 에 불과하므로, 이를 바탕으로 intrinsic record 를 참작하여 해석되는 claim term 의 의미에 반하게 해석할 수 없다고 판결한 사건이다.

Genuine Enabling Technology 는 Nintendo 가 자신의 특허 US 6,219,730 를 침해했다고 특허소송을 제기하였다. 1심 재판부는 “input signal”의 claim construction 을 Nintendo 의 해석과 일치하는 것으로 한 다음, 특허비침해 결정 (summary judgment) 하였다. 이에, Genuine 은 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 있음을 사유로 항소하였다.

’730 특허 (Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Additional Input Signal) 는 사용자 입력수단 (Unser Input Device, UID) 에 관한 것인데 특히, computer resource 를 효율적으로 사용하는데 특징이 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

Genuine (발명자 Nguyen) 은 ’730 특허 출원 후, 심사관의 prior art (US 5,990,866, Yollin) 사유의 비자명성 위반 거절이유 극복을 위하여, Yollin 에 기재된 “slow varying physiological response signals”에 대한 자신의 발명의 차이점으로 “signals containing audio or higher frequencies” 를 주장하였다. 

발명자의 argument 중 일부는 다음과 같다:

Yollin only uses the configuration to receive the slow varying signal coming from the physiological response sensor(s). Yollin is not motivated and does not anticipate their use for receiving signals containing audio or higher frequencies in place of the physiological response sensor(s).

1심 재판 중 양측은 “input signal” 에 대한 claim construction 에서 충돌하였는데, Genuine 은 “a signal having an audio or higher frequency”로 주장하였고, Nintendo 는 그보다 더 한정적으로 해석하였는데, “signals that are 500 Hz or less” 로 주장하였다. 그리고 그러한 claim construction 을 뒷받침하기 위하여, 전문가 진술 (declaration by Dr. Howard Chizeck) 을 제출하였다. Dr. Chizeck 은 자신의 진술을 뒷받침하는 문헌 (Yuce, et al) 을 제시했는데, 해당 문헌에 따르면, 심사관이 인용한 prior art (Yollin) 에 기재된 physiological sensors 에 의한 신호가 10 – 500 Hz for EMG (electromyogram) 이라고 되어 있다. 1심 재판부는 그러한 전문가 진술을 바탕으로, 발명자가 거절이유 극복을 위하여 행한 보정에 의하여 input signal 은 “signals that are 500 Hz or less”로 해석하는 것이 맞다고 결론지었다. 그러면서, Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC., Fed. Cir. (2007) 판결을 인용했는데, 해당 판결에는 출원인의 어느 한 사유에 대한 보정을 수행하면서 disclaimer 를 했다면, 그러한 disclaimer 는 해당 선행문헌이 기재하고 있는 다른 사유에 대한 disclaimer 로 작동한다. (“an applicant’s argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”) 고 하였다.

즉, 본 사건에서 발명자 (Nguyen) 는 Yollin 에 대하여 “audio or higher frequencies” 라고 발명의 차이점을 주장한 것에 불과하나, 이는 결국 Yollin 에서 기재하고 있는 ‘slow-varying’ the range of frequencies’ 에 대한 disclaimer 로 작용한다고 결정하였다.

1심의 prosecution disclaimer 결정에 대한 2심 판단 기준은 de novo 이다. Shire Dev., LLC v. Watson Pharms., Fed. Cir. (2015) 

CAFC 는 claim construction 에 있어서, intrinsic evidence 의 중요성을 일관성 있게 강조해 왔는데, 그러면서도 어떠한 상황에서는 extrinsic evidence 의 사용도 인정하였다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005) (en banc) 

그러나 extrinsic sources 의 참작에는 주의가 필요한데 그 이유는 다음과 같다:

1. Extrinsic sources 는 본 발명의 claim scope 를 위하여 쓰여지지 않았고,
2. PHOSITA 의 수준으로 쓰여지지 않았을 공산이 크고 (e.g., 특정 기술분야의 PHOSITA 이상의 수준을 가진 자 대상으로 쓰인 경우),
3. Litigation bias 가 존재할 수 있으며,
4. Litigant 의 입장을 유리하게 하는 용도로 선택 되었을 수 있다.

즉, extrinsic evidence 는 재판부가 특허 발명의 이해를 위하여 참조할 수 있으나, 그 마저도 (intrinsic evidence 에 의한) claim term 의 해석과 배치되는 의미로는 해석 불가하다. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

전문가 진술 (expert testimony) 는 그러한 extrinsic evidence 의 한가지에 불과하다. 따라서, 전문가 진술에 기대어 intrinsic record 에 의한 해석으로부터 중대하게 벗어나는 claim construction 을 하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 전문가 진술에의 의존은 그러한 진술이 intrinsic record 와 일치하는 경우 (consistent) 에 한하여 가능하다. Intrinsic record 를 바탕으로 claim construction 을 해야 하고, 그러한 해석이 명확하다면 그것으로 결정해야 한다.

Doctrine of prosecution disclaimer (출원경과 상의 권리포기) 에 이르기 위한 출원인의 disclaimer 는 statement (진술) 가 “reasonable clarity and deliberateness” (합리적으로 명확성 및 고의) 의 수준에 이름으로써, “so unmistakable as to be unambiguous evidence of disclaimer” (오해의 소지가 없고 모호함이 제거) 여야 한다. 또한, prosecution disclaimer 를 주장하는 자에게 그러한 입증책임이 있다. Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., Fed. Cir. (2016)

본 사건에서, intrinsic record 와 prior art (Yollin) 어디에도 PHOSITA 입장에서 claim scope 를 500 Hz 로 이해하도록 하는 기재가 존재하지 않는다. 그러므로 1심 재판부가 전문가 진술에만 의존하여 500 Hz 로 한정 해석한 것은 오류가 있다. CACF 는 input signal 을 “a signal having an audio or higher frequency” 로 해석하고, 그러한 claim construction 을 바탕으로 재심을 주문하면서 사건을 1심 재판부로 돌려보냈다.

Claim construction - 명세서 기재사항으로의 한정 해석 여부 (Littelfuse v. Mersen, Fed. Cir. 2022)

 

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., No. 21-2013 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 claim construction 에 있어서, 명세서 기재사항에 의하여 claim element 가 한정해석 될 수 있는지를 판단한 CAFC 의 판결이다.

*** 본 판결에는 claim construction 시, 명세서 기재사항 및 출원경과 사항을 (1) 참작하여 해석할 것인지, (2) 한정해석 할 것인지에 관한 다양한 CAFC 판례를 인용하고 있다. 그러한 판결에 주목하여 본 판결을 이해하는 것을 추천드린다.

Littelfuse 는 US 9,564,281 의 특허권자인데, ’281 특허는 “fuse end cap for providing an electrical connection between a fuse and an electrical conductor” (전선의 fuse 와 electrical conductor 간의 연결을 제공하기 위한 구성) 에 관한 것이다. Littelfuse 는 Mersen 이 해당 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. ’281 특허의 명세서는 end cap 에 관한 3가지 실시예를 기재하고 있는데, (1) machined end cap, (2) stamped end cap, (3) assembled end cap 이다.

명세서 기재사항에 따르면, (1) machined end cap 과 (2) stamped end cap 은 “single piece of any suitable, electrically conductive material” 로 구성되며, 그런데 (3) assembled end cap 은 “two separate pieces of any suitable, electrically conductive material” 로 구성된다. (3) 실시예를 구성함에 있어서, terminal 과 mounting cuff 는 상이한 물질 (separate pieces of material) 을 사용한다. 

CAFC 재판부의 판단의 이슈가 된 claim 10 은 다음과 같다:

10. A fuse assembly comprising:

a first fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity;

a fastening stem that extends from the mounting cuff of the first fuse end cap and into the second cavity of the terminal;

a second fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity, and a fastening stem that extends from the mounting cuff of the second fuse end cap and into the second cavity of the terminal . . . .

Claim 10 의 종속항 claim 19, 20 은 다음과 같다:

19. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is machined form a single, contiguous piece of conductive material.

20. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is stamped from a single, contiguous piece of conductive material.

심사관은 심사과정에서, restriction requirement 를 발행했는데, 그 이유는 상기 3건의 실시예는 distinct species 관계에 있다고 지적하였다. 이에 대하여, Littelfuse 는 assembled end cap 을 election 하였고, 이후, 심사관은 claim 8 - 9 와 claim 19 - 20 을 심사 제외하였다. PTO practice 에 의하면, 해당 종속항에 대하여 심사를 거쳐 generic claim 이 등록 가능한 경우, 제외 했던 species claim 을 회복시킨다. (즉, Littelfuse 는 물론 USPTO 도 end cap 의 3가지 실시예는 서로 다른 물품 (구성) 임을 확인했다는 의미이다.)

심사관은 상기 종속항 (8. 9, 19, 20) 즉, single piece of material 로 된 end cap 이 claim 1, 10 (end cap 이 single piece of material 이나 separate piece of material 로 한정되지 않은 청구항) 과 양립할 수 있는 것으로 판단하였다.

1심 재판부는 “fastening stem” 을 “stem that attaches or joins other components” 로 claim construction 하면서, claim 1, 10 이 single-piece apparatus 즉, end cap formed from a single piece of material 을 포함하지 않는 것으로 해석하였다.

이러한 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, 2심 재판부는 de novo 기준으로 검토하되, 관련된 사실관계 (subsidiary factual findings) 는 clear error 기준으로 검토한다.

CAFC 는 1심 재판부의 claim 1, 10 이 multi-piece apparatus 만을 포함한다는 claim construction 에 동의하지 않는다. Claim term 은 특허 출원 시점의 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. Claim 과 명세서 기재사항 중에 용어가 어떻게 사용되었는지가 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미가 무엇인지에 대한 강한 증거이다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)

Claim structure 는 그러한 과정에서의 이해를 명백하게 해준다. 독립항 1, 10 은 fuse end cap 이 3개의 elements – mounting cuff, terminal, fastening stem – 를 포함하는 것으로 기재하고 있고, 그의 종속항 8, 9, 19, 20 은 claim 1, 10 을 추가로 한정하면서 end cap 이 “from a single, contiguous piece of conductive material” 로 되는 것으로 기재하고 있다.

특허법 상의 정의 규정에 따라, 독립항은 그의 종속항보다 그 권리범위가 넓고, 종속항이 발명의 특정 실시예로 읽힌다면, 그의 독립항은 필연적으로 종속항에서 규정한 특정 실시예를 반드시 포함해야 한다. Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., Fed. Cir. (2020) 그렇지 않다면, 종속항은 권리범위가 없고, 그렇게 되면 그 종속항은 존재 의미를 잃는다. 그러한 결과로 되는 claim construction 은 지양 되어야 만 한다. Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., Fed. Cir. (2018)

본 사건의 CAFC 재판부는 presumption of differentiation 이론이 변경을 허락하지 않는 (hard and fast) 규정이 아닌 점을 주지한다.  Seachange Int’l, Inc. v. C–COR, Inc., Fed. Cir. (2005) 실제로, claim differentiation 에 의하여 성립된 추정은 명세서 기재사항 내지 출원경과 사항에 의하여 극복될 수 있다. Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson, and Co., Fed. Cir. (2011)

그러나, 본 사건에 있어서 Littelfuse 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함한다는 해석 – 은 명세서 기재사항에 의하여 뒷받침 된다. 더욱이, Mersen 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함하지 않는다는 해석 – 이면 종속항 존재 의미를 상실할 뿐만 아니라 종속항의 권리범위가 없게 된다. 상기 CAFC 의 선판결에서 살펴본 바와 같이, 그러한 claim construction 은 지양되어야만 한다. 명세서 기재사항에 의하면, fastening stem 은 “projecting from a side of the mounting cuff (460) opposite the cavity (425)” 라고 한다. PHOSITA 는 해당 기재사항에 의하여, fuse end cap 이 single piece of material 로 구성되는 실시예의 경우에 있어서도 stem 은 mounting cuff 의 측면으로부터 돌출된 것으로 이해 할 수 있다.

재판부는 이러한 해석을 바탕으로, “fastening stem” 한정에 의하여 claim 1, 10 의 fuse end cap 이 multiple pieces of material 로 해석하게 하지 않는다고 결론 지었다. 즉, 1심 재판부의 fuse end cap 에 대한 claim construction 을 파기 환송하였다.

Added burden of overcoming the deference - qualified PTO examiner's job (Shire v. Amneal, Fed. Cir., 2015)

Shire LLC v. Amneal Pharmaceuticals, LLC, 802 F.3d 1301, 116 U.S.P.Q.2d 1607 (Fed. Cir. 2015)

본 사건은 특허출원 과정에서 심사관에 의하여 검토된 prior art – 이는 특허공보에 기재된다 – 를 이용하여 특허 등록 후 무효 주장하는 경우, 무효를 주장하는 자는 더 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결이다. 출원인은 자신의 발명의 특허성에 영향을 주는 사항에 대하여 PTO 에 개시할 의무 (duty of candor) 를 갖는데, IDS 가 그러한 의무를 행하는 수단 중 하나이고, IDS 에 의하여 제출된 prior art 에 관한 것이다. 즉, 특허권장 입장에서는 IDS 로 제출한 prior art 에 대하여 자신의 특허 등록 후 다소간의 방어적 효과를 기대할 수 있는 점이 있다.

문제가 된 특허는 US 7,105,486 등 Shire 의 보유특허 4건인데, 특허 (patents-in-suit) 는 amphetamine 유도체에 관한 것으로, amphetamine 은 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, 주의력 결핍장애) 치료제로 널리 쓰인다. ’486 특허는 amphetamine 의 공유결합 변형 (covalent modification) 을 이용하여 약물 남용에 따른 역효과를 감소시키는 것에 관한 것이다.

1심 재판부는 ’486 특허가 무효가 아니라는 약식판결 결정을 내렸다.

항소심 재판 청구인 (피고) 은 ’486 특허의 비자명성 위반에 따른 무효 주장을 하였는데, 2건의 prior art 즉, Australian patent application No. 54,168/65 (AU ’168) 과 US 3,843,796 에 근거하였다. 그런데, 피고가 무효 주장의 근거로 제시한 primary reference (AU ’168) 는 심사과정 중 이미 검토된 prior art 로써, ’486 특허 공보 (gazette) 에 기재되어 있었다. 

항소심 재판부는 AU ’168 이 ’486 특허에 기재되어 있으므로, 이는 해당 특허의 심사 과정 중 심사관이 검토한 것으로 추정되며, 심사관은 일정한 자격을 갖춘 정부의 대리인 (qualified government agency) 으로써, 자신의 본연의 업무를 적절한 수준으로 수행한 것으로 의제되고, 그럼에도 ’486 특허가 등록된 것이므로, 이러한 prior art 에 다시 근거하여 특허무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임 (added burden of overcoming) 을 갖는다고 하였다.

재판부는 또한 일단 특허가 심사 과정을 거쳐 등록되면 특허는 유효한 것으로 추정되므로, 그에 대한 무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결도 인용하였다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd., ––– U.S. ––––, 131 S.Ct. 2238, 2242 (2011)

재판부는 그러면서, AU ’186 과 US 3,843,796 을 결합하여 본 발명에 이르는 것이 PHOSITA 수준으로 자명하지 않는 사유로 ’486 특허의 유효를 결정한 1심 판결을 지지하였다.

*** 본 사건은 이외에도, 비자명성 판단 시, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이하 생략한다.

Preamble construed as if in the balance of the claim - life, meaning and vitality (Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, Fed. Cir., 1999)

Pitney Bowes v. Hewlett-Packard Company, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir., 1999) 

본 사건은 특허 청구항의 preamble (전제부) 이 어떠한 때 claim limitation 으로 해석되는지에 대한 판결이다. 원칙은 preamble 이 claim limitation 이 아니고, body (본체부) 에 기재된 사항만 claim limitation 이지만, 다음의 2가지 경우 즉,

(1)   the preamble recites limitations of the claim, or

(2)   necessary to give life, meaning, and vitality to the claim

라면, preamble 이 claim limitation 으로 해석된다.

(상기 1, 2 에 더하여, 출원인이 심사과정에서 심사관의 거절이유를 극복할 목적으로 preamble 을 발명의 특징으로 주장하였을 때에도, preamble 은 claim limitation 이 된다. (Data Engine Tech. v. Google, 2021-1050, Fed. Cir., 2021))

Pitney Bowes 는 Hewlett-Packard 를 상대로 특허침해금지 청구소송을 제기하였는데, Pitney Bowes 의 미국특허 US 4,386,272 (Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes) 는 레이저 프린터에 관한 것이다. '272 특허는 종래 기술이 가지고 있던 프린트 결과물의 불균일함 (jaggies) 의 해결을 위하여 toner dots 를 이용하는 것에 관한 방법 및 장치를 claim 으로 하였다.

Claim 1 이 항소심 재판부가 검토한 청구항인데 다음과 같다:

1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising:

directing a plurality of beams of light towards a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

 

Claim construction (Markman hearing) 단계에서 양측은 "spots of different sizes” 의 해석에서 대립하였는데, (1) "spot of the light beam” 인지, (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인지가 문제가 되었다. 왜냐하면, (2) 로 해석될 경우, HP 의 레이저프린터는 단일 광원을 채용하는 이유로 “plurality of beams” 를 생성하지 않고 그에 따라 “single-sized spots of lights” 만을 생성하는 바, photoreceptor 에서 서로 다른 크기의 spot 을 생성하지 않아 특허 비침해로 되기 때문이다.

 특허침해에 대한 2단계 분석 (two-step analytical approach) 을 검토함에 있어서, 2심 재판부는 (1) 1단계 claim construction 에 대한 검토는 de novo 기준을, (2) determination of infringement 에 대한 검토는 clear error 기준을 적용한다. 특히, 본 사건에 있어서, (1) claim construction 즉, "spots of different sizes” 에 대한 해석을 어떻게 할 것인지가 이슈 사항이다.

Claim construction 의 출발점은 언제나 claim 용어 그 자체이다. Claim 1 및 3 모두 preamble 은 “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 로 시작되는데, “generated shapes” 는 당연히 (레이저 프린팅의 결과로 생기는) 문자 (character) 들이다. 그리고, 본 발명이 해결하고자 하는 과제에 따르면, 그러한 character 들은 photoreceptor 상에 형성되는 spots (“made up of spots” are produced on a photoreceptor) 을 의미한다. 즉, preamble 에 기초하여 claim 은 해석되고, 해석된 의미는 상기의 (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인 것이다. 즉, preamble 이 claim construction 에 상당한 영항을 미친 것이다.

Preamble 은 claim 이 전체적으로 어떠한 목적을 갖는지의 측면에서 중요성을 갖는다. Preamble 이 claim 전체의 맥락에서 읽혔을 때, claim limitation 을 반복하거나, preamble 이 claim 에 life meaning, and vitality 를 부여한다면, preamble 은 청구항 한정사항으로 해석된다. 반면, body (본체부) 가 완전하고 내재적으로 온전히 발명을 청구하고 있고, preamble 은 단순히 발명의 목적이나 의도된 용도 (purpose or intended use of the invention) 만을 제시한다면, 이 경우의 preamble 은 claim limitation 중 어느 하나를 구성하거나 claim limitation 을 설명하지 않기 때문에 claim construction 에 중요한 의미가 없다.

본 사건에서, preamble 은 claim limitation 에 대하여, life, meaning and vitality 를 부여하는 역할을 한다. “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 는 단순히 발명의 속한 분야를 기술하는 것이 아니고, claim 에 사용된 용어와 그 의미상으로 맞물려 필연적인 결과를 불러오고 있다. 왜냐 하면, preamble 에서 선행하는 “generated shapes”에 의하여 뒤따르는 “made up of spots” 의 의미가 결정되었기 때문이다.

Claim 의 말미 “spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes” 역시 “spots of different sizes” 에 대한 claim construction 을 상기 (2) 번으로 해석되도록 뒷받침한다. 왜냐 하면, spots of light created by the beam of light 은 “the generated shapes” 를 생성하지 않기 때문이다.

상기와 같은 이유로, 재판부는 spot 을 (2) 의 의미로 해석한 후, HP 의 특허 비침해를 확정하였다.

Disparaging prior art reaching disclaimer in patent scope (UltimatePointer v. Nintendo, Fed. Cir., 2016)

UltimatePointer, L.L.C. v. Nintendo Co., 816 F.3d 816, 118 U.S.P.Q.2d 1125 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허출원인이 자신의 발명의 특허성을 강조하기 위하여, 선행기술 (prior art) 을 비판 (disparaging) 한 경우, 그렇게 비판한 것은 특허 등록 후 claim scope 에서 제외된다는 판결이다. 즉, “disparaging prior art” 는 disclaimer 로 작용한다는 점이다.

(1) 1심 재판부의 판단

청구인 UltimatePointer, LLC 는 US 8,049,729 의 특허권자인데, '729 특허는 “Easily deployable interactive direct-pointing system and presentation control system and calibration method therefor” 를 발명의 명칭으로 하였다. 특허는 handheld pointing device 로써 컴퓨터 화면 상에 투영되는 cursor 를 제어하는 방법에 관한 것인데, 그렇게 함으로써 발표자의 cursor 의 제어를 용이하게 하는 것을 주요 특징으로 한다.

Claim 1 은 다음과 같다:

1. An apparatus for controlling a feature on a computer generated image, the apparatus comprising:

a handheld device including:

an image sensor, said image sensor generating data related to the distance between a first point and a second point, the first point having a predetermined relation to the computer generated image and the second point having a predetermined relation to a handheld enclosure; and

a processor coupled to said handheld device to receive said generated data related to the distance between a first point and a second point and programmed to use the distance between the first point and the second point to control the feature on the image.

명세서는 2가지 종류의 pointing device 즉, direct-pointing device and indirect-pointing device 에 대하여 기재하고 있다. 특허권자에 의하면 (명세서 기재사항), direct-pointing system 은 더 자연스럽고, 더 신속하고 정확한 pointing action 을 제공하며, 그에 반하여 indirect-pointing method 는 속도와 직관적 제어가 불가능하다.

Nintendo 는 Wii video game system 을 제조, 판매 중인데 시스템은 handheld Wii remote, Wii console 및 sensor bar 를 포함한다. Sensor bar 에서 발생한 infrared light 을 수신한 정보를 바탕으로 텔레비전 스크린 상에 cursor 로 표시하는 방식이다. (즉, '729 특허의 indirect-pointing system 에 해당)

UltimatePointer 는 Texas 지방법원에 특허침해 금지 청구소송을 제기하였고, 1심 재판 중 양 당사자는 handheld device 가 direct-pointing device 로 한정되는지에 대하여 다투었다. 1심 재판부는 명세서 기재사항을 바탕으로, 발명은 indirect-pointing device 와 "prior direct-pointing device” 를 개량하는 direct-pointing system 으로 한정된다고 하면서, 특허 비침해 결정하였다. 특히, 명세서 기재사항 중 indirect pointing 방법은 direct pointing 이 불가능한 경우에만 사용한다는 기재가 있음에 유의하였다. 

(2) CAFC 의 판단

청구항 해석 (claim construction) 은 법률심 (legal conclusion) 으로서, 2심 검토 기준은 de novo 인데, 명세서 기재사항 및 심사경과 (intrinsic evidence) 를 바탕으로 한 청구항 해석은 legal conclusion 즉, 재심 기준은 de novo 이다. 그러나 수반하는 1심 재판부의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 에 기초한 판결 (factfinding) 은 clear error 기준으로 검토한다.

Claim term 은 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석되는데 즉, 발명 시점에 PHOSITA 의 기준으로 어떠한 의미로 받아들여지는지로 해석된다. 중요한 것은, PHOSITA 는 claim term 을 명세서 기재사항을 포함하여 발명의 전반적인 맥락 (in the context of the entire patent) 안에서 이해한다는 점이다. 이러한 점에서, 명세서는 claim construction analysis 에서 매우 밀접한 (highly relevant) 관계에 있고, 대부분의 경우, 명세서 기재사항은 결정적 (dispositive) 인 역할을 한다.

한편, CAFC 는 명세서 기재사항으로 claim 을 한정해석하는 것을 경계해야 한다는 판결을 내려왔는데, 다른 한편으로, 반복된 비판적 진술 (repeated derogatory statements) 은 특허권자가 해당 사실을 자신의 발명의 범위에서 배제하는 것을 가리킨다고 판결한 바 있다.

UltimatePointer 는 handheld device 를 명확하게 정의하지 않았기 때문에, 1심 재판부가 명세서 기재사항으로 이것을 direct pointing 만을 의미하는 것으로 한정해석 한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

반대로, Nintendo 는 명세서 기재사항 전체에 걸쳐 특허권자는 일관되게 direct pointing 을 찬양하고, indirect-pointing 을 비판하고 있으므로, 설령 handheld device 를 분명하게 direct-pointing 으로 정의하지 않았더라도, 그에 대한 올바른 claim construction 은 direct-pointing 으로 한정해석 하는 것이 맞다고 주장하였다.

CAFC 는 

1. 명세서 전반에 걸쳐 발명이 direct-pointing system 이라고 한 점, 
2. direct pointing 을 반복적으로 찬양 (extolling) 한 점, 및 
3. indirect pointing 을 반복적으로 비판 (disparaging) 한 점을 사유로, handheld device 는 direct pointing device 로 한정해석 하는 것이 맞다고 판결하였다. 

UltimatePointer 의 claim term 의 ordinary meaning 으로 해석되어야 한다는 주장은 받아들여지지 않았으며, 왜냐하면, claim term 은 명세서 기재사항과 출원경과를 참작 (claim terms are construed in light of the specification and prosecution history, not isolation) 하여 해석되기 때문이라고 하였다.

재판부는 Nintendo 의 제품이 indirect-pointing 에 해당되므로, 특허 비침해라고 판결하였다.