(책출판) 연방법원 판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피

제가 2023.4월말, "연방법원판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피" 를 제목으로 책을 출판하였습니다.

책의 첫 페이지에 실린 소개글은 아래와 같습니다:

기업이 하나의 제품을 출시하기 위하여 연구개발을 수행하고, 제품이 개발되어 여러 가지 방법으로 영업과 마케팅을 전개한 후, 고객사와 물품공급계약을 체결하여 비로소 제품에 의한 매출이 발생하게 되기까지 다양한 특허문제에 직면하게 된다. 그런데, 특허분쟁은 일단 발생한 후에는 대응할 수 있는 방법이 제품의 제조와 판매를 중단하거나, 특허권자가 요구하는 특허 로열티 또는 특허침해에 따른 손해배상액을 지불하는 것 외에는 뾰족한 수가 없는 경우가 많다. 게다가 특허문제는 제품이 포함하는 기술적 측면과 함께 특허법, 계약법 등 법률적 고려를 복합적으로 해야하기 때문에, 전문가를 선임하여 고액의 비용을 들여야 하는 만큼 기업으로서는 큰 부담이 아닐 수 없다.

제품을 개발하기 시작한 초기부터 특허분쟁 이슈를 점검한다면 제품을 판매하여 매출을 얻는 시점에서 금전적으로나 사업적으로 보다 효율적인 방법으로 특허문제를 해결할 수 있게 된다.

필자는 여러 기술 분야의 대, 중 및 소기업 특허담당자로 재직하면서 기업 특허전략 및 특허관리체계 수립, 특허 portfolio 설계, 특허 검증 및 R&D 연계 특허 획득 등 다양한 기업의 특허활동을 경험하였다. 현재는 미국 변호사로 특허사무소에 재직하면서 고객사의 미국특허소송 대리, 특허감정(opinion of counsel) 등의 서비스를 제공하고 있다.

본 미국특허 분쟁 대응 레시피는 필자가 기업 특허담당자 재직 시절 얻은 경험과 미국변호사로서 축적한 법률 지식을 융합하여, 기업의 제품 개발에서부터 영업, 마케팅과 판매에 이르기까지 각 단계에서 발생할 수 있는 미국특허 이슈를 어떻게 대처할 수 있는지 그 가이드라인을 제공하기 위하여 작성하였다.

특히, 단계별 행동 요령, 그러한 행위가 필요한 법률적 사유, 그리고 그에 따른 사후적 법률효과에 대하여 미국 연방법원의 판례를 사례로 들어 설명하였다. 미국은 성문화된 연방 특허법 (35 U.S.C.) 이 있으나, 그에 대한 해석과 적용을 이해하는데에는 연방법원의 판결문을 보는 것이 필요하다. 특허 판결문에는 특허권자가 인용한 특허와 그 기술적 구성, 특허의 침해, 무효 등의 실체적인 사유, 각종 결정을 위한 기준(standard of review, burden of proof 등)과 특허소송을 진행하는 주체 간의 의무와 역할, 연방 민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure)에 따라 진행되는 절차와 결정 등 핵심적이고 복합적인 내용이 수록되어 있다. 이를 이해하는 것이 미국 특허법과 제도를 이해하는데 가장 훌륭한 방법이라고 추천할 수 있다.

기업 특허담당자 입장에서는 특허권자(경쟁사)로부터 특허 경고장을 받거나, 특허소송에 피소되는 등 방어적 측면의 특허분쟁대응 활동이 나의 특허를 활용하여 권리행사를 수행하는 공격적 측면보다 그 대응 방법, 대응을 위한 의사결정, 비용의 집행 등에서 시급성을 요구받게 되므로, 본 책의 순서는 1. 방어편, 2. 공격편으로 구성하였다. 그리고, 큰 틀에서는 기업이 제품을 개발하고 매출을 발생시키기 위하여 수행하는 기업활동 순서대로 필요한 특허활동을 기술하였다.

모쪼록 본 책자의 내용이 독자로 하여금 각자의 특허분쟁 해결에 필요한 심도 있는 정보 수집을 위한 단초가 될 수 있기를 희망하는 바이다.

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Legal framework for obviousness determination during examination (Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. 2016)

Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허 심사 중 비자명성 판단에 있어서 prima facie case of obviousness 즉, 심사관과 출원인과의 입증책임 (전환) 에 관하여 판결하였다.

Fellowes 는 US 7,963,468 의 특허권자인데, ’468 특허는 2개의 센서를 이용하여 shredder (세절기) 의 jamming 을 방지하는 것에 관하여 특허 청구하였다. Claim 11 에서, 1센서는 presence sensor 로써 shredder feed 에 종이의 존재여부를 검출하고, 2센서는 thickness sensor 로써 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하였는지 검출하며, controller 는 1센서에 의하여 종이의 존재가 검출되고, 2센서에 의하여 세절 용량이 초과되지 않음을 검출한 경우에만 shredder 를 작동시키는 것으로 하였다.

(US 7,963,468 Shredder)

Claim 11은 다음과 같다:

11. A shredding machine for shredding sheet material, the machine comprising:

a feed-aperture;

an electric cutting mechanism, the feed-aperture being configured to receive multiple sheets and direct said sheets in a feeding direction towards the cutting mechanism for shredding;

a controller coupled to the cutting mechanism;

a thickness detector coupled to the controller, the thickness detector having a part extending into the feed-aperture and being moveable such that said part will be engaged by sheet material inserted in the feeding direction into the feed-aperture prior to reaching the cutting mechanism, and moved from a first position to a second position as a result of said engagement, if the sheet material exceeds a predetermined thickness;

said controller being configured to, during insertion of the sheet material into the feed-aperture, permit energization of the cutting mechanism prior to the part of the thickness detector reaching the second position and prevent energization of the cutting mechanism responsive to said part of the thickness detector reaching the second position; and

a maximum thickness indicator for providing a visual or audible indication to a user of the machine that energization of the cutting mechanism is prevented due to the sheet material moving said part of the thickness detector to said second position;

further comprising a presence sensor along the feed-aperture for detecting a presence of the sheet material inserted into the feed-aperture, the controller being coupled to the presence sensor and the maximum thickness indicator,

wherein the controller is configured to start energization of the cutting mechanism only in response to the presence sensor detecting the presence of the sheet material inserted into the feed-aperture and the part of the thickness detector not having been moved to the second position by the sheet material;

wherein the controller is configured to prevent the starting of energization of the cutting mechanism and also actuate the maximum thickness indicator to provide the visual or audible indication in response to the part of the thickness detector moving to the second position.

 

Prior art (JP 5770445, US 6,550,701 등) 에는 2가지 sensor (presence, thickness) 및 controller 에 대한 개시가 있다. 특히, JP 5770445 (H09-38513A) 에는 thickness sensor 를 채용한 shredder 가 개시되어 있다. JP ’445 특허는 thickness sensor 에 의하여 shredder 의 세절 용량이 초과한 것으로 검출될 경우, shredder 모터의 작동을 중단하는 신호를 전송하는 것으로 하였다. 다만, JP ’445 특허는 중단된 모터를 다시 작동시키는 것에 대한 기재는 없다.

복수의 prior art 에는 presence sensor 를 채용하여 획득한 신호로써 controller 로 하여금 shredder motor 를 on, off 시키는 것에 관한 기재가 있다.

Fellowes 는 이러한 prior art 에 의한 claim 11 의 모든 구성요소가 개시된 점을 인정하면서, claim 11 의 특허성은 prior-art elements 의 비자명한 조합 (combination) 이라고 주장하였다.

Reexamination 심사 중, examiner 는 prima facie case of obviousness 결정하였는데, PTAB 은 특허권자의 주장을 받아들여, controller 가 2가지 조건 즉, (1) presence sensor 가 종이의 존재를 검출하고, (2) thickness detector 가 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하지 않는 것을 검출한 때에만 motor 를 구동시킨다는 점이 PHOSITA 기준으로 자명하지 않다면서 심사관의 결정을 기각하였다.

CAFC 의 analysis

Examination, reexamination 중 prima facie case of obviousness 컨셉은 비자명성 판단 및 입증 책임의 법률적 framework 을 구성한다. Framework 은 다음의 순서에 의한다:

(1)   Examiner sets forth a prima facie case, supported by evidence, showing why the claims would have been obvious in light of the prior art;

(2)   Burden shifts to the patentee to provide evidence, in the prior art or beyond it, or argument sufficient to rebut the examiner’s evidence; and

(3)   Examiner reaches the final determination on obviousness by weighing the evidence establishing the prima facie case with the rebuttal evidence.

3번째 단계에서, weighing 결과 청구된 발명이 preponderance of evidence 기준으로 자명한 것으로 판단되면, claim 은 특허성이 부정된다.

앞에서 검토한 바와 같이, 복수의 prior art 에는 claim 11 의 것과 동일한 presence sensor, thickness sensor 및 shredder motor 를 중지시키는 controller 의 기재가 있다. 따라서, 본 사안의 핵심 쟁점은 PHOSITA 가 그러한 복수의 prior art 를 결합할 것인지 (motivation to combine) 이다.

다음과 같은 이유로, ordinary artisan 은 prior art 결합 (변형) 하여 claim 11 에 이를 동기를 갖는다:

첫번째, JP ’445 에 개시된 thickness sensor 를 포함하는 shredder 를 변형하여 presence sensor 와 controller 를 추가할 동기를 찾을 수 있다. 왜나하면, ordinary artisan 은 멈춰선 shredder 의 동작을 위하여, 어떠한 식으로든 shredder motor 를 (다시) 구동시킬 방법이 필요하다. 복수의 prior art 에는 controller 에 의한 shredder 를 재구동 시키는 방법이 알려져 있으므로, 이것을 채용할 동기가 존재한다.

두번째, ordinary artisan 은 presence sensor 와 controller 를 포함하는 prior-art shredder 를 변형하여 thickness sensor 를 추가하는 동기가 존재한다. 왜냐하면, shredder jamming 의 문제가 JP ’445 특허 출원시점에 공지의 사실이고, JP ’445 특허에는 jam-detection circuitry – 이것은 해당 문제의 해결을 위한 하나의 시도였음 – 를 채용하였다는 점이 이미 공지였다는 증거이다. 이러한 해결과제는 ordinary artisan 으로 하여금 thickness sensor 를 채용하여 controller 와 presence sensor 를 갖는 공지의 shredder 에 추가할 동기를 제공한다.

즉, ordinary artisan 은 jam-detection circuitry 대신 thickness sensor 를 채용하여 shredder jamming 을 개선할 것이므로, claim 11은 prior art 에 의하여 자명하다.