Effect of preamble (MPEP 2111.02)

• Entire claim 의 맥락에서 읽었을 때, preamble 이 다음과 같은 경우, claim limitation 으로 해석 해야 함. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)

1. Preamble 이 claim limitation 을 인용하거나 (즉, claim limitation 의 용어를 반복하여 기재하는 것), 
2. Preamble 이 claim 에 life, meaning, vitality 를 부여하는 경우,

• Claimed invention 의 구조 (structure) 에 대하여 한정하는 preamble 은 claim limitation 으로 취급해야 함
• Preamble 이 structural limitation 인지 아니면 단순한 purpose or use of the invention 인지 결정하는 것은, 오직 모든 기록 (명세서 기재사항, prosecution history) 을 종합적으로 검토하여, 발명자가 실제로 발명한 claimed invention 이 무엇인지를 이해함으로써 판단할 수 있음. Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., Fed. Cir. (1966)
• Body of the claim 이 온전하고 내재적인 (intrinsic) 방법으로 claimed invention 의 모든 limitation 을 제시하고, preamble 은 단순히 발명의 목적 내지 용도 만을 기술하는 경우, 해당 preamble 은 claim limitation 으로 해석하지 않음. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)
• Preamble 이 claimed invention 에 대한 purpose or intended use 로 기재된 경우에도, claim limitation 으로 해석되는 경우가 있는데 즉, prosecution history 중 해당 preamble 에 의하여, prior art 와의 차별성을 주장하는 용도로 쓰인 경우는 이를 claim limitation 으로 해석함. Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, Fed. Cir. (2004)

Claim construction - Plain meaning (MPEP 2111.01)

• PTO 의 심사 중 즉, BRI 적용에 있어서도 청구항 용어는 명세서 기재사항과 배치되지 않는 이상 plain meaning 으로 해석
• Plain meaning 이란 발명의 완성시점에 있어서, PHOSITA 에게 통상의 의미 (ordinary and customary meaning) 를 의미함
• Ordinary and customary meaning 은 다양한 source - claim itself, specification, drawing, prior art - 에 의하여 증명 (확인) 될 수 있는데, 그 중 최우선의 source 는 specification 임 (즉, claim term 을 해석하는데 있어서, 가장 먼저 명세서 기재사항으로 의미 파악해야 한다는 뜻)
• 청구항 용어가 ordinary and customary meaning 을 갖는다는 전제 (presumption) 는 출원인이 명세서에 해당 용어의 다른 정의를 명확하게 기재함으로써 극복됨

The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. In re Morris (Fed. Cir. 1997)

• 명세서 기재사항에 의하여 청구항이 해석 (이해) 될 수 있으나, 그러한 기재사항으로 청구항을 한정하여 해석하는 것은 금지됨; 명세서에 기재된 특정 실시예 (embodiment) 를 그 보다 광의의 의미로 해석 가능한 청구항 용어를 제한하는 것으로 사용하면 안됨

Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be read into a claim when the claim language is broader than the embodiment. Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc. (Fed. Cir. 2004)

• 명세서 기재사항이 청구항 용어의 범위와 내용을 명확하게 할 때는 해당 청구항 해석을 위하여 extrinsic evidence 를 참고하면 안됨
• 청구항 용어를 ordinary and customary meaning 으로 해석하지 않는 (오직) 2가지 경우는 (1) 출원인이 lexicographer 로 행위한 경우, (2) 명세서에서 청구항 용어의 온전한 범위 (의 일부) 를 포기한 경우 (e.g., prosecution history 상에서, 해당 용어에 대한 범위를 한정해석 함으로써, 심사관의 거절이유를 극복한 경우)
• 출원인이 lexicographer 로 행위하기 위해서는 청구항 용어의 특별한 정의 - plain and ordinary meaning 과 구별되는 - 를 명세서에 명확하게 제시하여야 함
• 출원인이 명세서 상에 어느 청구항 용어에 대한 명백한 정의를 내렸다면, 그 의미가 해석 시 우선함

Where an explicit definition is provided by the applicant for a term, that definition will control interpretation of the term as it is used in the claim. Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc. (Fed. Cir. 1999) 

• 특정 의미를 부여할 때는 명세서 기재사항이 충분히 명확하여, PHOSITA 기준에서 통상의 의미와는 구분되는 의미로 이해될 수 있는 정도에 이르러야 함

[I]t is important to note that any special meaning assigned to a term "must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention." Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. (Fed. Cir. 1998) 

• 경우에 따라서는, 특정 의미는 명세서 전반에 걸쳐 문맥상 (contextual) 의 사용에 의하여 암시될 수 있음; 그러나, 애매 모호한 경우에는 ordinary and customary meaning 이 우선. 즉, special meaning 을 정의하는 방법이 명세서에서 "명시적으로 기재" 하는 것 만은 아니고, 암시적일 수도 있다는 의미
• 출원인은 청구항 용어의 온전한 범위 중 일부에 대하여 포기함으로써, 해당 용어의 plaim meaning 으로의 해석의 추정 (presumption) 을 부정할 수 있는데, disavowal, disclaimer 는 명확하고 오류가 없는 경우에만 포기한 대로 해석함

Applicant may also rebut the presumption of plain meaning by clearly disavowing the full scope of the claim term in the specification. Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable. SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc. (Fed.Cir.2001) 

• 심사관이 어느 청구항 용어에 대하여 BRI 해석을 했는데, 해당 용어에 대하여 명세서 상의 묵시적 포기 (implicit disavowal) 가 있는 것 보다 더 좁게 해석되었다면, 심사관은 그러한 해석을 prosecution history 에 명확하게 기록해서 남겨야 함 

Four categories of statutory subject matter (MPEP 2106)

 MPEP 2106은 특허의 4가지 법정 카테고리 (categories of statutory subject matter) 에 대하여 설명하고 있다.

1. Process - an act, or a series of acts or steps. A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70, 175 USPQ 673, 676 (1972). (즉, 프로세스는 특정 재료로부터 주어지는 결과를 생산하기 위한 일련의 처리이다. 이것은 신규의 상태 내지는 물건으로 변환하기 위한 행위 또는 일련의 행위이다.)
2. Machine - a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices. This includes every mechanical device or combination of mechanical powers and devices to perform some function and produce a certain effect or result. Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 267, 14 L. Ed. 683 (1854). (즉, Machine은 실제의 물건, 부분의 집합체 또는 장치의 결합으로서, 기계적 장치 또는 기계적 동력의 결합, 특정 기능, 특정 효과 내지는 결과를 만들어내고 수행하기 위한 장치이다.)
3. Manufacture - an article produced from raw or prepared materials by giving to these materials or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193,197 (1980) (즉, Manufacture는 원재료 내지는 준비된 재료로부터 신규의 형태, 질, 성질 내지는 결합에 의하여, 수작업 내지는 기계적 조작으로, 생성된 물품이다.)
4. Composition of matter - all compositions of two or more substances and all composite articles, whether they be the results of chemical union, or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids, for example. Chakrabarty, 447 U.S. at 308, 206 USPQ at 197. (즉, 두개 또는 그 이상의 물질의 조합으로 만들어지는, 화학적 결합 또는 기계적 혼합에 상관없이, 기체 내지는 액상, 분말 또는 고체에 상관없이, 모든 종류의 조성물이다.)

Determination of nonobviousness (Graham v. John Deere)

 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

본 사건은 US Supreme Court (연방 대법원) 가 nonobviousness (비자명성) 요건에 대하여 확인한 판결이다. 

I. Nonobviousness 의 특허요건으로의 제정

Congress는 헌법이 부여한 권한 즉, Federal patent power 에 근거하여 특허법을 제정하게 되는데, 최초의 특허법은 특허요건으로 novelty 와 utility 만을 규정하였다. 헌법 (Constitution, Art. I, § 8, cl. 8) 에 규정된 Congress 의 Federal power 는 다음과 같다:

To promote the progress of … useful arts, by securing for limited times to … inventors the exclusive right to their .. discoveries. 

이후, Supreme Court는 Hotchikiss v. Greenwood (1851) 사건에서, 특허 받기 위한 skill and ingenuity 의 수준이  통상의 기술자 (당시는 ordinary mechanic) 에 의한 개선 보다는 높아야 한다고 판결하였다.

This Court additionally conditioned the issuance of a patent upon the evidence of more ingenuity and skill than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business.

이러한 Supreme Court 의 판결을 반영하여, Congress는 Patent Act (1952) 에서 nonobviousness를 법정 특허요건으로 추가하게 되었다.

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 

II. Nonobviousness 요건의 판단

§103은 patentability 에 대한 practical 한 검토를 가능하게 하였다. 즉, patentability 는 법률적 해석의 문제 (question of law) 이지만, nonobviousness 는 사실탐구의 문제 (factual inquiry) 를 기반으로 해야한다. 따라서, 다음의 질의를 근거로 nonobviousness 를 판단하여야 한다:

1.  the scope and content of the prior art; (선행문헌의범위와 내용을 확정) 
2.  the differences between the claimed invention and the prior art; and (청구된 발명과 선행문헌의 차이점을 판단)
3.  the level of ordinary skill in the art. (상기 판단 기준은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자)

상기 사실 판단에 부가하여, secondary considerations를 고려할 수 있는데, 왜냐하면 secondary consideration은 claimed invention 의 대상 (origin of subject matter) 을 둘러싼 상황에 대한 것들로써, nonobviousness 판단을 위한 factual inquiry와의 관련성이 존재하기 때문이다. 다음의 것이 있다: 

1. commercial success;
2. long felt but unsolved needs; and
3. failure of others.

III. Graham 사건의 사실관계와 판결

본 사건은 Graham 의 특허 즉, 돌 섞인 흙을 쟁기질 할 때 쟁기에 손상이 가는 것을 방지하기 위한 충격흡수 수단을 구비한 “US2,627,798; Clamp for vibrating shank plows”에 대하여, 서로 다른 결론을 내린 5th Circuit (저렴하고 유익한 방법으로 공지의 결과를 획득하는 공지의 결합이므로특허 유효) 과 8th Circuit (공지의 조합에의하여 새로운 결과 도출에 실패하였으므로 특허 무효) 의 판결을 병합하여, Supreme Court가 판결한 것이다.

Supreme Court는 Justice Clark의 의견으로써, 다음과 같은 사유로 claim 1은 prior art 에 대하여 자명하다고 판결하였다.

1. Hinge plate 가 shank 하부로 이동한 것 외에는 '798 claim elements 전부가 prior art 에 존재하고,
2. 특허권자가 주장하는 효과 (shank flexes away from hinge plate) 는 동일한 동작관계 (mechanical operation) 에서 기인하는 것에 불과하며,
3. claim 1의 구성상의 차이점이라는 것이 단순한 마찰접점 (wear point) 의 이동에 불과

Disclosure requirements (35 U.S.C. 112 (a))

35 U.S.C. §112 (a) 는 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는데, 다음과 같다:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. (즉, (1) written description requirement, (2) enablement requirement, 그리고 (3) best mode requirement이다.)

2010년 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건에서, written description requirement와 enablement requirement는 두개의 별도의 요건 임을 확인하였다.

1991년 CAFC는 일찌감치 Vas-Cath v. Mahurkar 사건에서, 112 (a)의 description requirement와 112 (b)의 definiteness requirement 요건의 관계에 대하여 검토한 바 있는데 다음과 같다:

[T]here is a subtle relationship between the policies underlying the description and definiteness requirements, as the two standards, while complementary, approach a similar problem from different directions. Adequate description of the invention guards against the inventor's overreaching by insisting that he recount his invention in such detail that his future claims can be determined to be encompassed within his original creation. The definiteness requirement shapes the future conduct of persons other than the inventor, by insisting that they receive notice of the scope of the patented device. (즉, description requirement와 definiteness requirement는 유사한 문제에 대하여 서로 다른 방향에서 접근하는 상호 보완적인 관계에 있다. adequate description은 발명자 입장에서, 발명자가 자신의 발명에 대하여 후에 그 보다 넓은 범위의 권리를 주장하는 것을 방지하고자 하는 의미가 있고, definiteness requirement는 제3자 (공중) 의 입장에서, 특허 받은 발명의 범위에 대하여 고지 받음으로써, 미래의 행위를 형성하는 목적을 갖는다.)

Ariad Pharm. v. Eli Lilly & Co., Fed. Cir. (2010) 사건에서, CAFC 는 specification 은 (1) inventor 가 특허출원 시점에 claimed invention 을 소유하고 있었고, (2) claimed invention 을 어떻게 구현하고 사용하는지 (how to make and use) PHOSITA 에게 교시해야 한다는 점을 확인하였다. 그리고, disclosure requirement 를 만족하기 위해서는 claim language 를 그대로 반복 기재하는 것 (ipsis verbis) 만으로는 안된다고 하였다.

재판부는 개시요건의 적절성 판단에 있어서, 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다고 하였다:

(1) existing knowledge in the particular fields; (2) extent or content of the prior art; (3) maturity of the science or technology; (4) predictability of the aspect at issue

(즉, 상기의 1 ~ 4의 요소에 따라, 개시요건을 어느만큼 자세히 또는 덜 자세히 기재하였을 때, 그것이 적절한지를 판단한다는 의미이다.)

US6,410,516 (Nuclear factors associated with transcriptional regulation) 은 RNA 합성에 있어서의 NF-κKB protein 에 관한 발명인데, claim 1은 다음과 같다:

1. A method for inhibiting expression, in a eukaryotic cell, of a gene whose transcription is regulated by NF-κKB, the method comprising reducing NF-κKB activity in the cell such that expression of said gene is inhibited.

재판부는 specification 에는 claimed invention 의 구체적 정의 (e.g., structure, formula, chemical name, physical property, etc.) 가 있어야 하는데, 그렇지 못하였으므로 해당 claim 은 112(a) 위반으로 무효라고 판시하였다.

 

Claim interpretation - Broadest Reasonable Interpretation (BRI) (MPEP 2111)

• 2111 은 특허 출원 심사 중 claim interpretation 기준에 대하여 설명; Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) 판결에서, CAFC 는 PTO 가 특허 심사 중 broadest reasonable interpretation (BRI) 기준으로 claim interpretation 하는 것은 문제가 없다고 확인
• 즉, PTO 는 claim limitation 을 해석함에 있어서, claim language 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라, 명세서 기재사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 broadest reasonable interpretation 을 함; 특허 등록 후, claim limitation 은 customary and plain meaning 으로 해석 (Phillips v. AWH Corp.)
• 37 CFR 1.75(d)(1) 에 의하면, claim limitation 은 명세서 기재사항에 의하여 명확하게 뒷받침 (clear support or antecedent basis) 되어야 하는 것으로 규정; 판례에 의하면, claim limitation 을 그대로 명세서에 기재하는 것 (ipsis verbis) 으로는 “clear support” 되었다고 보지 않음
• 등록된 claim 즉, validity, infringement (court) 절차 중에는 BRI 가 아닌 plain meaning 으로 해석; 이것은, 특허 심사 중 심사관이 claimed invention 에 대한 출원인의 명확한 의도를 기록으로 남김으로써, 등록으로 확정된 claim 은 그러한 기록에 근거하여 해석 가능하기 때문임 (Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity; and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. In re Morris (Fed. Cir. 1997))
• 또한, 출원인은 심사 중 claim amendment 가 가능하므로, claim limitation 에 대한 BRI 기준으로의 해석은 등록 후, 심사과정에서 받아들여진 것 보다 더 넓은 의미로 해석될 가능성을 제거함 (Because applicant has the opportunity to amend the claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. In re Yamamoto (Fed. Cir. 1984))
• 그러나, BRI 가 broadest possible interpretation 을 의미하지는 않음; 출원인이 특별한 의미를 부여하지 않은 이상, 오히려 ordinary and customary meaning 으로 해석한다는 의미이고, specification 과 drawing 의 기재사항과 일치되는 claim term 으로 해석함; 특히, PHOSITA 가 다다를 수 있는 의미와도 일치해야 함

*** In re Cortright 사건에서, PHOSITA 는 'restore hair growth' 의 해석을 두피에서 자라는 머리카락이 증가 (increase) 한다고 해석하지, 원상회복한다 (produce full head of hair) 로 해석하지는 않음; 해당 사건에서, 심사관이 대머리는 통상 원상회복되지 않는데, restore 를 원상회복으로 해석 한 다음, claimed invention 을 utility 결여를 원인으로 특허거절 하였으나, 재판부에서 그러한 해석이 BRI 해석기준에 맞지 않으므로, 심사관의 utility 결여 특허거절 사유는 부적절하다고 판결함

• 즉, 청구항 용어의 해석과 관련한 핵심 질의는 "PHOSITA 의 입장에서 합리적인 의미는 무언인가?" 가 됨

Compliance with the utility requirement (MPEP 2107)

• The following Guidelines establish the policies and procedures to be followed by Office personnel in the evaluation of any patent application for compliance with the utility requirements of 35 U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 112(a), or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph. Utility 요건은 101 및 112조 (a) 2곳에 규정되어 있음
• An invention has a well-established utility if (i) a person of ordinary skill in the art would immediately appreciate why the invention is useful based on the characteristics of the invention (e.g., properties or applications of a product or process), and (ii) the utility is specific, substantial, and credible. (1) PHOSITA 기준에서 발명이 useful (유용) 하다고 판단할 수 있다면, 이것은 “well-established utility”이라 함; 특히, well-established utility 는 “readily apparent” (즉시 확인 가능할 정도로 명확) 해야 함
• If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose (i.e., it has a "specific and substantial utility") and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility. (2) 출원인이 발명이 useful 하다고 주장한 경우, PHOSITA 입장에서 그러한 주장이 신뢰할 수 있는 것인지 검토
• Any rejection based on lack of utility should include a detailed explanation why the claimed invention has no specific and substantial credible utility. 심사관이 상기 (1) 또는 (2) 에 의하여 발명이 utility 를 갖췄음에 대하여 거절하는 경우, 그 상세한 사유를 기재하여 거절해야 함 (즉, prima facie case of no utility 를 입증해야 함)
• If the applicant has not asserted any specific and substantial utility for the claimed invention and it does not have a readily apparent well-established utility, impose a rejection under 35 U.S.C. 101, emphasizing that the applicant has not disclosed a specific and substantial utility for the invention. Also impose a separate rejection under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, on the basis that the applicant has not disclosed how to use the invention due to the lack of a specific and substantial utility. 101 에 근거한 utility 거절과 112(a) 에 근거한 거절의 차이점 – 출원인이 “substantial utility” 를 기재하지 않았고, well-established utility 도 존재하지 않는 경우, 101 에 근거하여 “발명이 substantial utility 없음”으로 거절이유 발행; 출원인이 명세서에 specific and substantial utility (how to use the invention) 를 기재하지 않았으므로, 112 (a) 위반으로 거절이유 발행
• Once a prima facie showing of no specific and substantial credible utility has been properly established, the applicant bears the burden of rebutting it. The applicant can do this by amending the claims, by providing reasoning or arguments, or by providing evidence in the form of a declaration under 37 CFR 1.132 or a patent or a printed publication that rebuts the basis or logic of the prima facie showing. 거절이유에 대하여, 출원인은 청구항 보정, utility 하다는 반박, declaration (선언), 또는 서면 증거로써 발명의 utility 를 증명할 수 있음