AIA 발효에 따른 발명자 요건 (inventorship) 의 법률효과 변화

1. 개요

• 미국 특허법상 inventorship 은 conception (발명의 착상) 에 기여한 자에게만 부여됨
• Conception: 발명자의 관념 속에, 온전히 작동 가능한 발명에 대한 확정 및 영구적인 아이디어 (definite and permanent idea of complete and operative invention) 가 형성된 상태. Townsend v. Smith, CCPA (1930)

• Definite and permanent idea: 아이디어가 충분히 확정 및 영구적이라 함은 통상의 지식을 가진 자가 추가적인 research/experimentation 필요 없이 발명을 구현 (reduction to practice) 할 수 있는 상태. Hiatt v. Ziegler, 179 U.S.P.Q. 757 (1973)

• Joint invention 에 있어서, 각 발명자는 claimed invention 의 모든 feature 에 관여하여 conception 해야 함
• 다만, 모든 발명자가 같은 형식 내지 분량만큼 conception 할 것을 요구하지는 않음 (즉, 더 많은 수의 claims 에 대하여 conception 한 자나, 하나의 claim 에만 conception 한 자 모두 inventorship 을 가짐). Ethicon v. US Surgical Corp., Fed. Cir. (1998)
• 35 U.S.C. §256 (특허 출원 중인 경우는 35 U.S.C. §116) 에 근거하여 특허권자는 누락되거나 불필요하게 추가된 발명자 정정 (correction) 가능
• 특히, AIA 개정으로 해당 조항에서 “such error arose without any deceptive intention” (즉, error 의 intent 요건) 이 삭제됨으로써, 특허권자는 발명자 누락 내지 추가 사유에 관계없이, 발명자를 정정할 수 있게 되었음; 35 U.S.C. §256(b)에는 이러한 발명자의 누락 내지 추가가 patent invalidity 의 사유가 되지 않는다고 명시하고 있음
• 한편, 누락된 발명자가 35 U.S.C. §256에 근거하여, 발명자 정정을 청구하기 위해서는 자신이 conception 에 기여했음을 clear and convincing evidence 기준으로 입증해야 함
• 이때, 발명자의 진술 (testimony) 만으로는 clear and convincing evidence 기준을 충족할 수 없고, 별도의 보강 증거를 제출해야 함
• 별도의 보강 증거 (예): inventor 에 의하여 발명이 완성되었음을 입증하는 서류, 발명 과정에 관여한 정황 증거, 발명자 이외의 자에 의한 구두 진술
• AIA 개정을 통하여, 35 U.S.C. §102 (f) improper-inventorship invalidity 는 삭제되었으므로, 해당 조항을 근거로 특허소송 중 피고가 인용특허의 무효를 주장하는 것은 더 이상 유효하지 않음
• 그러나, 특허권자 (출원인) 가 PTO 에 대하여 deceptive intent 를 가지고 특정 발명자를 제외한 경우, 이후 35 U.S.C. §256 에 근거하여 추가하는 수정은 가능하지만, inequitable conduct 을 근거로 unenforceability 의 사유가 될 소지는 있음 (https://www.helloiplaw.com/inventor-issues-in-us-patent-law; 아직까지, 이에 대한 CAFC 이상의 case law 는 확인되지 않음)

2. Derivation (진정한 발명자가 아닌 자에 의한 특허출원)

• Derivation (모인) 이란 특허 출원인이 진정한 발명자가 아닌 것을 의미 (즉, 타인의 발명을 도용하여 특허출원하면 모인 출원이 됨) Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 모인은 다음의 두가지를 요건으로 함

1. 타인에 의하여 완전한 발명의 착상이 이뤄졌을 것
2. 착상이 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 먼저 전달 (communication) 되었을 것

• 모인 출원의 거절 및 무효
• (Pre-AIA) 35 U.S.C. §102 (f) 에 근거하여 심사관은 특허거절; 특허무효소송 내지 특허침해소송 중 피고는 모인을 이유로 하는 invalidity of patent 항변 가능 (35 U.S.C. §282)
• (AIA) 헌법 및 35 U.S.C. §101 에 의하여 여전히 발명자 만이 특허 받을 수 있는 점은 변함이 없음; 다음의 사유가 이를 뒷받침 (특허법의 공동발명 개선안 연구, 특허청, 2018.12)
• 원칙적으로 발명자가 특허출원 해야 하는 점 (35 U.S.C. 111(a))
• AIA 가 발명자 정의 규정을 신설한 점 (35 U.S.C. 100(f))
• 특허출원 시, 자신이 진정한 발명자 임을 믿는다는 취지의 발명자 선언서 (oath) 를 제출해야 하는 점

3. (Case law) 누락된 발명자와 인용특허에 대한 patent license 체결 후, 소 기각 (pre-AIA): Ethicon v. U.S. Surgical

• US4,535,773A (Safety puncturing instrument and method, Ethicon) 는 InBae Yoon 을 sole inventor 로 하는 특허인데, Ethicon (특허권자) 은 해당 특허를 인용하여 U.S. Surgical 에 대하여 특허침해소송 제기
• U.S. Surgical 은 특허소송 진행 중이던 1992년, 누락된 발명자 Young Jae Choi 를 발견하고 35 U.S.C. §256에 근거하여, Choi 의 발명자 누락을 정정 청구, 재판부에서 받아들여졌고, 이후 U.S. Surgical 은 Choi 와 patent license (retroactive to the date on which the patent issued; 즉, 과거 사용에 대한 실시료 포함) 를 체결하고, Ethicon 의 특허소송이 필수 당사자 (indispensable party) 를 누락 했으므로 기각되어야 함을 주장 (Rule 21. Misjoinder and nonjoinder of parties, Fed. Rules of Civil Pro.)
• 재판부는 Choi 의 발명에 대한 conception 기여 여부를 검토, 다음과 같이 claim 33 에 대하여 기여한 점을 인정하고, 발명자로 인정 (***재판부는 conception 여부 판단을 위하여, claim limitations 를 정밀하게 분석)
• Yoon 은 blunt probe (354) 를 착상
• Choi 는 2 가지 즉, (1) location of the blunt probe in the trocar shaft; (2) means for creating a sensible signal (e.g., blade pressure sensor (442)) 를 착상   

• Choi 는 inventorship 입증을 위하여, testimony 와 함께 Yoon 과의 개발과정에서 자신이 했던 도면 스케치 (series of sketches) 를 제출하였으며, 스케치 중에는 trocar blade shaft 내에 위치하는 probe 가 도시되어 있음
• Yoon 은 자신이 독자적으로 해당 subject matter 를 발명했음을 입증하기 위하여, 1973.7 일자의 claim 33의 구성요소가 도시된 도면을 제출하였으나, 재판부는 해당 도면의 날짜가 수정되었음을 밝혀내고, 해당 제출 증거를 채택하지 않음 (Yoon 진술도 받아들여지지 않음 (false testimony 에 따른 증거력 상실))
• 2심 재판부는 Ethicon 의 소장 (complaint) 이 co-owner 를 포함하지 않았으므로, 1심의 소 기각 판결 (dismissal) 을 확정

4. (Case law) §256 의 “error”가 intent 와 무관함을 명확히 한 사례 (AIA): Egenera v. Cisco Sys.

• US 7231,430 (Reconfigurable, virtual processing system, cluster, network and method) 을 인용특허로 하여, Egenera 가 Cisco 를 상대로 특허침해 소송 제기
• 재판부는 claim construction 절차를 진행하여, “logic to modify” limitation 은 means-plus-function claim 으로 결정 (court order) 하였는데, 명세서에 기재된 해당 structural limitation 즉, “tripartite structure” 는 Schulter 가 착상 (conception)
• Cisco (defendant) 는 특허가 발명자를 누락하고 있음을 사유로 invalidity 를 주장
• 본안 소송과 병행하여, Cisco 는 PTO 에 IPR 을 제기하였고, 해당 절차에서 Egenera 는 Schulter 를 발명자에서 제외하는 청구를 한 바 있음; 이후, 본안 소송에서, 재판부가 claim construction 결과, “logic to modify” limitation 에 대하여 means-plus-function claim 으로 결론 내자, Schulter 를 발명자로 포함 (relist) 시켜 줄 것을 청구하자, Cisco 가 “judicial estoppel”에 의하여, Enegera 의 해당 행위가 금지됨을 주장한 것임
• 재판부는 개정 (AIA) U.S.C. §256의 “error”는 특허권자의 intent 와 무관하게 즉, deceptive intent 가 있다 하더라도 발명자를 수정 가능한 것으로 되었다고 하면서, Cisco 의 주장을 받아들이지 않음
• 특히, 재판부는 개정 (AIA) 35 U.S.C. §256의 “error”에 대하여, 다음과 같이 몇 가지 사유를 들어 deceptive intention 을 포함하는 것 까지도 적용됨을 명확히 하였음
1. §251 (Reissue) 에서 “deceptive intention” 이 삭제된 점
2. §256에서 명확하게 “without any deceptive intention”이 삭제된 점
3. §102(f) improper-inventorship invalidity 조항이 삭제된 점
• 또한, judicial estoppel 에 대하여도, 진정한 발명자 여부는 재판부가 claim construction 을 어떻게 결론 지을 것이냐에 따라 달라지는 것이므로, PTO 절차 중 발명자를 제외 신청하였다가, 법원 절차 중 발명자를 추가 신청하는 것은 35 U.S.C. §256 (AIA) 에서 규정하는 “error”에 해당한다고 판시

5. 시사점

• 미국특허법 개정 (AIA) 으로, inventorship 관련 조항이 삭제 및 변경됨으로써, 향후 특허침해 소송에서 이에 근거한 많은 이슈가 줄어들 것으로 예상할 수 있음
• 그러나, 여전히 진정한 발명자를 기재하는 것은 미국 헌법 (Article I, Section 8, Clause 8) 및 35 U.S.C. §101 에 규정되어 있고, 이를 근거로 특허 출원의 거절 및 등록 특허의 무효 가능
• 특히, 발명자를 누락한 사유에 deceptive intent 가 있는 경우에는 duty of candor and good faith 위반으로 해당 특허가 unenforceable 해질 소지가 있음; 따라서, 실무상 특허소송 중에 deceptive intent 를 가리기 위한 복잡한 절차 (사내 발명자, 발명자와 공동연구를 수행한 자 등의 testimony/deposition, 관련 자료에 대한 discovery) 수행 시, 소송의 장기화에 따른 법률비용 부담 발생을 예측할 수 있음
• 따라서, 여전히 특허 출원 시, 특허담당자는 진정한 발명자를 가려 기재해야 하는 점을 중요하게 인식하는 것이 필요하다고 사료됨

6. Reference

• Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295, 4 USPQ 269, 271 (CCPA 1930)
• Hiatt v. Ziegler, 179 USPQ 757, 763 (Bd. Pat. Inter. 1973)
• Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 특허법의 공동발명 개선안 연구 (특허청, 2018.12)
• Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
• Egenera, Inc. v. Cisco Sys., 972 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020)

Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.

Anticipation by inherency (Continental Can v. Monsanto)

 Continental Can Co. USA, v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991)

“The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact, arises both in the context of anticipation and obviousness." In re Napier, Fed. Cir. (1995)

Prior art 에 의하여 102 및 103 위반으로 특허 거절 (무효) 시, 그 기재사항은 inherent teaching (내재적 교시) 에 의할 수 있다. (반드시 명시적인 (explicit) 기재에 의하지 않을 수 있다는 의미이다.)

즉, new use, new function 또는 unknown property 가 prior art 에 inherent (내재된) 한 것이라면, 그러한 발견을 claim 으로 하여 특허 받을 수 없다는 의미이다. 또한, 발명시 (at the time of the invention) 를 기준으로, PHOSITA 가 inherent disclosure 를 인지할 필요도 없다. 

또한, 해당 subject matter 가 prior art 에 inherent 했으면 족하다. Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., (Fed. Cir. 2003) 즉, 특허출원된 발명이 PTO 에 의하여 inherent disclosure 를 발견하지 못한 까닭에 특허등록 되더라도, 후에 inherent disclosure 를 입증하면 무효로 할 수 있다는 의미이다.

다만, PTO 심사관은 inherency 에 의한 거절 시, 어떠한 결과 (result) 내지 성질 (characteristic) 이 내재할 것이라는 가능성 (may) 만으로는 거절 사유 (prima facie case of anticipation) 로 할 수 없다. In re Rijckaert, Fed. Cir. (1993); 다음의 판결 참조:

In relying upon the theory of inherency, the examiner must provide a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art." Ex parte Levy, Bd. Pat. App. & Inter. (1990)

Continental Can v. Monsanto 사건에서, Monsanto 는 Continental Can 의 US4,108,324 (Ribbed bottom structure for plastic container, 1978) 의 "hollow ribs by blow-molding" 이 prior art (Macus) 에 의하여 신규성을 상실한다고 주장하였다. Macus 에는 “hollow ribs” 라는 명시적 기재는 없지만, ‘324 와 동일한 방법 즉, blow-molding 으로 plastic ribbed structure for plastic container 를 제조하였으므로, “hollow ribs” 가 inherent disclosure 에 해당한다는 것이다.

이에 대하여, 재판부는 inherency 가 단순한 개연성/가능성 (probability or possibility) 만으로는 성립하지 않는다고 판시하였다. 즉, 제조방법과 구조적 특징 간의 단순한 개연성 만으로는 inherent disclosure 에 이르렀다고 볼 수 없고, 필연적 존재 (necessarily present) 가 필요하다고 하였다. 즉, blow-molding 을 하였더니, 필연적으로 "hollow ribs" 가 성형되는 경우, 필연적 존재의 관계가 된다. 그리고 이러한 필연적 존재의 판단 기준은 PHOSITA 이다.

*** Inherent disclosure 에 이르는 것으로 necessarily present 외에, natural result (자연적으로 그렇게 발생할 수 밖에 없는 결과) 에 의할 수도 있다. Par Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceutical, Inc., Fed. Cir. (2014)

재판부는 extrinsic evidence (e.g., other patent, expert testimony) 로써 inherency 입증이 가능하다고 하였다.

Claim interpretation under BRI standard (Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S.)

 Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. LLC, 2019-1749 (Fed. Cir. Oct. 13, 2020)

USPTO (PTAB) 는 2018.11.3, Inter partes review 중 claim construction 기준을 기존 BRI standard 에서 Phillips standard (Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)) 로 개정하였다. 개정된 37 C.F.R. §42.100 (b) 는 다음과 같다:

In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under §42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. §282(b), …

 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) standard 는 claim term 을 명세서 기재사항과 배치되지 않는 (inconsistent) 한 plain meaning 으로 해석한다. Plain meaning 이란, 발명 시점에 있어서 ordinary and customary meaning to PHOSITA 이다. BRI standard 에 있어서, 명세서 기재사항이 claim 해석에 최우선 (best source) 한다. Extrinsic evidence (e.g., dictionary, expert testimony) 는 2차적으로 참작할 수 있을 뿐이고, extrinsic evidence 에 기대어 claim term 을 확대 해석 하더라도, BRI 까지 만으로 해석 가능할 뿐, broadest interpretation 까지 할 수는 없다. (게다가, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 확장이 명세서 기재사항에 배치되면 안된다.)

Phillips standard 에 의하면, claim term 은 (1) claim 그 자체, (2) 명세서, (3) prosecution history 를 참작하여, ordinary and customary meaning to PHOSITA 로 해석한다. Claim term 해석 시, (4) extrinsic evidence 의 참작도 가능하다. (순서대로, 1, 2, 3, 4 적용을 확대하면서 해석한다.) Phillips standard 로 claim term 해석 시, 명세서 기재사항은 고도로 연관 (highly relevant) 되어 있으며, 통상 명세서 기재사항에 의하여 claim term 이 결정 (dispositive) 된다.

Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. 사건에서, 재판부는 US8,679,487 (Anti-interleukin-4 receptor antibodies) 에 대하여, PTAB 의 BRI standard 에 의한 claim construction 을 심리하였다. (재판부는 본 IPR 이 2018.11.13 이전에 제기 되었으므로, Phillips standard 가 아닌 BRI standard 를 적용한다고 결정하였다.)

"human"이 오로지 fully human 인지, 아니면 partially human 도 포함하는지가 문제되었다. (왜냐하면, prior art 에 partially human antibody 가 개시되어 있었음)

’487 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 interleukin-4 (IL-4) receptor, wherein the light chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:10 and the heavy chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:12.

*** Antibody 는 Y 자 형상의 4개의 chain 으로 구성되는데, 각각의 chain 은 variable region 과 constant region 으로 세분화되고, variable region 은 Y 자 형상의 끝부분에 complementarity-determining regions (CDRs) 를 포함한다. 여기서, (1) chimeric antibody 는 variable region 전체가 non-human 이고, (2) humanized antibody 는 CDRs 만 non-human 이며, (3) fully human antibody 는 CDRs 까지도 human 인 것에 차이점이 있다.

CAFC 재판부는 다음과 같이 BRI standard 기준으로 human antibody 를 해석하였다:

1. Claim (itself)
• Claim limitation 어디에도 human 이 entirely human 이라는 한정이 없고,
• Dependent claim 을 참조하더라도, human 을 추가로 한정할 만한 것은 찾을 수 없어, 그 결과가 달라지지 않음
2. Specification
• Specification is the single best guide to the meaning of the disputed claim.
• Specification contrasts partially human with fully or completely human. (즉, human 그 자체에 partially 내지 fully 의 의미는 포함되지 않는 것으로 해석됨)
3. Prosecution history
• Immunex (특허권자) 는 하나의 claim set 내에서 fully human 과 human 을 혼용 (즉, human 단독으로는 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
• Human (claim limitation) 을 추가하여 보정한 것은 nonhuman murine antibodies (prior art) 에 의한 anticipation 극복을 위한 것이었음 (즉, human 그 자체로는 partially 내지 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
4. Extrinsic evidence
• Immunex 는 2인의 전문가 진술을 증거로 제시했으나, (fully human antibody 로 해석되는 증거)
• Extrinsic evidence 는 intrinsic record 에 의한 claim limitation 해석이 모호한 (equivocal) 경우에만 보조적으로 사용되는데,
• 본 사건에서 intrinsic record 만으로 human 의 의미가 명확하므로 (unequivocal) extrinsic evidence 를 채용하지 않음

즉, human antibody 는 BRI standard 로 해석 시, partially human 을 포함하는 것으로 해석되므로, humanized antibody (prior art) 에 의하여 obvious 하므로, 특허 무효 판결하였다..

본 CAFC 판결에 앞서, 연방지방법원 판결에서는 human antibody 를 Phillips standard 로 해석한 결과, "fully human antibody"로 해석하였고, 특허는 nonobvious 하다고 판결한 바 있다. Immunex Corp. v. Sanofi, No. CV 17-02613 SJO, 2018 WL 625460 (C.D. Cal. Aug. 24, 2018)

CAFC 재판부는 PTAB 이 해당 연방지방법원의 선판결에 구속되지 않는데, 그 이유는: 

1. Board 는 통상 법원의 청구항 해석에 대한 선판결 (previous judicial construction of a claim term) 에 구속되지 않으며 (Mayne Pharma Int'l v. Merck Sharp & Dohme Corp., Fed. Cir. (2019));
2. 연방지방법원은 Phillips standard 로 claim term 을 해석하기 때문에, 이는 PTAB (2018.11.13 이전의 37 C.F.R. §41.100 (b)) 이 적용해야 하는 BRI standard 에 비하여 좁은 해석이기 때문이며; 게다가
3.  PTO (PTAB) 가 해야 하는 것은 (법원의 선판례를 따르기 보다는) 어떻게 결론에 도달했는지 그 사유를 온전하고 특정되게 (fully and particularly) 적시하는 것이라고 하였다. (Power Integrations, Inc. v. Lee, Fed. Cir. (2015))

Transistional phrases (MPEP 2111.3)

• Transitional phrase (전이부) 로써 어떠한 것 – comprising, consisting essentially of, consisting of – 을 쓰느냐에 따라, 언급되지 않은 (unrecited) claim limitation 의 포함 내지 제외가 달라짐; transitional phrase 에 의하여 어떠한 element 가 포함 내지 제외되는지는 각각의 사실관계에 기초하여 case-by-case 로 판단할 사항임 (즉, 특정 transitional phrase 를 쓴 그 자체만으로 어떠한 element 가 포함/제외 됨을 절대적으로 결정하지는 않음)
• Comprising 은 including, containing or characterized by 와 같은 뜻이며, unrecited elements (steps) 를 제외하지 않는 open-ended transitional phrase 임. Mars Inc. v. H.J. Heinz Co. (Fed. Cir. 2004)
• Consisting of 는 unrecited elements (steps) 를 제외함
• "Consists of” 가 청구항의 preamble 직후가 아닌 body 어딘가에 존재한다면, 이것은 unrecited elements (steps) 를 제외한다는 강한 추정 (presumption) 이 성립됨; 다만, unrecited elements 를 제외한다는 추정이 청구항 전체에 대하여 효력이 미치는 것이 아니라, 해당 phrase 에만 적용되는 것으로 해석
• Markush group 형식 (group 으로 된 여러 항목 들 중 어느 하나를 선택 가능하게 기재하는 방법) 의 청구항 기재방법에서 선택가능한 여러 항목 들은 consisting of 로 closed group 으로 기재되어야 함 (즉, Markush group 형식으로 기재하면서, consisting of 자리에 comprising (including) 을 쓰면 안됨). Abbott Labs. v. Baxter Pharmaceutical Products Inc. (Fed. Cir. 2003)
• “Consisting essentially of” 는 claimed invention 에 실질적으로 영향을 미치지 않는 elements 를 제외하는 것으로 해석; 즉, consisting of 는 closed end 인데, essentially 가 추가되었으므로, (claimed invention 에 대하여) essential 한 것만으로 제한한 것이므로, non-essential 한 elements 가 있다면 그것은 포함될 수 있다는 의미). In re Herz (CCPA 1976)

• “Consisting essentially of” 관련하여, HZNP Medicines LLC v. Horizon Pharma USA, Inc., Fed. Cir. (2019) 사건에서 재판부는 consisting essentially of 가 하기의 2가지 문제를 야기한다고 판시함. 즉, 
1. “basic and novel characteristics of invention” 이 무엇인가?, 그리고
2. 어떠한 unrecited elements 가 claimed invention 에 대하여 “materially affect” 로 작용하는가?

*** US8,252,838 (Diclofenac topical formulation) 의 claim 49는 다음과 같음

49.  A topical formulation consisting essentially of:

    1–2% w/w diclofenac sodium;

    40–50% w/w DMSO;

    23–29% w/w ethanol;

    10–12% w/w propylene glycol;

    hydroxypropyl cellulose; and

    water to make 100% w/w, wherein the topical formulation has a viscosity of 500–5000 centipoise.

• 재판부는 특히, 1번 이슈에 대하여 명세서에 기재된 basic and novel characteristics of invention 은: (a) better drying time; (b) higher viscosity; (c) increased transdermal flux; (d) greater pharmacokinetic absorption; and (e) favorable stability 의 5가지 인데, 명세서 기재사항에 의하면 (a) better drying time 에 대한 2가지 evaluations 가 서로 배치되므로, PHOSITA 기준으로 claimed invention 은 indefinite 하다고 판결하였음 (The Court limited its determination to the first, "better drying time" property, and found it to be indefinite because the specification set forth two methods for measuring this property gave inconsistent results.)

• 이는, 출원인이 claimed invention 을 "consisting essentially of” 를 사용하여 기재하였으므로, 후에 claim 그 자체에 의존하여 claimed invention 이 definite 하다고 주장할 수 없기 때문이라고 함
• 즉, 출원인은 “consisting essentially of” 를 transitional phrase 로써 선택하여 청구항을 기재한 경우, 명세서 기재사항에 충분히 “basic and novel characteristics of invention” 이 표현되도록 세심한 주의를 기울여야 함

Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA)

Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)

본 사건은 Supreme Court가 KSR International v. Teleflex (550 U.S. 398 (2007)) 사건에서 비자명성 판단 기준에 대하여 TSM (teaching-suggestion-motivation) test 만의 경직된 기준을 적용하지 말 것을 판결하자, CAFC가 이러한 새로운 기준 (flexible test) 을 적용하여 특허 무효 판결한 사건이다.

특히, 비자명성 판단에 있어서 common sense, obvious to try 및 long-felt need (secondary consideration) 를 어떻게 적용할 것인지에 대하여 판결하고 있다.

Perfect Web 은 US6,631,400 (A method for managing bulk e-mail distribution) 의 특허권자인데, 1심 재판부가 해당 특허가 선행문헌에 의하여 자명하여 무효라고 판결하자, CAFC 에 항소하였다.

BACKGROUND

US6,631,400의 claim 1은 method claim으로 다음과 같이 (A) – (D) 단계로 수행된다:

1. A method for managing bulk e-mail distribution comprising the steps:

(A) matching a target recipient profile with a group of target recipients;

(B) transmitting a set of bulk e-mails to said target recipients in said matched group;

(C) calculating a quantity of e-mails in said set of bulk e-mails which have been successfully received by said target recipients; and,

(D) if said calculated quantity does not exceed a prescribed minimum quantity of successfully received e-mails, repeating steps (A)-(C) until said calculated quantity exceeds said prescribed minimum quantity.

1심 재판부는 claim 1의 단계 (A) – (C)는 선행문헌에 의하여 공지되었고, 단계 (D)는 누구에게나 자명하므로, 특허는 무효라고 summary judgment 판결하였다. 이에 대하여, Perfect Web 은 항소하였고, 본 재판부 (CAFC) 는 28 U.S.C. § 1295(a)(1)에 근거하여 jurisdiction 을 갖는다.

DISCUSSION

본 재판부는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여, de novo 로 심리한다. 

Summary judgment 결정은 다음의 기준으로 내려진다: 

Summary judgment is proper if there is “no genuine issue as to any material fact” and “the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed.R.Civ.P. 56(c). (즉, 중요 사실에 대한 다툼이 없고, summary judgment를 주장하는 자가 법률심으로 승소할 수 있는 때 내려짐)

Obviousness

자명성 판단은 법률심의 문제인데, 이는 기저의 사실적 판단에 기초한다. (Obviousness is a question of law based on underlying findings of fact. In re Kubin (Fed.Cir.2009)) 

기저의 사실적 판단은: 

1. 선행문헌의 범위와 내용의 확정; 

2. 선행문헌과 본 발명의 차이점의 확인;

3. (그러한 차이점을) PHOSITA 기준에서 판단; 이며, 

4. 상기, 1. 2. 3에 부가하여 2차적 고려사항을 검토할 수 있다. 

• The underlying factual inquiries are: (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) secondary considerations of nonobviousness. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

1심 재판부는 US6,631,400이 email marketing 분야이고, PHOSITA 는 적어도 고등학교 졸업 후 해당 분야에서 최소 1년의 경험을 한자로써 컴퓨터와 email 프로그램에 익숙할 것으로 설정하였다. (양 당사자는 이에 동의하였다.) 이후, 1심 재판부는 명세서 기재사항 중 (A) – (C) 단계는 공지인 것으로 판단하였다. 

따라서, 본 재판부는 문제가 되는 것은 “단계 (D) 가 email marketer 기준으로 자명한가?”로 하였다.

1심 재판부는, KSR 판결에 따라 PHOSITA는 automation 이 아닌 “ordinary creativity” 를 보유한 자이고, 그러한 PHOSITA 기준으로, 단계 (D)는 단순히 필연적 결과의 반복 실행 (logical result of … maxim ‘try, try again’) 만을 필요로 하므로, claim 1은 선행기술 대비 자명하다고 판단하였다. 

또한, 1심 재판부는 Perfect Web 의 상업적 성공과 장기간에 걸친 요구에 기인한 2차적 고려 주장도 동의하지 않았다.

항소심에서, Perfect Web 은 1심 재판부의 PHOSITA 의 기준을 포함한 Graham factors 에 대하여 다투지 않았다. 양측 모두 단계 (A) – (C)는 prior art 에 의하여 공지이고, 단계 (D)는 공지되지 않았음에 대하여 동의하였다. 2차적 고려사항에 있어서, Perfect Web  은 long-felt need 에 대하여만 주장하였다.

Perfect Web 은 다음의 2가지에 대하여 이의제기 하였다: 

1. common sense  에 의하여 단계 (D)의 교시가 있을 수 있는가, 

2. long-felt need 가 존재하는가. 

Common sense 는 증거와 factual finding 으로 뒷받침 되어야 하는데, 왜냐하면 선행문헌에 포함된 TSM test 에 대한 질의와 common sense 에 대한 질의는 (자명성 판단에 있어서) 동등한 역할을 하기 때문이라는 것이 Perfect Web 의 주장이다. 

이러한 관점에서, Perfect Web 은 1심 재판부가 단계 (D)를 단순히 필연적 결과의 반복 실행으로 판단한 것에 오류가 있으며, 더구나 해당 대목에 있어서의 전문가 진술 즉, 특허발명이 common sense 로부터 교시될 수 없다는 점을 간과했다고 주장하였다. Perfect Web 은 종래 email marketing 분야에서는 필요한 메일의 대량 전송을 위해서는 필요한 양을 넘어서는 전송 (oversending) 을 할 수밖에 없었고, 이는 자원의 낭비 내지 고객의 불만을 야기하는 점으로부터 long-felt need 가 있었다고 주장하였다.

이에 대하여, InfoUSA 는 단계 (D)가 단계 (A) – (C)에 대하여 common sense 에 기초한 부가에 불과하고, Perfect Web 의 long-felt need 주장은 충분한 증거에 의한 뒷받침이 되지 않는다고 주장하였다.

A. Common Sense 

Supreme Court 는 자명성 판단에 있어서, TSM test 기준을 적용하는 경우, common sense 는 선행문헌에 의해 공개된 사항으로부터 당업자가 일정한 변경을 통하여, 본 발명을 도출해 내는 것을 입증하는 유용한 source  로 인정한 바 있다.

시장에서 design need 내지 market pressure 가 있는데, 소수의 정해진 해결방법이 존재하는 경우, PHOSITA 는 그러한 몇 가지 해결방법 중에서 어느 하나를 선택할 이유가 충분하다. 그리고, 그러한 선택에 의하여 예견된 성공으로 이어졌다면, 이는 common sense 의 영역이며, “obvious to try” 즉, §103에 기초한 자명한 영역이 된다. 

Supreme Court 는 사후적 고찰 (hindsight) 에 의한 왜곡을 경계하면서도, common sense 가 PHOSITA 로 하여금 어떠한 기술의 1차적 목적과는 다소 상이한 용도로 변형함으로써 복수의 특허에 기재된 교시를 퍼즐을 맞추듯 조합할 수 있음을 언급한 바 있다. 즉, common sense 는 충분한 추론을 수반하는 경우에는, 자명성 판단에 있어서 오랫동안 인정 되어져 왔다. 

(그런데) 심사관이 특허 심사과정에서 자명성에 근거한 거절 결정 시, 그에 필요한 사실적 결론 뿐만 아니라, 해당 결론을 뒷받침할 기록에 의한 증거 또한 필요로 한다. 

한편, common sense 가 factual evidence 를 완전하게 대신할 수는 없더라도, 자명성 판단에 필요한 증거의 분석, 검토에는 사용될 수 있다. KSR 판결에서 Supreme Court 는 자명성 판단은 경직된 공식 (rigid formula) 에 의한 것이 아니라, PHOSITA 기준에서 이미 존재하는 구성요소의 결합이 왜 자명한지 또는 자명하지 않은지를 설명하는 과정이라고 하였다.

즉, 청구된 발명이 선행문헌의 기재사항으로부터 자명하다는 결론에 이르기 위하여, (복수의) 선행문헌 간의 간격을 연결할 때 재판부는 다양한 소스를 활용할 수 있으며, 그러한 소스 중 하나로 common sense 도 사용할 수 있다는 것이다. 

CAFC 는 선행문헌의 결합의 “reason, suggestion, motivation” 이 명시적으로 또는 암시적으로:

1. 선행문헌 그 자체에 포함되어 있거나; 

2. PHOSITA 가 인지하고 있는 어떠한 형태의 자료나 공개에 의하거나; 또는 

3. 해결하고자 하는 과제의 본질에 포함될 수 있다고 하였다. KSR 재판부는 그러한 source 를 좀 더 유연하게 확장하여, 서로 밀접한 관계에 있는 복수의 특허, 발명의 시점에서 특허에 기재된 해결과제 및 필요; 및 

4. 배경기술, 창작 그리고 PHOSITA의 common sense 를 포함시켰다. 

이러한 source 들을 검토함에 있어서, 경직된 예방적 규칙을 적용함으로써, factfinder (1심 재판부 (배심원), PTO 심사관 등) 로 하여금 common sense 가 배제되는 결과를 불러올 필요는 없다는 것이 Supreme Court 의 입장이다. 즉, factfinder 는 자명성을 판단함에 있어서, 서면 증거에 추가하여 common sense 를 활용하는 것이 가능하다는 것이다. 

이러한 관점에서, KSR 재판부는 서면으로 공개된 자료에 대하여 과도한 강조를 피하라고 언급하였다. Expert testimony 또한 항상 필요한 것은 아니다. 왜냐하면, 많은 경우에 있어서 발명을 구성하는 기술은 expert testimony 없이도 용이하게 이해될 만한 수준이기 때문이다. 그러므로, 본 재판부는 자명성 판단에 있어서 Graham factual findings 을 위한 증거의 뒷받침이 필요한 것은 맞지만, 그러한 증거의 소스는 PHOSHITA 에게 접근 가능한 것이라면 logic, 판결, 또는 common sense 등 어떠한 것도 가능한 것으로 판결한다.

Supreme Court 는 비자명성 분석이 PHOSITA의 추정력 (inference) 과 창의력 (creative steps) 에 기반하기 때문에 요건의 유연한 적용이 수반된다 하더라도 그러한 분석이 요건 자체를 완화하는 것은 아니며, 분석의 근거 또한 명백 (explicit) 해야 한다는 점을 강조하였다. 본 재판부 또한 summary judgment 판결에서 그러한 점을 재확인하였는데 즉, common sense 내지는 기타의 근거에 기초하여 선행문헌으로부터 자명하다는 결론을 내리기 위하여 충분히 명확한 검토가 수반되어야 한다는 점이다.

본 사건에 있어서, 1심 재판부가 자명성 판단의 기초로 인용한 common sense 즉, (D) 단계는 선행하는 단계들의 단순 반복에 지나지 않는다. 특히, 1심 재판부는 common sense 의 적용을 설명하였는데, 이는 적절하였다. (A) – (C) 단계는 선행문헌에 공지되었다는 점에 Perfect Web 도 긍정하였고, 문제의 (D) 단계는 단순히 공지된 단계를 (소정의) 목표에 도달할 때까지 반복하는 것에 불과하므로 이는 common sense 에 불과하다는 결론에 도달한다. (즉, 100건의 email 을 전송해야 하는데, 1차 시도로 95건만 전송되었다면, PHOSITA 는 1회 더 메일을 전송할 것이 상식적이다.)

B. Obvious to Try

기록에 의하면, 단계 (D)는 자명한 시도 (obvious to try) 이다. 특허에서 다루고 있는 것은 목표 건수의 메일을 전송하기 위하여 너무 많거나 너무 적은 메일 메시지를 전송 시도해야 한다는 점이다. Supreme Court 는 제한된 숫자의 해결방안을 시도하여, 예견된 성공에 다다른다면, 이는 (특허성을 부여할 만한) 혁신 (innovation) 이라기 보다는 통상의 기술 내지 common sense 에 불과하다고 하였다.

당사자들은 PHOSITA 가 고등학교를 졸업한 후, 본 기술분야에서 적어도 1년의 경력을 가진 자로써, 컴퓨터와 이메일 프로그램에 익숙한 자임에 동의하였고, Perfect Web 은 공지의 방법을 반복하기 위하여 (일정 수준의) 컴퓨터 프로그래밍 경험이 필요하다고 주장하였으나, 이는 이유 없으므로 (D) 단계의 수행은 자명한 시도로 (본 재판부는) 판단한다.

C. Claim Construction

Perfect Web 은 1심 재판부가 특허청구항의 validity 를 판단하기 전, claim construction 을 했어야 한다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부는 summary judgment 판결 시, 논쟁의 여지가 없는 청구항 용어에 대하여는 claim construction 을 생략할 수 있다. 본 사안에서, 당사자들은 청구항 용어 중 단계 (D)에 있어서 2가지 즉, “said calculated quantity” 와 “prescribed minimum quantity”에 대하여만 다투었는데, 상기 2가지 부분은 자명성 판단에 영향을 주지 않는다. Perfect Web 은 1심 재판부가 claim construction 을 과도하게 단순화하여 “try, try again”으로 했다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 없는 것으로 판결한다.

D. Long-Felt Need

특허 출원일을 기준으로 장기간에 걸친 충족되지 못한 요구 (long-felt and unmet need) 가 존재하였다는 사실은 특허의 비자명성 판단에 있어서, 2차적 고려사항이다. 관련하여, InfoUSA 측의 전문가는 2가지 고유의 문제점을 지적하였는데, 즉, 특허 출원일 이전의 메일전송시스템이 과도한 양의 메일을 전송시키는 이유로, 첫번째 판매원들은 무보수로 일정량의 메일을 전송하는 작업을 수행해야 하며, 둘째 점점 증가하는 수의 고객들이 원하지 않는 메시지를 수신함으로써 그러한 시스템으로부터 멀어진다는 것이다.

그러나, Perfect Web 은 상기의 2가지 문제점을 해결함에 있어서, 해당 특허 방법이 기술적인 해결방법을 제시하였음을 입증하지는 못하였다. 즉, 특허가 메일 전송에 있어서 개선된 효율을 제공한 것은 맞지만, 실증적인 수치 (데이터) 로써 어느 만큼의 marketing 비용/시간을 감소시켰고, 어느 규모의 고객이 이탈하는 것을 방지하였는지 입증하지 못하였다. 무엇보다, 이러한 2차적 고려요소는 강력한 자명성 (strong prima facie showing of obviousness) 을 극복하지는 못한다. 따라서, Perfect Web 의 이러한 2차적 고려요소의 주장은 일견 타당한 부분이 있다하더라도 특허가 선행문헌에 비하여 비자명하다는 결론에 이르기에는 불충분하다.

본 재판부는 1심 재판부의 판단 즉, 특허청구항 모두는 선행문헌에 기재된 사실로부터 자명하다는 것에 동의하므로, 본 특허를 무효로 판결한다.

Application of the bar on patents claiming obvious subject matter (KSR International v. Teleflex)

•  KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
• CAFC 는 본 판결 전, 정형화된 TSM (teaching, suggestion, motivation) test 를 고안하여 적용함으로써, 이미 공지인 claim elements 의 조합으로 이뤄진 신규한 발명이 hindsight (사후적 고찰) bias 에 의하여 특허 거절 (무효) 되는 것을 방지하고자 하였음
• TSM test: 복수의 선행문헌의 결합의 사유에 대하여, (1) prior art 에 motivation (suggestion) 의 기재가 있거나, 발명이 해결하고자 하는 과제의 본질이거나, 또는 PHOSITA 의 인지 사실이고, (2) 발명자가 해결하고자 하는 precise (same) problem 이어야 함
• KSR 재판부 (Supreme Court) 는 CAFC 의 그러한 TSM test 적용이 특허법 (§103) 및 선판례와 조화되지 못한다고 강하게 비판 (경직된 방법으로의 TSM test 적용 불가)
• 재판부는, 왜냐하면 PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art) 는 ordinary creativity 를 보유한 자로써, 단순 자동화 (automation) 수행 보다 높은 수준의 창작 능력을 가진 자 이기 때문에, 동일하지 않더라도 유사한 문제의 해결 방안을 추론 (inference) 하고, 그 결과에 따른 창작 능력을 발휘할 수 있다고 함; 즉, common sense 를 보유하고, prior art 에 암시된 동기 (implicit motivation) 를 발견할 수 있는 자로 규정함으로써, 103 적용 요건을 완화
• Criteria for obviousness rejection (재판부가 예로 든 적절한 비자명성 거절사유)
• "Expensive and flexible" approach (rigid manner 내지 특정한 공식에 의하면 안됨)
1. Prior art element 의 공지된 방법으로의 조합 → unpredictable result 가 있지 않는 한, obvious
2. Prior art teaches away from combining certain known elements → nonobvious
3. Elements worked together in an unexpected manner -> nonobvious
4. Obvious to try (소수의 알려진 (예측 가능한) 방법 중 어느 하나를 선택하는 것) → obvious
• "Apparent reason to combine" (결합의 명확성)
1. Explicit analysis - Mere conclusory statement (근거에 의하지 않는 확정적 결론) 불가
2. Inferences and creative steps of PHOSITA - Precise teachings to specific subject matter 일 것 까지는 필요없음