Unreviewable APJ authority incompatible with Constitution (Arthrex v. United States, June 2021)

 United States v. Arthrex, No. 19-1434, decided June 21, 2021

본 사건은 PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ, 행정법 특허판사) 가 의회의 동의를 구하여 대통령이 임명해야 하는 principal officer 인지, 아니면 USPTO 가 속한 행정부 조직의 수장 (Secretary of Commerce) 이 단독으로 임명해도 되는 inferior officer 인지가 문제된 사안이다. Supreme Court 는 APJ 가 principal officer 이므로, Director (USPTO) 가 inter partes review 에서의 APJ 의 판결에 대하여, 리뷰할 수 있는 권한을 가지도록 보완하여야 한다고 판결하였다.

Arthrex 가 Smith & Nephew 에 대하여, US 9,179,907 특허침해 소송을 제기하자, Smith & Nephew 는 inter partes review 를 제기하였고, 이에 PTAB 은 해당 특허를 무효 판결하였다. 이에, Arthrex 는 CAFC 에 항소하였으며, PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ; 행정법판사) 의 임명이 의회의 동의를 구해야 하는 principal officer 인데, inferior officer 의 임명 방식인 Secretary of Commerce 에 의하여 (대통령에 의하지 않고, 의회의 동의도 없이) 임명 되었으므로, 이는 헌법상 Appointments 규정 (Art. II, §2, cl. 2) 위반이므로, PTAB 의 결정을 기각해달라고 하였다. 이에, CAFC 는 Secretary (Department of Commerce) 와 Director (USPTO) 모두 APJ 의 판결을 리뷰하거나, 임기 중에 해임할 수 있는 권한이 없으므로, APJ 는 principal officer 가 맞다고 판결하였다. 그런데, CAFC 는 그에 대한 해결 방안으로 APJ 의 tenure protection (임기 보장) 을 무효로 하였다. 그리고는 PTAB 의 판결을 기각하면서, 새로운 APJ 패널을 구성하여 Arthrex 사건의 재심을 진행하도록 판결하였다. 이에, Arthrex 는 Supreme Court 에 상고 (writ of certiorari) 하였다.

*** 사건명이 Arthrex v. United States, United States v. Arthrex 등으로 되어 있는 것은, Arthrex, Smith & Nephew, United States (Government, PTO) 모두 writ of certiorari 를 하였고, Supreme Court 가 이에 대하여 certiorari 를 허락하고 하기의 판결을 내렸기 때문이다.

Supreme Court 는 대통령이 Executive Branch (행정부) 의 행위에 대한 책임이 있다는 Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477 (2010) 판결을 인용하면서 시작하였다. 즉, 현재 수많은 officer 가 미국을 대신하여 대통령에 의하여 임명되는데, 이는 대통령으로부터 시작한 “clear and effective chain of command” 에 의하여 정당화 된다는 것이다. (즉, 대통령이 행정부의 수장으로서, 조직에 속한 officer 의 행위에 대하여 명확한 책임을 갖는 것으로 대통령에 의한 임명이 정당화 된다는 의미이다.) 

헌법상 Appointment Clause 는 다음과 같다:

“[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.” Art. II, §2, cl. 2.

이에 근거하여, 대통령만이 상원의 동의 (advice and consent) 를 구하여 principal officer 를 임명할 수 있다. 

그런데, 의회는 APJ 를 inferior officer 로 하여 Secretary of Commerce 가 임명할 수 있도록 하였다. 양 당사자 (Arthrex, United States) 는 APJ 가 “significant authority”를 행사하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않았다. 

Supreme Court 는 Edmond 사건에서, inferior officer 는 대통령에 의하여 임명된 자에 의하여 관리 감독을 받아야 (directed and supervised) 한다고 하였다. 그런데, 의회는 PTAB 을 다른 행정부 조직과 상이하게 구성하였는데, Director 는 PTAB 의 APJ 에 대하여 “administrative oversight” 권한 – 즉, APJ 의 급여 책정, inter partes review 의 개시여부 결정, APJ 패널의 구성 - 은 주면서도, APJ 가 inter partes review 의 특허성 (patentability) 판결에는 관여할 수 없도록 하였다. 즉, APJ 는 inter partes review 에서 특허성 판단에 대한 “significant authority” 를 가지며, Director 는 해당 사안에 대하여 APJ 를 관리 감독 (direct and supervise) 할 수 없다. 이러한 구조로 인하여, 책임의 분산 (diffusion of accountability) 이 발생한다. 

본 판결의 반대 의견 (dissent) 에서, Director 가 certificate 를 발행하는 권한을 가졌다고 언급하고 있지만, 이는 APJ 의 판결에 대하여 certificate 를 의무적으로 (shall) 발행하는 것이므로, 적절한 관리 감독이라고 할 수 없다. 

PTAB 만이 rehearing 을 진행할 것인지 결정할 수 있다는 사실은 United States (Government) 도 인정하였다. Rehearing 패널의 구성도 PTAB 이 결정 할 수 있으므로, 이에 의하여 APJ 는 자신들이 선호하는 대로 rehearing 을 할 수 있다. 또한, Government 는 Director 가 APJ 를 이후의 사건에서 배제할 수 있는 권한이 있으므로, 이에 의하여 APJ 를 효과적으로 견제할 수 있다고 주장하였으나, 이미 발행된 APJ 의 최종 판결 (final decision) 을 철회하는 효과는 없다. 즉, APJ 가 유의미하게 관리 (meaningfully controlled) 되지 못한다.

1836년, 법원 (사법부) 으로부터 특허성 판단의 심리를 PTO 로 되돌려 받은 이후, 특허제도는 examiners-in-chief (APJ 의 전신) 의 결정에 대한 심리 (appeal) 를 Commissioner (PTO 의 특허부분장) 에 의하여 진행하였다. AIA 발효 전의 Board of Appeals 시절, examiners-in-chief 의 판단은 Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) 가 리뷰하였다. (이는 현재, APJ (PTAB) 의 판단이 리뷰되지 않는 것과 대조적이다.)

Supreme Court 는 상기의 사유로, APJ 가 inter partes review 의 결정에 대하여 관리 감독 할 수 없는 것 (unreviewable authority) 은 Secretary of Commerce 가 임명한 inferior officer 의 권한을 넘어서는 것이므로, 위헌으로 판결한다. 

그에 따른 적절한 방안으로, Supreme Court 는 PTAB 의 구조 자체를 부정하지 않았다. 대신, APJ 의 판결이 Director 에 의하여 관리 감독 (review) 되어야 한다고 하였다. 

America Invents Act 는 두가지 방법으로 APJ 에 대한 Director 의 감독 (supervision) 을 불가능하게 하는데, (1) inter partes review 는 3인의 APJ 패널에 의하여야 하고, (2) PTAB 만이 rehearing 을 결정할 수 있음이다. (35 U.S.C. §6(C)) 이 때문에, Director 는 APJ 의 결정사항을 재심 (rehear and reverse) 할 수 없다. 의회는 Director 에게 PTO 의 권한과 책임을 부여 (§3(a)(1)) 하였으므로, PTAB 을 관리 감독할 수 있다. 이에 의하여, Director 는 PTAB 의 결정을 리뷰하고, 필요에 따라 Board 를 대신하여 자신만의 최종 판결을 내려야 한다. Supreme Court 는 35 U.S.C. §6(C) 를 효력을 상실한 것으로 판결하였다.

본 사건에서, Acting Director 는 APJ 의 판결에 대한 rehearing 여부를 스스로 결정하여야 한다고 판결하였다. 

*** 원문은 다음과 같다:

The Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision. To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs.

Tangential relation – Overcoming presumption of prosecution history estoppel (Bio-rad v. 10X Genomics, Aug. 2020)

 Bio-rad Laboratories v. 10X Genomics, 2019-2255, 2019-2285, Fed. Cir. (2020)

본 사건은 Bio-rad 가 10X 를 상대로 특허침해소송을 제기하자, 10X 가 Bio-rad 의 특허는 prosecution history estoppel 이 적용되어, 자신들의 제품은 Doctrine of equivalent 를 적용할 수 없는 영역에 속하는 것으로써 특허 비침해 임을 주장한 사건이다. Doctrine of equivalents 에 근거하여 특허침해를 주장하는데 있어서, 2가지 제약이 있는데, prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이다. 본 판례는 이에 대한 판단기준을 제시하였다.

Bio-Rad 는 US 8,889,083, US 8,304,193 및 US 8,329,407 의 특허권자인데, 10X 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 재판부는 특허침해 및 그에 따른 $23,930,716 의 damages 를 판결하였다. 2심 재판부는 1심 재판부의 ’083 특허 침해와 배상액 판결에 대하여 확정판결 하였다.

인용특허는 systems and methods for forming microscopic droplets (also called “plugs”) of fluids to perform biochemical reactions 에 관한 것으로, microfluidic system (labs-on-a-chip) 은 microscale 의 생화학적 반응, 예컨대 DNA, RNA 내지 단백질을 분석/비교 하는 등을 수행하는 장치이다. Microfluidic system 은 microfluidic channel 을 구비하는 chip 을 이용하는데, 여기에는 머리카락 두께의 통로가 마련되어 있고, 이를 통하여 세포가 포함된 용액이 흐르는 구조이다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A microfluidic system comprising:

a non-fluorinated microchannel;

a carrier fluid comprising a fluorinated oil and a fluorinated surfactant comprising a hydrophilic head group in the microchannel;

at least one plug comprising an aqueous plug-fluid in the microchannel and substantially encased by the carrier-fluid, wherein the fluorinated surfactant is present at a concentration such that surface tension at the plug-fluid/microchannel wall interface is higher than surface tension at the plug-fluid/carrier fluid interface.

*** 밑줄 친 부분은 심사관의 거절이유에 대하여, 출원인이 보정으로 추가한 한정사항이다.

특허 심사과정 중, 발명자들은 심사관의 인용문헌 (US 7,294,503, Quake) 에 의한 거절이유 극복을 위하여 청구항을 보정하였다. Quake 는 Teflon (fluorinated polymer) 으로 코팅된 microchannels 를 개시하였다. 발명자들은 본 발명이 Quake 와는 달리 droplet (액체 방울) 이 microchannel 에 달라붙는 것을 방지할 수 있도록 surfactant 와 carrier fluid 가 화학적으로 유사하고, channel wall 과는 화학적으로 상이하다고 주장하였다. 그러면서 claim 을 서로 화학적으로 반응하지 않는 “non-fluorinated microchannels” 과 “fluorinated surfactant” 으로 보정하였다.

발명자들은 amendment 에 의하여 claim 1의 claim limitation 인 화학적으로 구별되는 microchannels 와 carrier fluids 를 Prior art (Quake) 가 개시하지 않으므로, 본 발명과 대비된다고 주장하였다. 즉, Quake 는 microchannels 을 fluorinated oil 로 코팅하고 fluorinated surfactants 를 carrier fluid 로 사용함으로써 microchannels 과 surfactant 가 화학적으로 반응하게 되는 점에서 본 발명과 차이가 있다고 하였다.

본 사건에서 이슈가 된 ’083 특허와 Prior art (US 7,294,053, Quake) 및 accused product (10X) 의microchannel wall 과 carrier fluid 및 그 둘 간의 화학적 반응 여부를 비교하면 다음과 같다.

10X 의 accused products 는 5 종류의 Single Cell 3’ Gene Expression, Linked-Reads, Single Cell V(D)J, Single Cell ATAC-seq, 및 Single Cell CNV 이다. 각각의 제품은 hardware instrument (controller), microfluidic chips 및 reagents 로 구성된다.

(10X Genomics chromium controller)

2015.2월 특허침해 소송이 제기되자, 10X 는 제품에 0.02% Kynar (화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 함유 물질) 코팅을 microchannels 에 적용하는 제품 변경을 수행 하였다. 10X 는 그러한 미량의 Kynar 추가에 의하여 제품의 기능에 영향이 없다는 점을 인정하였다. 2018.11월, jury trial 이 개최 되었는데, 배심원은 10X 가 고의침해 했다며 $23,930,716 을 배상하라는 평결을 내렸다. 2019.7월, 1심 재판부는 Bio-Rad 의 motion 에 대하여, permanent injunction, supplemental damages, pre-/post-judgment interest 판결하였다.

'083 특허는 "non-fluorinated microchannels” 를 claim limitation 으로 갖는다. 이와 비교하여, 10X 의 accused product 는 0.02% Kynar (fluorine containing coating resin) 를 microchannels 에 coating 하였다. 배심원은 accused product (10X) 가 “non-fluorinated microchannels” 한정사항을 문언적으로 만족하지는 않지만, 균등침해를 구성한다고 평결하였다. 이에 대하여, 10X 는 항소심에서 prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이론에 근거하여, 1심 재판부의 균등침해 판결에 오류가 있다고 항변하였다.

균등침해는 특허법에서 보호하는 안정적인 법이론으로 자리매김 하였다. (“Equivalents remain a firmly entrenched part of the settled rights protected by the patent.”) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) (“Festo I”) 그러나 균등론에 따른 특허침해를 주장 함에 있어서, 특허권자는 일정한 제한을 받는다. 그러한 제한의 하나는 prosecution history estoppel 이고, 다른 하나는 doctrine of claim vitiation – the application of the doctrine [of equivalents] … is not allowed such broad play as to effectively eliminate [a claim] element in its entirety - 이다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997)

본 사건에서 상기 2가지 모두 이슈 사항이다.

 

Prosecution History Estoppel

Prosecution history estoppel 은 특허출원인이 심사과정에서 특허성에 영향을 미치는 실질적인 이유로 claim scope 를 좁히는 amendment 를 행하는 경우에 발생한다. Narrowing amendment 는 original claim 과 amended claim 간의 scope 를 특허출원인이 자신의 권리범위에서 포기한 것으로 추정 (presumption) 하는 효과가 발생한다. 이러한 추정은 특허출원인이 다음의 예외를 증명하면 극복된다:

(1) the rationale underlying the amendment bears no more than a tangential relation to the equivalent in question;

(2) the equivalent was unforeseeable at the time of the application; or

(3) there was some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the equivalent.

 

Prosecution history estoppel 및 doctrine of equivalents 의 적용여부는 question of law 의 문제이다. 그러한 적용의 여부를 판단하기 위하여, 2심 재판부는 출원인이 심사과정 중 행한 amendment 와 amendment 를 불러일으킨 심사관의 rejection 을 상세히 검토해야 한다. Intervet Inc. v. Merial Ltd., 617 F.3d 1282, 1291 (Fed. Cir. 2010)

1심 재판부는 amendment 와 accused equivalent 간에는 tangential relation (미약한 관계) 이므로, prosecution history estoppel 이 적용되지 않는다고 판결하였다. 그 이유는 발명자들이 본 발명의 microchannels 와 prior art 의 carrier fluid 와 반응하는 microchannels 을 구분하기 위하여 amendment 한 것이기 때문이라고 하였다. 즉, 1심 재판부의 시각으로는 amendment 가 “fluorinated microchannels” 와 “no fluorinated properties of microchannels” 의 차이점을 부각하기 위한 것이므로, 10X 의 accused product – 화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 을 포함하는 microchannels – 는 균등침해의 범위에 속한다고 판단하였다.

항소심에서 양측은 narrowing amendment 여부, 그것이 prior art 에 의한 거절이유 극복을 위한 것의 여부에 대하여는 다툼이 없다. 대신, prosecution history estoppel 의 적용에 있어서 tangentiality exception 해당 여부에 관하여 다투었다. 10X 는 발명자들이 Quake (fluorinated microchannels) 를 극복하기 위하여 “non-fluorinated microchannel” 을 claim limitation 으로 추가하는 amendment 를 했으므로, prosecution history estoppel 이 적용된다고 주장하였다. 즉, amendment 에 의하여, 발명자들은 최초 출원 시점의 claim 인 “microchannels generally” 와 “non-fluorinated microchannels” 사이의 claim scope 를 포기한 것이라고 하면서, 그러한 결과로 인하여 1심 재판부의 tangentiality exception 적용에 오류가 있다고 주장하였다. 10X 는 출원 경과 중의 amendment 에 의하여, 발명자들은 fluorine 을 포함하는 microchannels 에 대하여, 그것이 어떠한 목적을 갖는 것이든 claim scope 로부터 제외시킨 (포기한) 것이라고 주장하였다.

(그와 반대로) Bio-Rad 는 tangentiality exception 이 적용된다고 주장하였다. 왜냐하면, 특허권자는 carrier fluid 와 microchannel wall 이 화학적으로 구분되는 것으로 amendment 한 것이므로, 이는 균등침해를 주장하는 균등물 – fluorine 을 미량 포함하여 carrier fluid 와는 화학적으로 구분되지않는 성질을 가지는 것 (“microchannel wall containing a nominal amount of fluorine that is not chemically distinct from the carrier fluid”) – 과 tangential relation 에 있을 뿐이라고 주장하였다. 2심 재판부는 Bio-Rad 의 주장에 동의한다.

심사경과는 “non-fluorinated microchannels” 를 부과한 것이 tangentiality exception 에 해당함을 객관적으로 명확하게 지지하고 있다. Quake 는 carrier fluid 와 화학적으로 반응하는 fluorinated microchannel wall coating 에 대하여 개시하고 있는데, 발명자들은 본 발명의 특징을 부각시키기 위하여 surfactant (fluorinated) 와 화학적으로 상이한 microchannel wall 즉, non-fluorinated microchannel 을 한정사항으로 하는 amendment 를 한 것이다. 즉, 그렇게 함으로써 본 발명은 Quake 와는 달리 carrier fluid 와 microchannel 간에 화학적 반응이 발생하지 않도록 함으로써, 반응액 (droplet) 이 microchannel wall 에 달라붙지 않는 특성을 갖도록 하였다. 출원 경과 중의 발명자 진술에 있어서도 amendment 의 사유가 10X 의 accused product 의 균등물 – microchannels containing negligible amounts of fluorine – 과 tangentiality relation 임을 뒷받침 한다.

10X 는 마지막으로 Quake 특허에 accused equivalent 가 모호하게 개시되어 있다고 주장하였으나, tangentiality inquiry 의 핵심은 특허권자의 narrowing amendment 의 객관적 이유에 있으므로, (The crux of the tangentiality inquiry remains “the patentee’s objectively apparent reason for the narrowing amendment . . . [as] discernible from the prosecution history record. Festo II, 344 F.3d at 1369) 10X 의 그러한 주장은 받아들일 수 없다.

 

Claim Vitiation

Claim element 가 무효화된다 (“vitiated”) 는 것은 균등물에 해당 claim element 가 function-way-result test 내지 insubstantial differences test 에 기초하여 존재하지 않는다는 것과 같은 의미이다. Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013). Brilliant 사건 보다 더 최근에 CAFC 는 “vitiation 이론은 균등침해의 예외 내지 균등침해 적용에 필요한 최소한의 한계점이 아니라, 제시된 증거와 이론을 바탕으로 균등이 존재하지 않는다는 법률적 결론 (legal conclusion) 이라고 설명한 바 있다. UCB, Inc. v. Watson Labs., Inc., 927 F.3d 1272, 1283 (Fed. Cir. 2019)

항소심에서, 10X 는 균등침해가 성립하지 않는다고 주장하였는데 왜냐하면, “fluorinated”와 “non-fluorinated” 는 대척점 (diametric opposites) 관계에 있고, fluorinated microchannel 은 non-fluorinated microchannel 의 antithesis (정반대의 것) 이기 때문이라고 하였다. Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1115 n.5 (Fed. Cir. 2000)) 10X 의 시각에서, Bio-Rad 가 fluorinated microchannels 가 non-fluorinated microchannels 와 균등관계에 있다고 주장하는 것은 (claim 1 의) “non-fluorinated microchannel” claim limitation 을 무효화하는 것 (claim vitiation) 이라고 항변하였다.

1심 재판부는 합리적인 배심원 기준으로 “non-fluorinated microchannels” (claim 1) 와 “minimally-fluorinated microchannels with no reactive properties” (accused product) 는 균등 관계에 있다고 판결하였다.

Brilliant Instruments 사건에서, CAFC 는 vitiation 은 균등물로 주장된 것과 “diametrically opposed” (대척점 관계에 있는) 인 missing claim element 간에 발생한다고 설명하였다. 즉, accused product 가 claim element 와 대척점 관계에 있는 구성요소를 갖고 있는 경우, 특허권자로서는 균등침해를 주장하기가 더 어렵다는 것이다. Accused element 와 claim element 가 PHOSITA 기준으로 정반대의 방법 (opposing way) 인 것으로 인식될 경우, 그것은 “insubstantially different” (간과할 만한 차이) 로 인식되지 않을 것이라고 설명한 바 있다.

Cadence Pharmaceuticals 사건에서, CAFC 는 “antithesis”와 같은 용어의 사용에 주의를 기울일 것을 주문한 바 있다. 즉, 어떠한 claim element 와 accused element 간에 “antithesis” 관계가 있다고 묘사한 후, 그에 관계된 사실적 증거를 소홀히 한 채 둘 간에 균등침해가 성립한다고 결론 짓는 것은 잘못된 판단이다. Cadence Pharms. Inc. v. Exela Pharmsci Inc., 780 F.3d 1364, 114 U.S.P.Q.2d 1177 (Fed. Cir. 2015)

상기와 같은 이유로, 본 재판부는 10X 의 claim vitiation 에 근거한 주장을 받아들이지 않았다.

(본 판결문에는 이외에도 expert 에 의한 damages 의 산출의 적절성, injunction 부과의 정당여부 등에 대하여 판결하였는데, 이하 생략한다.)

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Legal concept of prima facie obviousness (MPEP 2141)

 Prima facie obviousness 는 그 용어에 대한 이해가 쉽지 않다. 사전을 찾아보더라도 

prima facie: 우선 볼 때의, 처음에 진실로 여겨지는

등으로 해석되는데, 그 뜻을 한글로 적어 놓아도 그 의미는 쉽게 파악되지 않는다. 요는 심사관이 51% 의 증거 우위로 claimed invention 이 prior art 와 대비하여 자명하다고 입증하는 것을 의미한다. 즉, 선행문헌에 기재된 사실을 바탕으로 보았을 때, 발명이 자명할 가능성이 자명하지 않을 가능성에 비하여 약간만 높더라도 prima facie obviousness 가 성립된다는 의미이다.

다음은 MPEP 2142 의 prima facie obviousness 에 대한 설명인데, 다음과 같이 시작한다:

During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. (2016)

즉, 특허 심사 (재심사) 중 prima facie obviousness 개념은 자명성 판단과 양 당사자 (심사관과 출원인) 간의 입증 책임 (burden) 에 대한 체계이다. 심사관이 prima facie case (of obviousness) 를 제시하면, 책임은 출원인에게로 이전되는데, 이는 출원인이 증거 등을 바탕으로 심사관의 증거에 의한 prima facie obviousness 를 반박하는 책임이다. 이후, 심사관은 (1) prima facie obviousness 를 성립시키는데 사용한 증거와 (2) 출원인의 반박 증거를 비교하여 자명성에 대한 최종 결정을 내린다.

Prima facie obviousness 의 법률적 개념은 각 단계에서 당사자 중 어느 쪽에 증거의 생성 (production of evidence) 의 책임이 있는지를 규정하는 것이다. 심사관은 최초 prima facie obviousness 성립을 위한 사실적 지지 (factual supporting) 를 생성할 책임이 있다. 심사관이 이러한 책임을 입증하지 못한다면, 출원인은 자신의 발명에 대하여 비자명함을 입증할 책임이 없다. 

35 U.S.C. §103에 근거한 적절한 판단을 위하여, 심사관은 가상의 “person of ordinary skill in the art (PHOSITA)”의 발명을 완성하기 직전의 입장과 시점으로 돌아가야 한다. 그러한 입장과 시점에서, 심사관은 claimed invention 을 전체적으로 ("as a whole") 보았을 때, 모든 증거에 비추어 가상의 person of ordinary skill in the art 에게 자명한지를 판단한다. 심사관은 발명자에 의하여 제공된 정보 즉, 특허출원 명세서에서 획득한 지식을 따로 떼어 놓은 채, 그러나 차이점을 판단하기 위한 마음으로, 발명을 전체적으로 보았을 때의 대상 (subject matter) 에 대하여 search and evaluation 을 수행한다. 심사 프로세스의 본질상 출원인의 개시 (disclosure) 에 기대어 판단하는 사후적 고찰 (hindsight) 의 경향은 피하기 어려운 것이 사실이다. 그러나 (심사관은) 허용되지 않는 사후적 고찰을 최대한 피하면서, 선행문헌으로부터 모은 사실에 기초한 법률적 판단에 이르러야 한다.

Analogous art (Airbus v. Firepass)

 Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019)

 *** 본 판례는 §103 (nonobviousness) 판단을 위한 인용문헌은 claimed invention 과 analogous art 관계에 있을 때에만 선행문헌의 지위를 갖는 요건에 대하여, analogous art 의 판단 방법과 기준을 판결한 것이다. Analogous art 판단은 2가지 즉, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, 이는 question of fact (사실심의 문제) 로써 항소심 재판부는 1심 재판부의 판결을 substantial evidence (즉, 1심 재판부의 판결에 중대한 오류가 있을 때만 판결을 뒤집음) 기준으로 검토한다. 인용문헌이 analogous art 의 관계에 속하는지는 양 당사자가 인용한 모든 문헌을 참작하여, (1) 동일한 기술분야에 있는지; 또는 (2) 발명자가 해결하고자 하는 문제와 합리적으로 관련이 있는지를 PHOSITA 기준에서 판단한다는 것이 판례의 요지이다. 판결의 중요 부분을 아래와 같이 번역하였다.

PTAB 이 Firepass 의 특허 US 6,418,752에 대한 inter partes reexamination 결과, 수건의 prior art 가 analogous art 가 아니라고 판결하자, Airbus 는 이에 항소하였다.

'752 특허는 fire prevention/suppression system using breathable air 에 대한 것으로, 산소의 비율을 자연적 상태 20.94%에서 압력을 유지하면서 질소를 추가하는 방법으로 16.2% 이하로 조정함으로써, 인간은 호흡이 가능하면서도 화재는 억제할 수 있음을 특허청구 하였다. 이때, 산소농도의 조정을 위하여, hypoxic generator 를 채용하였다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A system for providing breathable fire-preventive and fire suppressive atmosphere in enclosed human-occupied spaces, said system comprising:

an enclosing structure having an internal environment therein containing a gas mixture which is lower in oxygen content than air outside said structure, and an entry communicating with said internal environment;

an oxygen-extraction device having a filter, an inlet taking in an intake gas mixture and first and second outlets, said oxygen-extraction device being a nitrogen generator, said first outlet transmitting a first gas mixture having a higher oxygen content than the intake gas mixture and said second outlet transmitting a second gas mixture having a lower oxygen content than the intake gas mixture; 

said second outlet communicating with said internal environment and transmitting said second mixture into said internal environment so that said second mixture mixes with the atmosphere in said internal environment;

said first outlet transmitting said first mixture to a location where it does not mix with said atmosphere in said internal environment;

said internal environment selectively communicating with the outside atmosphere and emitting excessive internal gas mixture into the outside atmosphere;

said intake gas mixture being ambient air taken in from the external atmosphere outside said internal environment with a reduced humidity; and

a computer control for regulating the oxygen content in said internal environment.

 

문제가 된 선행문헌 (prior art) 은 모두 5건인데, 다음과 같다:

1. US5,799,652 (동일 출원인): Equipment for providing hypoxic air in an enclosed area for the §purposes of athletic training or therapy
2. Gustafsson: Study on human performance during [a] prolonged stay in normobaric hypoxia, a so-called ‘fire retardant atmosphere
3. 1167 Report: Report from the U.S. Navy that examines the medical hazards of four types of flame-suppressant atmospheres for "sealed chambers"
4. Luria: Effect of "nitrogen-based, fire-retardant atmospheres" on human performance, particularly visual sensitivity
5. US 3,893,514 (Carhart): Carhart explains that "[i]t is well known to those skilled in the art that fires are supported by oxygen and that by using some means to deplete the surrounding area of oxygen or lowering the percent of oxygen the fire will be suppressed."

Firepass 는 심사과정 중에는 해당 문헌들의 analogous art 여부에 대하여 다투지 않았으므로, 심사관은 상기 문헌에 근거하여 '752 특허를 거절하였고, 이에 Firepass 는 Board 에 항소한 다음, 비로소 문헌들이 analogous art 가 아니라고 주장하였다. Airbus 는 (선행문헌들에 기재된 사항을 근거로) 호흡가능한 공기에 의한 화재 억제는 당해 기술분야에서 공지의 사실이라고 주장하였다. 그러나, Board 는 '752 특허는 화재의 억제에 관한 것인데, '652 특허는 인간의 치료, 운동 훈련에 관한 것으로 analogous art 에 해당하지 않으며, 다른 선행문헌과의 연결고리를 찾을 수 없다는 이유로, Airbus 의 주장 ((2) ~ (5) 선행문헌에 기댄 주장)) 을 받아들이지 않았다. 이에 Airbus 는 항소하였다.

§103 (nonobviousness) 판단을 위하여, analogous art 일 때만 선행문헌의 지위를 갖는다. Analogous art 여부의 판단은 question of fact 로써, 항소심 재판부는 이 문제를 substantial evidence 기준으로 판단한다.

Analogous art 여부의 판단은 2가지 별개의 테스트를 행하는데 다음과 같다:

1. whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed; and
2. if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.

 (1) 번 판단에 대한 심리 (field of endeavor)

재판부는 (1)번 판단에 있어서, applicable field of endeavor 결정을 위하여, embodiment, function, structure 를 포함한 발명의 subject matter 설명을 참작해야 한다.

Factfinder 는 명세서 기재사항을 최우선으로 고려해야 하기는 하나, 또한 각각의 선행문헌에 대하여 실제 상황의 관점에서 검토하고, 그러한 상황을 common sense 관점에서 통상의 지식을 가 진 자 (one of skilled in the art) 라면 어떻게 적용할 것인지를 중심으로 고려해야 한다.

*** 원문은 다음과 같다: While the disclosure of the references is the primary focus, this court has also instructed that the factfinder must consider each reference’s disclosure in view of the "the reality of the circumstances," and "weigh those circumstances from the vantage point of the common sense likely to be exerted by one of ordinary skill in the art in assessing the scope of the endeavor."

가령, Deminski 사건에서 재판부는, pump 와 compressor 를 개시하고 있는 선행문헌이 piston device 에 대한 claimed invention 과 “essentially the same function and structure” 을 갖는다는 사유로 same field of endeavor 관계에 있다고 판결하였다.

Board 는 (1)번 판단에 있어서, '752 특허의 claim 1 의 전제부에 근거하여, “devices and methods for fire prevention/suppression” 이라고 판단하였다. 또한, 발명의 명칭에도 근거하였으며, 명세서 전반에 걸쳐 발명의 해결과제가 “fire prevention and fire suppression” 로 기재되어 있음을 확인하였다. Board 는 또한, 선행문헌 '652 특허의 명세서 전반에 걸쳐 “fire”가 단 한번도 등장하지 않음을 강조하였다.

Factfinder 의 finding 은 합리적인 관점에서 결론을 지지한다면 실질적인 증거력으로 지지된다.

*** 원문은 다음과 같다: A finding is supported by substantial evidence if a " ‘reasonable mind might accept’ a particular evidentiary record as ‘adequate to support a conclusion.’

이러한 기준으로, 상기 Board 의 (1)번 판단에 중대한 오류 (substantial evidence 기준) 가 있었다고 보기 어려우므로, 재판부는 Board 의 (1)번 판단을 지지한다.

(2)번 판단에 대한 심리 (reasonably pertinent)

선행문헌이 claimed invention 과 reasonably pertinent 한 경우에만, §103 판단에 있어서 선행문헌의 지위를 갖는다. 이것은 “reality of the circumstances” 를 반영하는데 즉, 발명자가 모든 기술분야의 모든 선행문헌을 인지할 수는 없기 때문이다. 실제로, 발명의 과제 해결을 위하여 발명자가 고찰 할 수 있는 선행문헌은 발명자의 예지력 내에서 인지 가능해야지, 발명자의 발명의 달성을 바탕으로 하는 사후적 고찰에 의하여 인지가능한 것이면 안된다.

*** 원문은 다음과 같다: The pertinence of the reference as a source of solution to the inventor’s problem must be recognizable with the foresight of a person of ordinary skill, not with the hindsight of the inventor’s successful achievement.

즉, 선행문헌은 통상의 지식을 가진 자가 합리적인 수준에서 발명의 과제 해결을 위하여 참조할만 한 경우, “reasonably pertinent” 한 것이다.

가령 GPAC 사건에서 재판부는, 평형공기압 도어에 관한 선행문헌이 비소 제거에 관한 claimed invention 과 인간의 진/출입을 허용하는 상황에서 압력을 유지하는 방법에 대하여 해결과제를 공유하고 있다는 사유로 analogous art 관계에 있다고 판결하였다.

Airbus 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 에 근거하여, 닫힌 공간에서 normbaric hypoxic atmosphere 의 화재 억제 용도로의 사용이 당해 기술분야에서 공지임을 성립시킨다고 주장하였다. 따라서, '752 특허의 해결과제를 위하여 ordinarily skilled artisan 은 상기 선행문헌을 합리적으로 참조할 것이므로, analogous art 에 속한다는 주장을 하였다.

재판부는, “reasonably pertinent” reference (prior art) 는 ordinarily skilled artisan 이 합리적으로 자신이 당면한 문제를 해결하기 위하여 참조할 선행문헌이므로, 이는 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 에 대한 (사실적) 질의와 필연적으로 연관된 문제임을 확인하였다.

재판부는 이러한 측면에서, '752 특허와 '652 특허 (prior art) 가 same field of endeavor 관계에 있지 않더라도, 선행문헌 ((2) ~ (5), cited prior art) 을 고려하면, 화제의 방지/억제 분야의 ordinarily skilled artisan 이 문제의 해결을 위하여 '652 특허를 참조할 수 있었으므로, 둘간에는 reasonably pertinent 관계에 있다는 것이다. 그런데, Board 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 을 검토하지 않았으므로, 판결을 기각하고 다시 판단하도록 되돌려 보냈다.

즉, 재판부는 양 당사자에 의하여 인용된 모든 문헌은 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 을 설명하고 판단하기 위한 근거로 고려되어야 한다는 점을 확인하였다.

*** Reasonably pertinent test 에 관한 더 상세한 설명은 필자의 블로그 글 (Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020) 참조