UltimatePointer, L.L.C. v. Nintendo Co., 816 F.3d 816, 118 U.S.P.Q.2d 1125 (Fed. Cir. 2016)
본 사건은 특허출원인이 자신의 발명의 특허성을 강조하기 위하여, 선행기술 (prior art) 을 비판 (disparaging) 한 경우, 그렇게 비판한 것은 특허 등록 후 claim scope 에서 제외된다는 판결이다. 즉, “disparaging prior art” 는 disclaimer 로 작용한다는 점이다.
(1) 1심 재판부의 판단
청구인 UltimatePointer, LLC 는 US 8,049,729 의 특허권자인데, '729 특허는 “Easily deployable interactive direct-pointing system and presentation control system and calibration method therefor” 를 발명의 명칭으로 하였다. 특허는 handheld pointing device 로써 컴퓨터 화면 상에 투영되는 cursor 를 제어하는 방법에 관한 것인데, 그렇게 함으로써 발표자의 cursor 의 제어를 용이하게 하는 것을 주요 특징으로 한다.
Claim 1 은 다음과 같다:
1. An apparatus for controlling a feature on a computer generated image, the apparatus comprising:
a handheld device including:
an image sensor, said image sensor generating data related to the distance between a first point and a second point, the first point having a predetermined relation to the computer generated image and the second point having a predetermined relation to a handheld enclosure; and
a processor coupled to said handheld device to receive said generated data related to the distance between a first point and a second point and programmed to use the distance between the first point and the second point to control the feature on the image.
명세서는 2가지 종류의 pointing device 즉, direct-pointing device and indirect-pointing device 에 대하여 기재하고 있다. 특허권자에 의하면 (명세서 기재사항), direct-pointing system 은 더 자연스럽고, 더 신속하고 정확한 pointing action 을 제공하며, 그에 반하여 indirect-pointing method 는 속도와 직관적 제어가 불가능하다.
Nintendo 는 Wii video game system 을 제조, 판매 중인데 시스템은 handheld Wii remote, Wii console 및 sensor bar 를 포함한다. Sensor bar 에서 발생한 infrared light 을 수신한 정보를 바탕으로 텔레비전 스크린 상에 cursor 로 표시하는 방식이다. (즉, '729 특허의 indirect-pointing system 에 해당)
UltimatePointer 는 Texas 지방법원에 특허침해 금지 청구소송을 제기하였고, 1심 재판 중 양 당사자는 handheld device 가 direct-pointing device 로 한정되는지에 대하여 다투었다. 1심 재판부는 명세서 기재사항을 바탕으로, 발명은 indirect-pointing device 와 "prior direct-pointing device” 를 개량하는 direct-pointing system 으로 한정된다고 하면서, 특허 비침해 결정하였다. 특히, 명세서 기재사항 중 indirect pointing 방법은 direct pointing 이 불가능한 경우에만 사용한다는 기재가 있음에 유의하였다.
(2) CAFC 의 판단
청구항 해석 (claim construction) 은 법률심 (legal conclusion) 으로서, 2심 검토 기준은 de novo 인데, 명세서 기재사항 및 심사경과 (intrinsic evidence) 를 바탕으로 한 청구항 해석은 legal conclusion 즉, 재심 기준은 de novo 이다. 그러나 수반하는 1심 재판부의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 에 기초한 판결 (factfinding) 은 clear error 기준으로 검토한다.
Claim term 은 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석되는데 즉, 발명 시점에 PHOSITA 의 기준으로 어떠한 의미로 받아들여지는지로 해석된다. 중요한 것은, PHOSITA 는 claim term 을 명세서 기재사항을 포함하여 발명의 전반적인 맥락 (in the context of the entire patent) 안에서 이해한다는 점이다. 이러한 점에서, 명세서는 claim construction analysis 에서 매우 밀접한 (highly relevant) 관계에 있고, 대부분의 경우, 명세서 기재사항은 결정적 (dispositive) 인 역할을 한다.
한편, CAFC 는 명세서 기재사항으로 claim 을 한정해석하는 것을 경계해야 한다는 판결을 내려왔는데, 다른 한편으로, 반복된 비판적 진술 (repeated derogatory statements) 은 특허권자가 해당 사실을 자신의 발명의 범위에서 배제하는 것을 가리킨다고 판결한 바 있다.
UltimatePointer 는 handheld device 를 명확하게 정의하지 않았기 때문에, 1심 재판부가 명세서 기재사항으로 이것을 direct pointing 만을 의미하는 것으로 한정해석 한 것은 오류가 있다고 주장하였다.
반대로, Nintendo 는 명세서 기재사항 전체에 걸쳐 특허권자는 일관되게 direct pointing 을 찬양하고, indirect-pointing 을 비판하고 있으므로, 설령 handheld device 를 분명하게 direct-pointing 으로 정의하지 않았더라도, 그에 대한 올바른 claim construction 은 direct-pointing 으로 한정해석 하는 것이 맞다고 주장하였다.
CAFC 는
- 명세서 전반에 걸쳐 발명이 direct-pointing system 이라고 한 점,
- direct pointing 을 반복적으로 찬양 (extolling) 한 점, 및
- indirect pointing 을 반복적으로 비판 (disparaging) 한 점을 사유로, handheld device 는 direct pointing device 로 한정해석 하는 것이 맞다고 판결하였다.
UltimatePointer 의 claim term 의 ordinary meaning 으로 해석되어야 한다는 주장은 받아들여지지 않았으며, 왜냐하면, claim term 은 명세서 기재사항과 출원경과를 참작 (claim terms are construed in light of the specification and prosecution history, not isolation) 하여 해석되기 때문이라고 하였다.
재판부는 Nintendo 의 제품이 indirect-pointing 에 해당되므로, 특허 비침해라고 판결하였다.
