균등론의 제한: Ensnaring prior art (Depuy Spine v. Medtronic, Fed. Cir., 2009)

 Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

US 5,207,678 (Pedicle screw and receiver member therefore) 의 특허권자 Depuy Spine 은 Medtronic 의 Vertex^® model (polyaxial pedicle screws) 에 대하여 특허침해소송을 제기하였는데, 1심 재판부가 균등침해를 인정하자, Medtronic 이 ensnaring prior art 를 사유로 균등침해 제한을 주장하였지만 받아들여지지 않았고, 이에 항소하였다.

Ensnarement 는 특허권자가 특허 권리범위를 prior art 로 확장하는 균등침해 주장을 하지 못하게 한다. 즉, 피고 (accused infringer) 는 ensnaring prior art 를 근거로 특허권자의 균등침해 주장에 항변할 수 있다.

Ensnarement 는 2단계로 검토되는데,

1.  Step (1): 특허권자는 accused product 를 문언적으로 침해하게 하는 (literally infringing) 가상의 청구항 (hypothetical claim) 을 작성하여 제출하고,
2.  Step (2): 피고가 제시한 prior art 를 바탕으로 hypothetical claim 의 특허성 판단을 수행하여, 해당 claim 이 unpatentable (§102, §103 위반) 인 경우, 특허권자의 균등 (물) 주장 범위는 과도 (overreaching) 한 것으로 하여 균등침해를 불인정한다.

특허권자 (Depuy Spine) 는 다음과 같이 hypothetical claim 을 제출하였는데, 이는 original claim 1에서 균등 (물) 로 주장한 청구항 구성요소 “spherically-shaped portion (9)” 를 conically-shaped portion 으로 변경한 것이다.

Medtronic 은 2건의 prior art – US 5,474,555 (Puno) 와 US 2,346,346 (Anderson) – 를 근거로 hypothetical claim 이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다. Puno 는 conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 있다고 개시하였고, Anderson 은 fracture immobilization splint 의 conically-shaped portion 을 개시하였다.

재판부는 Puno 의 기재사항에는 rigid pedicle screw 에 대한 teach-away (부정적 교시) 가 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시킨다고 하면서, 그 특허성이 부정되지 않는다고 판결하였다. 왜냐하면, §103 위반을 위해서는 

1. 복수의 prior art 에 hypothetical claim 의 구성요소가 전부 개시되어 있을 뿐만 아니라,
2. 문헌에 나뉘어져 기재되어 있는 구성요소의 결합 (combination) 이 물리적으로 가능해야 하고, 또한 그러한 물리적 결합에 의하여 발명이 의도한 효과 (intended purpose) 를 달성할 수 있도록  PHOSITA 입장에서 인지할 수 있어야 하기 때문이다. 

그런데, 선행문헌이 다음과 같이 발명이 의도한 목적에 대하여 부정적 교시를 하는 경우, 이는 자명하지 않은 결론에 도달해야 한다.

[I]f the prior art indicated that the invention would not have worked for its intended purpose or otherwise taught away from the invention. United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 15 L.Ed.2d 572 (1966)

즉, Puno 는 다음과 같이, conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 (compression member 없이) screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 발생 (Screw 와 anchor seat 의 분리에 의한 shock-absorber 효과로 screw 가 뼈로부터 이탈하는 것을 방지) 한다고 기재하고 있어 이는 rigidity 에 대한 teach away (부정적 교시) 에 해당한다.

(US 5,474,555 (Puno), Col.3, ll. 60 – 67)

재판부는 Puno 가 rigid pedicle screw 에 대하여 teach-away (부정적 교시) 를 하고 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시키므로, hypothetical claim 의 특허성 (비자명성) 이 부정되지 않는다고 판단하고, 이에 따라 특허권자가 Medtronic 의 제품에 대하여 한 균등침해가 인정된다고 판결하였다.