Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc., No. 2023-1887 (Fed. Cir. May 28, 2025)
Acufloor 는 US10,704,274 특허에 기초하여 EvenTile 에 특허침해 소송을 제기했다. ’274 특허는 타일 시공용 leveling 장치에 관한 것으로, 바닥에 mortar 를 도포한 후 leveling 장치 중 tile clip 을 놓고, 2장 이상의 tile 을 맞닿게 한 다음, wedge 를 이용해 tile clip 에 마련된 opening (window) 를 관통시켜 타일을 누르는 방법으로 타일이 바닥과 수준이 맞춰지게 시공하는 방법에 관한 것이다.
5. A tile leveling device comprising:
a body defining an open window;
a base orthogonally coupled to the body,
the base extending to the front of the body and the base extending to the rear
of the body;
a base to body coupling including a
frangible breakaway section, the base and body being integral prior to
frangible separation, the frangible breakaway section, upon breaking, frangibly
separating the body from the base;
a first notch formed at the base extending
from proximate the base to body coupling to the front of the body the first
notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and
a second notch formed at the base extending
from proximate the base to body coupling to the rear of the body the second
notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and
the combination of the first notch and
the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor
contact for the leveling device within the bounds of the base.
1심 재판부는 2개의 청구항 한정사항 즉, (1) “edge” 와 (2) “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the tile leveling device within the bounds of the base” 에 대하여 청구항 해석을 수행한 결과, (1) 에 대하여 “the line at which a surface of a tile terminates” 로, (2) 에 대하여 “the notches in the base collectively span an area that is larger than the solid portions of the base” 로 결정했다.
항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 중 내부적 증거에 의한
것은 de novo 로, 외부적 증거에 기초한 사실적 판단에
관한 것은 clear error 기준으로 검토한다. Apple
Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960, 967 (Fed. Cir. 2022)
1심 재판부는 edge 를
“the line at which the surface of the tile terminates (tile 이
끝나는 표면의 선)” 으로 해석했는데, 항소심 재판부는 이를
다음과 같이 수정한다. 청구항 용어는 일반적으로 통상의 기술자가 발명 시점에 이해하는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 특허청구항과
명세서에 나타난 용어의 문맥상의 사용은 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해할 것인지를 보여주는 강력한 증거이다. Claim 5에서 edge 는 두 표면의 접촉 (contact) 의 문맥상 의미로 사용되었다. 특히, 청구항에서는 edge – subfloor 간 또는 edge – mortar – sufloor 간 접촉을 필요로 한다. 물리적으로
“line” 즉, 표면이 끝나는 곳은 그러한 접촉 영역 (surface) 을 가질 수 없으므로, edge 를 line 으로 제한하는 것은 “contact” 을 의미없게 하므로, 그러한 해석은 오류가 있다. 즉,
청구항의 모든 용어에 의미를 부여하는 청구항 해석이 그렇지 않은 해석보다 우선적으로 고려된다. Merck
& Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005)
본 재판부가 edge 의 청구항 해석에 “very edge” 만으로 제한되지 않고, edge 로부터 확장된
표면의 일부를 포함한다고 수정했으나, 그 표면의 일부가 정확히 어디까지 인지 결정해야 한다.
심사 중, 출원인은 심사관의 비자명성 위반 거절 이유 극복을 위해
선행기술의 조합과 본 발명은 tile 과 mortar 간
접촉 영역에 차이가 있음을 반복하여 주장했다. 출원인은 청구항에 “edge-to-subfloor
contact at the first notch” 한정사항을 추가한 다음, 선행기술 (Hoffman) 은 그러한 한정사항에 대한 개시가 없다고 항변했다. 특히, Hoffman 의 groove 는
base portion 까지 연장되지 않기 때문에 결과적으로 “edge-to-subfloor
contact”을 형성하지 않는다고 항변했다. 또한, 출원인은 Hoffman 은 tile 의 “very
edge” 영역이 subfloor 에 맞닿지 않는 점을 지적했다.
요약하자면, 출원인은 선행기술이
tile 의 “very edge” 까지 mortar 가
접촉하는 것을 허용하지 않는 반면, 본 발명은 mortar 가
해당 지점까지 연장되는 것을 허용한다는 점을 근거로 본 발명을 선행기술과 반복적으로 차별화했다. 이러한
진술에 비춰볼 때, 본 재판부는 발명자가 edge 가 tile 의 “very edge” 까지 포함하는 것으로 의도했다는 1심 재판부의 판단에 동의한다. 그에 따라, 본 재판부는 edge 를 “the
area around and including the very edge of the tile”로 해석한다.
Acufloor 는 출원경과사항 중 자신의 진술이 명확하고 오해의
여지없는 포기 (clear and unmistakable disclaimer) 에 해당하지 않는 바, 1심 재판부가 출원경과사항에 부적절하게 의존했다고 주장했다. 그러나, 본 재판부가 일관되게 판시해 온 바와 같이, 특허 심사과정에서 발명자가
제시한 어떠한 설명 (explanation), 부연
(elaboration) 또는 요건 (qualification) 도 관련이 있는데, 이는 청구항 해석의 역할이 공개되고 설명되어 특허를 받은 “실제
발명의 범위”를 포착하는 것이기 때문이다. Iridescent
Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345, 1352–53 (Fed. Cir.
2019) 출원사항은 “발명자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 출원 과정에서 발명을 제한하여 청구항 범위를 원래보다 좁게 만들었는지 여부를 보여줌으로써 청구항 언어의
의미에 관한 정보를 빈번히 제공할 수 있다.” Phillips, 415 F.3d at 1317 본 사안에서
재판부는 권리 포기 (disclaimer) 의 발견에 근거하여 edge
라는 용어를 해석하는 것이 아니다. 오히려, 본
재판부는 해당 특허에서 사용된 edge 용어를 통상의 기술자가 어떻게 이해할지 파악하기 위해 출원경과사항을
참고한 것이다.
“Majority of an area” 한정사항의 해석에 대하여, 양측은 (1) majority of the area of contact
between the tile and the subfloor 인지, (2) majority of
the area of the base 인지 대립했다. 1심 재판부는 (2) 로 해석했는데, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. “Majority of the area” 한정 사항에 사용된 문구 자체가 평이하고 명확하므로, 그 문언 그대로 해석하는 것이 타당하다. 즉, area 는 “the combination of the first notch
and the second notch providing a majority of an area of
tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of
the base”에서, base 의 면적이 아니라
tile-mortar-subfloor contact 을 명시적으로 지칭하고 있고, 그 어디에서도 notch 의 면적을 base 의 고체 부분 (solid portion) 의 면적과 연관 짓고 있지 않다. “Majority
of the area” 한정사항이 추가된 것이 “각
notch 의 크기를 base 크기와 연관지어 집중 기술”하고
“선행기술과 더욱 차별화되도록 notch 의 크기를 더 잘
정의하는 방향으로 청구항 용어를 보정할 것”이라는 심사관의 제안에 따른 것이라는 점은 사실이나, 출원인은 심사관이 제안한 문구를 그대로 사용하지 않고, “a majority
of an area of tile-to-mortar-to-subfloor” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출하였고, 심사관은 등록결정 했다. 만약 출원인이 심사관이 제안한 문언을 그대로
채택하는 보정을 했다면, 1심 재판부의 결정이 옳았을 가능성이 높다.
1심 재판부가 청구항 해석 결론에 의존한 출원경과 사항을 살펴보면, 출원인은 통상의 기술자가 Doda 문헌의 opening 을 base 방향으로 연장하지 않았을 것이라는 점을
지적할 뿐, 자신들의 장치가 base 의 크기를 줄임으로써
일반적으로 더 많은 contact 을 허용한다고 주장한 것이 아니다.
즉, 출원인의 주장은 Doda 의 opening 이 어떻게 수정될 것인지 또는 수정되지 않을 것인지에 관해 구체적이었으므로, 본 재판부는 출원인이 다른 opening 에 의해 허용되는 contact 면적과 대비하여 notch 에 의해 허용되는 contact 면적에 근거하여, 즉 청구된 notch 들이 contact 면적의 majority 를 제공한다는 사실에 근거하여 선행기술과 차별화한 것으로 이해하고, 그에 따라 1심 재판부의 base
의 면적에 대한 majority 로 이해한 것이 오류라고 판단한 본 재판부의 결론을 뒷받침한다.
상기와 같이, 1심 재판부의 “edge”
청구항 해석을 수정하고, “the com-bination of the first notch and
the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor
contact for the leveling device within the bounds of the base” 청구항 해석은 변경하는
바, 1심 판결을 파기 환송한다.
