Tangential relation – Overcoming presumption of prosecution history estoppel (Bio-rad v. 10X Genomics, Aug. 2020)

 Bio-rad Laboratories v. 10X Genomics, 2019-2255, 2019-2285, Fed. Cir. (2020)

본 사건은 Bio-rad 가 10X 를 상대로 특허침해소송을 제기하자, 10X 가 Bio-rad 의 특허는 prosecution history estoppel 이 적용되어, 자신들의 제품은 Doctrine of equivalent 를 적용할 수 없는 영역에 속하는 것으로써 특허 비침해 임을 주장한 사건이다. Doctrine of equivalents 에 근거하여 특허침해를 주장하는데 있어서, 2가지 제약이 있는데, prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이다. 본 판례는 이에 대한 판단기준을 제시하였다.

Bio-Rad 는 US 8,889,083, US 8,304,193 및 US 8,329,407 의 특허권자인데, 10X 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 재판부는 특허침해 및 그에 따른 $23,930,716 의 damages 를 판결하였다. 2심 재판부는 1심 재판부의 ’083 특허 침해와 배상액 판결에 대하여 확정판결 하였다.

인용특허는 systems and methods for forming microscopic droplets (also called “plugs”) of fluids to perform biochemical reactions 에 관한 것으로, microfluidic system (labs-on-a-chip) 은 microscale 의 생화학적 반응, 예컨대 DNA, RNA 내지 단백질을 분석/비교 하는 등을 수행하는 장치이다. Microfluidic system 은 microfluidic channel 을 구비하는 chip 을 이용하는데, 여기에는 머리카락 두께의 통로가 마련되어 있고, 이를 통하여 세포가 포함된 용액이 흐르는 구조이다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A microfluidic system comprising:

a non-fluorinated microchannel;

a carrier fluid comprising a fluorinated oil and a fluorinated surfactant comprising a hydrophilic head group in the microchannel;

at least one plug comprising an aqueous plug-fluid in the microchannel and substantially encased by the carrier-fluid, wherein the fluorinated surfactant is present at a concentration such that surface tension at the plug-fluid/microchannel wall interface is higher than surface tension at the plug-fluid/carrier fluid interface.

*** 밑줄 친 부분은 심사관의 거절이유에 대하여, 출원인이 보정으로 추가한 한정사항이다.

특허 심사과정 중, 발명자들은 심사관의 인용문헌 (US 7,294,503, Quake) 에 의한 거절이유 극복을 위하여 청구항을 보정하였다. Quake 는 Teflon (fluorinated polymer) 으로 코팅된 microchannels 를 개시하였다. 발명자들은 본 발명이 Quake 와는 달리 droplet (액체 방울) 이 microchannel 에 달라붙는 것을 방지할 수 있도록 surfactant 와 carrier fluid 가 화학적으로 유사하고, channel wall 과는 화학적으로 상이하다고 주장하였다. 그러면서 claim 을 서로 화학적으로 반응하지 않는 “non-fluorinated microchannels” 과 “fluorinated surfactant” 으로 보정하였다.

발명자들은 amendment 에 의하여 claim 1의 claim limitation 인 화학적으로 구별되는 microchannels 와 carrier fluids 를 Prior art (Quake) 가 개시하지 않으므로, 본 발명과 대비된다고 주장하였다. 즉, Quake 는 microchannels 을 fluorinated oil 로 코팅하고 fluorinated surfactants 를 carrier fluid 로 사용함으로써 microchannels 과 surfactant 가 화학적으로 반응하게 되는 점에서 본 발명과 차이가 있다고 하였다.

본 사건에서 이슈가 된 ’083 특허와 Prior art (US 7,294,053, Quake) 및 accused product (10X) 의microchannel wall 과 carrier fluid 및 그 둘 간의 화학적 반응 여부를 비교하면 다음과 같다.

10X 의 accused products 는 5 종류의 Single Cell 3’ Gene Expression, Linked-Reads, Single Cell V(D)J, Single Cell ATAC-seq, 및 Single Cell CNV 이다. 각각의 제품은 hardware instrument (controller), microfluidic chips 및 reagents 로 구성된다.

(10X Genomics chromium controller)

2015.2월 특허침해 소송이 제기되자, 10X 는 제품에 0.02% Kynar (화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 함유 물질) 코팅을 microchannels 에 적용하는 제품 변경을 수행 하였다. 10X 는 그러한 미량의 Kynar 추가에 의하여 제품의 기능에 영향이 없다는 점을 인정하였다. 2018.11월, jury trial 이 개최 되었는데, 배심원은 10X 가 고의침해 했다며 $23,930,716 을 배상하라는 평결을 내렸다. 2019.7월, 1심 재판부는 Bio-Rad 의 motion 에 대하여, permanent injunction, supplemental damages, pre-/post-judgment interest 판결하였다.

'083 특허는 "non-fluorinated microchannels” 를 claim limitation 으로 갖는다. 이와 비교하여, 10X 의 accused product 는 0.02% Kynar (fluorine containing coating resin) 를 microchannels 에 coating 하였다. 배심원은 accused product (10X) 가 “non-fluorinated microchannels” 한정사항을 문언적으로 만족하지는 않지만, 균등침해를 구성한다고 평결하였다. 이에 대하여, 10X 는 항소심에서 prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이론에 근거하여, 1심 재판부의 균등침해 판결에 오류가 있다고 항변하였다.

균등침해는 특허법에서 보호하는 안정적인 법이론으로 자리매김 하였다. (“Equivalents remain a firmly entrenched part of the settled rights protected by the patent.”) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) (“Festo I”) 그러나 균등론에 따른 특허침해를 주장 함에 있어서, 특허권자는 일정한 제한을 받는다. 그러한 제한의 하나는 prosecution history estoppel 이고, 다른 하나는 doctrine of claim vitiation – the application of the doctrine [of equivalents] … is not allowed such broad play as to effectively eliminate [a claim] element in its entirety - 이다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997)

본 사건에서 상기 2가지 모두 이슈 사항이다.

 

Prosecution History Estoppel

Prosecution history estoppel 은 특허출원인이 심사과정에서 특허성에 영향을 미치는 실질적인 이유로 claim scope 를 좁히는 amendment 를 행하는 경우에 발생한다. Narrowing amendment 는 original claim 과 amended claim 간의 scope 를 특허출원인이 자신의 권리범위에서 포기한 것으로 추정 (presumption) 하는 효과가 발생한다. 이러한 추정은 특허출원인이 다음의 예외를 증명하면 극복된다:

(1) the rationale underlying the amendment bears no more than a tangential relation to the equivalent in question;

(2) the equivalent was unforeseeable at the time of the application; or

(3) there was some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the equivalent.

 

Prosecution history estoppel 및 doctrine of equivalents 의 적용여부는 question of law 의 문제이다. 그러한 적용의 여부를 판단하기 위하여, 2심 재판부는 출원인이 심사과정 중 행한 amendment 와 amendment 를 불러일으킨 심사관의 rejection 을 상세히 검토해야 한다. Intervet Inc. v. Merial Ltd., 617 F.3d 1282, 1291 (Fed. Cir. 2010)

1심 재판부는 amendment 와 accused equivalent 간에는 tangential relation (미약한 관계) 이므로, prosecution history estoppel 이 적용되지 않는다고 판결하였다. 그 이유는 발명자들이 본 발명의 microchannels 와 prior art 의 carrier fluid 와 반응하는 microchannels 을 구분하기 위하여 amendment 한 것이기 때문이라고 하였다. 즉, 1심 재판부의 시각으로는 amendment 가 “fluorinated microchannels” 와 “no fluorinated properties of microchannels” 의 차이점을 부각하기 위한 것이므로, 10X 의 accused product – 화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 을 포함하는 microchannels – 는 균등침해의 범위에 속한다고 판단하였다.

항소심에서 양측은 narrowing amendment 여부, 그것이 prior art 에 의한 거절이유 극복을 위한 것의 여부에 대하여는 다툼이 없다. 대신, prosecution history estoppel 의 적용에 있어서 tangentiality exception 해당 여부에 관하여 다투었다. 10X 는 발명자들이 Quake (fluorinated microchannels) 를 극복하기 위하여 “non-fluorinated microchannel” 을 claim limitation 으로 추가하는 amendment 를 했으므로, prosecution history estoppel 이 적용된다고 주장하였다. 즉, amendment 에 의하여, 발명자들은 최초 출원 시점의 claim 인 “microchannels generally” 와 “non-fluorinated microchannels” 사이의 claim scope 를 포기한 것이라고 하면서, 그러한 결과로 인하여 1심 재판부의 tangentiality exception 적용에 오류가 있다고 주장하였다. 10X 는 출원 경과 중의 amendment 에 의하여, 발명자들은 fluorine 을 포함하는 microchannels 에 대하여, 그것이 어떠한 목적을 갖는 것이든 claim scope 로부터 제외시킨 (포기한) 것이라고 주장하였다.

(그와 반대로) Bio-Rad 는 tangentiality exception 이 적용된다고 주장하였다. 왜냐하면, 특허권자는 carrier fluid 와 microchannel wall 이 화학적으로 구분되는 것으로 amendment 한 것이므로, 이는 균등침해를 주장하는 균등물 – fluorine 을 미량 포함하여 carrier fluid 와는 화학적으로 구분되지않는 성질을 가지는 것 (“microchannel wall containing a nominal amount of fluorine that is not chemically distinct from the carrier fluid”) – 과 tangential relation 에 있을 뿐이라고 주장하였다. 2심 재판부는 Bio-Rad 의 주장에 동의한다.

심사경과는 “non-fluorinated microchannels” 를 부과한 것이 tangentiality exception 에 해당함을 객관적으로 명확하게 지지하고 있다. Quake 는 carrier fluid 와 화학적으로 반응하는 fluorinated microchannel wall coating 에 대하여 개시하고 있는데, 발명자들은 본 발명의 특징을 부각시키기 위하여 surfactant (fluorinated) 와 화학적으로 상이한 microchannel wall 즉, non-fluorinated microchannel 을 한정사항으로 하는 amendment 를 한 것이다. 즉, 그렇게 함으로써 본 발명은 Quake 와는 달리 carrier fluid 와 microchannel 간에 화학적 반응이 발생하지 않도록 함으로써, 반응액 (droplet) 이 microchannel wall 에 달라붙지 않는 특성을 갖도록 하였다. 출원 경과 중의 발명자 진술에 있어서도 amendment 의 사유가 10X 의 accused product 의 균등물 – microchannels containing negligible amounts of fluorine – 과 tangentiality relation 임을 뒷받침 한다.

10X 는 마지막으로 Quake 특허에 accused equivalent 가 모호하게 개시되어 있다고 주장하였으나, tangentiality inquiry 의 핵심은 특허권자의 narrowing amendment 의 객관적 이유에 있으므로, (The crux of the tangentiality inquiry remains “the patentee’s objectively apparent reason for the narrowing amendment . . . [as] discernible from the prosecution history record. Festo II, 344 F.3d at 1369) 10X 의 그러한 주장은 받아들일 수 없다.

 

Claim Vitiation

Claim element 가 무효화된다 (“vitiated”) 는 것은 균등물에 해당 claim element 가 function-way-result test 내지 insubstantial differences test 에 기초하여 존재하지 않는다는 것과 같은 의미이다. Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013). Brilliant 사건 보다 더 최근에 CAFC 는 “vitiation 이론은 균등침해의 예외 내지 균등침해 적용에 필요한 최소한의 한계점이 아니라, 제시된 증거와 이론을 바탕으로 균등이 존재하지 않는다는 법률적 결론 (legal conclusion) 이라고 설명한 바 있다. UCB, Inc. v. Watson Labs., Inc., 927 F.3d 1272, 1283 (Fed. Cir. 2019)

항소심에서, 10X 는 균등침해가 성립하지 않는다고 주장하였는데 왜냐하면, “fluorinated”와 “non-fluorinated” 는 대척점 (diametric opposites) 관계에 있고, fluorinated microchannel 은 non-fluorinated microchannel 의 antithesis (정반대의 것) 이기 때문이라고 하였다. Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1115 n.5 (Fed. Cir. 2000)) 10X 의 시각에서, Bio-Rad 가 fluorinated microchannels 가 non-fluorinated microchannels 와 균등관계에 있다고 주장하는 것은 (claim 1 의) “non-fluorinated microchannel” claim limitation 을 무효화하는 것 (claim vitiation) 이라고 항변하였다.

1심 재판부는 합리적인 배심원 기준으로 “non-fluorinated microchannels” (claim 1) 와 “minimally-fluorinated microchannels with no reactive properties” (accused product) 는 균등 관계에 있다고 판결하였다.

Brilliant Instruments 사건에서, CAFC 는 vitiation 은 균등물로 주장된 것과 “diametrically opposed” (대척점 관계에 있는) 인 missing claim element 간에 발생한다고 설명하였다. 즉, accused product 가 claim element 와 대척점 관계에 있는 구성요소를 갖고 있는 경우, 특허권자로서는 균등침해를 주장하기가 더 어렵다는 것이다. Accused element 와 claim element 가 PHOSITA 기준으로 정반대의 방법 (opposing way) 인 것으로 인식될 경우, 그것은 “insubstantially different” (간과할 만한 차이) 로 인식되지 않을 것이라고 설명한 바 있다.

Cadence Pharmaceuticals 사건에서, CAFC 는 “antithesis”와 같은 용어의 사용에 주의를 기울일 것을 주문한 바 있다. 즉, 어떠한 claim element 와 accused element 간에 “antithesis” 관계가 있다고 묘사한 후, 그에 관계된 사실적 증거를 소홀히 한 채 둘 간에 균등침해가 성립한다고 결론 짓는 것은 잘못된 판단이다. Cadence Pharms. Inc. v. Exela Pharmsci Inc., 780 F.3d 1364, 114 U.S.P.Q.2d 1177 (Fed. Cir. 2015)

상기와 같은 이유로, 본 재판부는 10X 의 claim vitiation 에 근거한 주장을 받아들이지 않았다.

(본 판결문에는 이외에도 expert 에 의한 damages 의 산출의 적절성, injunction 부과의 정당여부 등에 대하여 판결하였는데, 이하 생략한다.)

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Legal concept of prima facie obviousness (MPEP 2141)

 Prima facie obviousness 는 그 용어에 대한 이해가 쉽지 않다. 사전을 찾아보더라도 

prima facie: 우선 볼 때의, 처음에 진실로 여겨지는

등으로 해석되는데, 그 뜻을 한글로 적어 놓아도 그 의미는 쉽게 파악되지 않는다. 요는 심사관이 51% 의 증거 우위로 claimed invention 이 prior art 와 대비하여 자명하다고 입증하는 것을 의미한다. 즉, 선행문헌에 기재된 사실을 바탕으로 보았을 때, 발명이 자명할 가능성이 자명하지 않을 가능성에 비하여 약간만 높더라도 prima facie obviousness 가 성립된다는 의미이다.

다음은 MPEP 2142 의 prima facie obviousness 에 대한 설명인데, 다음과 같이 시작한다:

During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. (2016)

즉, 특허 심사 (재심사) 중 prima facie obviousness 개념은 자명성 판단과 양 당사자 (심사관과 출원인) 간의 입증 책임 (burden) 에 대한 체계이다. 심사관이 prima facie case (of obviousness) 를 제시하면, 책임은 출원인에게로 이전되는데, 이는 출원인이 증거 등을 바탕으로 심사관의 증거에 의한 prima facie obviousness 를 반박하는 책임이다. 이후, 심사관은 (1) prima facie obviousness 를 성립시키는데 사용한 증거와 (2) 출원인의 반박 증거를 비교하여 자명성에 대한 최종 결정을 내린다.

Prima facie obviousness 의 법률적 개념은 각 단계에서 당사자 중 어느 쪽에 증거의 생성 (production of evidence) 의 책임이 있는지를 규정하는 것이다. 심사관은 최초 prima facie obviousness 성립을 위한 사실적 지지 (factual supporting) 를 생성할 책임이 있다. 심사관이 이러한 책임을 입증하지 못한다면, 출원인은 자신의 발명에 대하여 비자명함을 입증할 책임이 없다. 

35 U.S.C. §103에 근거한 적절한 판단을 위하여, 심사관은 가상의 “person of ordinary skill in the art (PHOSITA)”의 발명을 완성하기 직전의 입장과 시점으로 돌아가야 한다. 그러한 입장과 시점에서, 심사관은 claimed invention 을 전체적으로 ("as a whole") 보았을 때, 모든 증거에 비추어 가상의 person of ordinary skill in the art 에게 자명한지를 판단한다. 심사관은 발명자에 의하여 제공된 정보 즉, 특허출원 명세서에서 획득한 지식을 따로 떼어 놓은 채, 그러나 차이점을 판단하기 위한 마음으로, 발명을 전체적으로 보았을 때의 대상 (subject matter) 에 대하여 search and evaluation 을 수행한다. 심사 프로세스의 본질상 출원인의 개시 (disclosure) 에 기대어 판단하는 사후적 고찰 (hindsight) 의 경향은 피하기 어려운 것이 사실이다. 그러나 (심사관은) 허용되지 않는 사후적 고찰을 최대한 피하면서, 선행문헌으로부터 모은 사실에 기초한 법률적 판단에 이르러야 한다.

Analogous art (Airbus v. Firepass)

 Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019)

 *** 본 판례는 §103 (nonobviousness) 판단을 위한 인용문헌은 claimed invention 과 analogous art 관계에 있을 때에만 선행문헌의 지위를 갖는 요건에 대하여, analogous art 의 판단 방법과 기준을 판결한 것이다. Analogous art 판단은 2가지 즉, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, 이는 question of fact (사실심의 문제) 로써 항소심 재판부는 1심 재판부의 판결을 substantial evidence (즉, 1심 재판부의 판결에 중대한 오류가 있을 때만 판결을 뒤집음) 기준으로 검토한다. 인용문헌이 analogous art 의 관계에 속하는지는 양 당사자가 인용한 모든 문헌을 참작하여, (1) 동일한 기술분야에 있는지; 또는 (2) 발명자가 해결하고자 하는 문제와 합리적으로 관련이 있는지를 PHOSITA 기준에서 판단한다는 것이 판례의 요지이다. 판결의 중요 부분을 아래와 같이 번역하였다.

PTAB 이 Firepass 의 특허 US 6,418,752에 대한 inter partes reexamination 결과, 수건의 prior art 가 analogous art 가 아니라고 판결하자, Airbus 는 이에 항소하였다.

'752 특허는 fire prevention/suppression system using breathable air 에 대한 것으로, 산소의 비율을 자연적 상태 20.94%에서 압력을 유지하면서 질소를 추가하는 방법으로 16.2% 이하로 조정함으로써, 인간은 호흡이 가능하면서도 화재는 억제할 수 있음을 특허청구 하였다. 이때, 산소농도의 조정을 위하여, hypoxic generator 를 채용하였다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A system for providing breathable fire-preventive and fire suppressive atmosphere in enclosed human-occupied spaces, said system comprising:

an enclosing structure having an internal environment therein containing a gas mixture which is lower in oxygen content than air outside said structure, and an entry communicating with said internal environment;

an oxygen-extraction device having a filter, an inlet taking in an intake gas mixture and first and second outlets, said oxygen-extraction device being a nitrogen generator, said first outlet transmitting a first gas mixture having a higher oxygen content than the intake gas mixture and said second outlet transmitting a second gas mixture having a lower oxygen content than the intake gas mixture; 

said second outlet communicating with said internal environment and transmitting said second mixture into said internal environment so that said second mixture mixes with the atmosphere in said internal environment;

said first outlet transmitting said first mixture to a location where it does not mix with said atmosphere in said internal environment;

said internal environment selectively communicating with the outside atmosphere and emitting excessive internal gas mixture into the outside atmosphere;

said intake gas mixture being ambient air taken in from the external atmosphere outside said internal environment with a reduced humidity; and

a computer control for regulating the oxygen content in said internal environment.

 

문제가 된 선행문헌 (prior art) 은 모두 5건인데, 다음과 같다:

1. US5,799,652 (동일 출원인): Equipment for providing hypoxic air in an enclosed area for the §purposes of athletic training or therapy
2. Gustafsson: Study on human performance during [a] prolonged stay in normobaric hypoxia, a so-called ‘fire retardant atmosphere
3. 1167 Report: Report from the U.S. Navy that examines the medical hazards of four types of flame-suppressant atmospheres for "sealed chambers"
4. Luria: Effect of "nitrogen-based, fire-retardant atmospheres" on human performance, particularly visual sensitivity
5. US 3,893,514 (Carhart): Carhart explains that "[i]t is well known to those skilled in the art that fires are supported by oxygen and that by using some means to deplete the surrounding area of oxygen or lowering the percent of oxygen the fire will be suppressed."

Firepass 는 심사과정 중에는 해당 문헌들의 analogous art 여부에 대하여 다투지 않았으므로, 심사관은 상기 문헌에 근거하여 '752 특허를 거절하였고, 이에 Firepass 는 Board 에 항소한 다음, 비로소 문헌들이 analogous art 가 아니라고 주장하였다. Airbus 는 (선행문헌들에 기재된 사항을 근거로) 호흡가능한 공기에 의한 화재 억제는 당해 기술분야에서 공지의 사실이라고 주장하였다. 그러나, Board 는 '752 특허는 화재의 억제에 관한 것인데, '652 특허는 인간의 치료, 운동 훈련에 관한 것으로 analogous art 에 해당하지 않으며, 다른 선행문헌과의 연결고리를 찾을 수 없다는 이유로, Airbus 의 주장 ((2) ~ (5) 선행문헌에 기댄 주장)) 을 받아들이지 않았다. 이에 Airbus 는 항소하였다.

§103 (nonobviousness) 판단을 위하여, analogous art 일 때만 선행문헌의 지위를 갖는다. Analogous art 여부의 판단은 question of fact 로써, 항소심 재판부는 이 문제를 substantial evidence 기준으로 판단한다.

Analogous art 여부의 판단은 2가지 별개의 테스트를 행하는데 다음과 같다:

1. whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed; and
2. if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.

 (1) 번 판단에 대한 심리 (field of endeavor)

재판부는 (1)번 판단에 있어서, applicable field of endeavor 결정을 위하여, embodiment, function, structure 를 포함한 발명의 subject matter 설명을 참작해야 한다.

Factfinder 는 명세서 기재사항을 최우선으로 고려해야 하기는 하나, 또한 각각의 선행문헌에 대하여 실제 상황의 관점에서 검토하고, 그러한 상황을 common sense 관점에서 통상의 지식을 가 진 자 (one of skilled in the art) 라면 어떻게 적용할 것인지를 중심으로 고려해야 한다.

*** 원문은 다음과 같다: While the disclosure of the references is the primary focus, this court has also instructed that the factfinder must consider each reference’s disclosure in view of the "the reality of the circumstances," and "weigh those circumstances from the vantage point of the common sense likely to be exerted by one of ordinary skill in the art in assessing the scope of the endeavor."

가령, Deminski 사건에서 재판부는, pump 와 compressor 를 개시하고 있는 선행문헌이 piston device 에 대한 claimed invention 과 “essentially the same function and structure” 을 갖는다는 사유로 same field of endeavor 관계에 있다고 판결하였다.

Board 는 (1)번 판단에 있어서, '752 특허의 claim 1 의 전제부에 근거하여, “devices and methods for fire prevention/suppression” 이라고 판단하였다. 또한, 발명의 명칭에도 근거하였으며, 명세서 전반에 걸쳐 발명의 해결과제가 “fire prevention and fire suppression” 로 기재되어 있음을 확인하였다. Board 는 또한, 선행문헌 '652 특허의 명세서 전반에 걸쳐 “fire”가 단 한번도 등장하지 않음을 강조하였다.

Factfinder 의 finding 은 합리적인 관점에서 결론을 지지한다면 실질적인 증거력으로 지지된다.

*** 원문은 다음과 같다: A finding is supported by substantial evidence if a " ‘reasonable mind might accept’ a particular evidentiary record as ‘adequate to support a conclusion.’

이러한 기준으로, 상기 Board 의 (1)번 판단에 중대한 오류 (substantial evidence 기준) 가 있었다고 보기 어려우므로, 재판부는 Board 의 (1)번 판단을 지지한다.

(2)번 판단에 대한 심리 (reasonably pertinent)

선행문헌이 claimed invention 과 reasonably pertinent 한 경우에만, §103 판단에 있어서 선행문헌의 지위를 갖는다. 이것은 “reality of the circumstances” 를 반영하는데 즉, 발명자가 모든 기술분야의 모든 선행문헌을 인지할 수는 없기 때문이다. 실제로, 발명의 과제 해결을 위하여 발명자가 고찰 할 수 있는 선행문헌은 발명자의 예지력 내에서 인지 가능해야지, 발명자의 발명의 달성을 바탕으로 하는 사후적 고찰에 의하여 인지가능한 것이면 안된다.

*** 원문은 다음과 같다: The pertinence of the reference as a source of solution to the inventor’s problem must be recognizable with the foresight of a person of ordinary skill, not with the hindsight of the inventor’s successful achievement.

즉, 선행문헌은 통상의 지식을 가진 자가 합리적인 수준에서 발명의 과제 해결을 위하여 참조할만 한 경우, “reasonably pertinent” 한 것이다.

가령 GPAC 사건에서 재판부는, 평형공기압 도어에 관한 선행문헌이 비소 제거에 관한 claimed invention 과 인간의 진/출입을 허용하는 상황에서 압력을 유지하는 방법에 대하여 해결과제를 공유하고 있다는 사유로 analogous art 관계에 있다고 판결하였다.

Airbus 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 에 근거하여, 닫힌 공간에서 normbaric hypoxic atmosphere 의 화재 억제 용도로의 사용이 당해 기술분야에서 공지임을 성립시킨다고 주장하였다. 따라서, '752 특허의 해결과제를 위하여 ordinarily skilled artisan 은 상기 선행문헌을 합리적으로 참조할 것이므로, analogous art 에 속한다는 주장을 하였다.

재판부는, “reasonably pertinent” reference (prior art) 는 ordinarily skilled artisan 이 합리적으로 자신이 당면한 문제를 해결하기 위하여 참조할 선행문헌이므로, 이는 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 에 대한 (사실적) 질의와 필연적으로 연관된 문제임을 확인하였다.

재판부는 이러한 측면에서, '752 특허와 '652 특허 (prior art) 가 same field of endeavor 관계에 있지 않더라도, 선행문헌 ((2) ~ (5), cited prior art) 을 고려하면, 화제의 방지/억제 분야의 ordinarily skilled artisan 이 문제의 해결을 위하여 '652 특허를 참조할 수 있었으므로, 둘간에는 reasonably pertinent 관계에 있다는 것이다. 그런데, Board 는 선행문헌 ((2) ~ (5)) 을 검토하지 않았으므로, 판결을 기각하고 다시 판단하도록 되돌려 보냈다.

즉, 재판부는 양 당사자에 의하여 인용된 모든 문헌은 person of ordinary skill in the art 의 지식과 관점 (knowledge and perspective) 을 설명하고 판단하기 위한 근거로 고려되어야 한다는 점을 확인하였다.

*** Reasonably pertinent test 에 관한 더 상세한 설명은 필자의 블로그 글 (Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020) 참조

AIA 발효에 따른 발명자 요건 (inventorship) 의 법률효과 변화

1. 개요

• 미국 특허법상 inventorship 은 conception (발명의 착상) 에 기여한 자에게만 부여됨
• Conception: 발명자의 관념 속에, 온전히 작동 가능한 발명에 대한 확정 및 영구적인 아이디어 (definite and permanent idea of complete and operative invention) 가 형성된 상태. Townsend v. Smith, CCPA (1930)

• Definite and permanent idea: 아이디어가 충분히 확정 및 영구적이라 함은 통상의 지식을 가진 자가 추가적인 research/experimentation 필요 없이 발명을 구현 (reduction to practice) 할 수 있는 상태. Hiatt v. Ziegler, 179 U.S.P.Q. 757 (1973)

• Joint invention 에 있어서, 각 발명자는 claimed invention 의 모든 feature 에 관여하여 conception 해야 함
• 다만, 모든 발명자가 같은 형식 내지 분량만큼 conception 할 것을 요구하지는 않음 (즉, 더 많은 수의 claims 에 대하여 conception 한 자나, 하나의 claim 에만 conception 한 자 모두 inventorship 을 가짐). Ethicon v. US Surgical Corp., Fed. Cir. (1998)
• 35 U.S.C. §256 (특허 출원 중인 경우는 35 U.S.C. §116) 에 근거하여 특허권자는 누락되거나 불필요하게 추가된 발명자 정정 (correction) 가능
• 특히, AIA 개정으로 해당 조항에서 “such error arose without any deceptive intention” (즉, error 의 intent 요건) 이 삭제됨으로써, 특허권자는 발명자 누락 내지 추가 사유에 관계없이, 발명자를 정정할 수 있게 되었음; 35 U.S.C. §256(b)에는 이러한 발명자의 누락 내지 추가가 patent invalidity 의 사유가 되지 않는다고 명시하고 있음
• 한편, 누락된 발명자가 35 U.S.C. §256에 근거하여, 발명자 정정을 청구하기 위해서는 자신이 conception 에 기여했음을 clear and convincing evidence 기준으로 입증해야 함
• 이때, 발명자의 진술 (testimony) 만으로는 clear and convincing evidence 기준을 충족할 수 없고, 별도의 보강 증거를 제출해야 함
• 별도의 보강 증거 (예): inventor 에 의하여 발명이 완성되었음을 입증하는 서류, 발명 과정에 관여한 정황 증거, 발명자 이외의 자에 의한 구두 진술
• AIA 개정을 통하여, 35 U.S.C. §102 (f) improper-inventorship invalidity 는 삭제되었으므로, 해당 조항을 근거로 특허소송 중 피고가 인용특허의 무효를 주장하는 것은 더 이상 유효하지 않음
• 그러나, 특허권자 (출원인) 가 PTO 에 대하여 deceptive intent 를 가지고 특정 발명자를 제외한 경우, 이후 35 U.S.C. §256 에 근거하여 추가하는 수정은 가능하지만, inequitable conduct 을 근거로 unenforceability 의 사유가 될 소지는 있음 (https://www.helloiplaw.com/inventor-issues-in-us-patent-law; 아직까지, 이에 대한 CAFC 이상의 case law 는 확인되지 않음)

2. Derivation (진정한 발명자가 아닌 자에 의한 특허출원)

• Derivation (모인) 이란 특허 출원인이 진정한 발명자가 아닌 것을 의미 (즉, 타인의 발명을 도용하여 특허출원하면 모인 출원이 됨) Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 모인은 다음의 두가지를 요건으로 함

1. 타인에 의하여 완전한 발명의 착상이 이뤄졌을 것
2. 착상이 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 먼저 전달 (communication) 되었을 것

• 모인 출원의 거절 및 무효
• (Pre-AIA) 35 U.S.C. §102 (f) 에 근거하여 심사관은 특허거절; 특허무효소송 내지 특허침해소송 중 피고는 모인을 이유로 하는 invalidity of patent 항변 가능 (35 U.S.C. §282)
• (AIA) 헌법 및 35 U.S.C. §101 에 의하여 여전히 발명자 만이 특허 받을 수 있는 점은 변함이 없음; 다음의 사유가 이를 뒷받침 (특허법의 공동발명 개선안 연구, 특허청, 2018.12)
• 원칙적으로 발명자가 특허출원 해야 하는 점 (35 U.S.C. 111(a))
• AIA 가 발명자 정의 규정을 신설한 점 (35 U.S.C. 100(f))
• 특허출원 시, 자신이 진정한 발명자 임을 믿는다는 취지의 발명자 선언서 (oath) 를 제출해야 하는 점

3. (Case law) 누락된 발명자와 인용특허에 대한 patent license 체결 후, 소 기각 (pre-AIA): Ethicon v. U.S. Surgical

• US4,535,773A (Safety puncturing instrument and method, Ethicon) 는 InBae Yoon 을 sole inventor 로 하는 특허인데, Ethicon (특허권자) 은 해당 특허를 인용하여 U.S. Surgical 에 대하여 특허침해소송 제기
• U.S. Surgical 은 특허소송 진행 중이던 1992년, 누락된 발명자 Young Jae Choi 를 발견하고 35 U.S.C. §256에 근거하여, Choi 의 발명자 누락을 정정 청구, 재판부에서 받아들여졌고, 이후 U.S. Surgical 은 Choi 와 patent license (retroactive to the date on which the patent issued; 즉, 과거 사용에 대한 실시료 포함) 를 체결하고, Ethicon 의 특허소송이 필수 당사자 (indispensable party) 를 누락 했으므로 기각되어야 함을 주장 (Rule 21. Misjoinder and nonjoinder of parties, Fed. Rules of Civil Pro.)
• 재판부는 Choi 의 발명에 대한 conception 기여 여부를 검토, 다음과 같이 claim 33 에 대하여 기여한 점을 인정하고, 발명자로 인정 (***재판부는 conception 여부 판단을 위하여, claim limitations 를 정밀하게 분석)
• Yoon 은 blunt probe (354) 를 착상
• Choi 는 2 가지 즉, (1) location of the blunt probe in the trocar shaft; (2) means for creating a sensible signal (e.g., blade pressure sensor (442)) 를 착상   

• Choi 는 inventorship 입증을 위하여, testimony 와 함께 Yoon 과의 개발과정에서 자신이 했던 도면 스케치 (series of sketches) 를 제출하였으며, 스케치 중에는 trocar blade shaft 내에 위치하는 probe 가 도시되어 있음
• Yoon 은 자신이 독자적으로 해당 subject matter 를 발명했음을 입증하기 위하여, 1973.7 일자의 claim 33의 구성요소가 도시된 도면을 제출하였으나, 재판부는 해당 도면의 날짜가 수정되었음을 밝혀내고, 해당 제출 증거를 채택하지 않음 (Yoon 진술도 받아들여지지 않음 (false testimony 에 따른 증거력 상실))
• 2심 재판부는 Ethicon 의 소장 (complaint) 이 co-owner 를 포함하지 않았으므로, 1심의 소 기각 판결 (dismissal) 을 확정

4. (Case law) §256 의 “error”가 intent 와 무관함을 명확히 한 사례 (AIA): Egenera v. Cisco Sys.

• US 7231,430 (Reconfigurable, virtual processing system, cluster, network and method) 을 인용특허로 하여, Egenera 가 Cisco 를 상대로 특허침해 소송 제기
• 재판부는 claim construction 절차를 진행하여, “logic to modify” limitation 은 means-plus-function claim 으로 결정 (court order) 하였는데, 명세서에 기재된 해당 structural limitation 즉, “tripartite structure” 는 Schulter 가 착상 (conception)
• Cisco (defendant) 는 특허가 발명자를 누락하고 있음을 사유로 invalidity 를 주장
• 본안 소송과 병행하여, Cisco 는 PTO 에 IPR 을 제기하였고, 해당 절차에서 Egenera 는 Schulter 를 발명자에서 제외하는 청구를 한 바 있음; 이후, 본안 소송에서, 재판부가 claim construction 결과, “logic to modify” limitation 에 대하여 means-plus-function claim 으로 결론 내자, Schulter 를 발명자로 포함 (relist) 시켜 줄 것을 청구하자, Cisco 가 “judicial estoppel”에 의하여, Enegera 의 해당 행위가 금지됨을 주장한 것임
• 재판부는 개정 (AIA) U.S.C. §256의 “error”는 특허권자의 intent 와 무관하게 즉, deceptive intent 가 있다 하더라도 발명자를 수정 가능한 것으로 되었다고 하면서, Cisco 의 주장을 받아들이지 않음
• 특히, 재판부는 개정 (AIA) 35 U.S.C. §256의 “error”에 대하여, 다음과 같이 몇 가지 사유를 들어 deceptive intention 을 포함하는 것 까지도 적용됨을 명확히 하였음
1. §251 (Reissue) 에서 “deceptive intention” 이 삭제된 점
2. §256에서 명확하게 “without any deceptive intention”이 삭제된 점
3. §102(f) improper-inventorship invalidity 조항이 삭제된 점
• 또한, judicial estoppel 에 대하여도, 진정한 발명자 여부는 재판부가 claim construction 을 어떻게 결론 지을 것이냐에 따라 달라지는 것이므로, PTO 절차 중 발명자를 제외 신청하였다가, 법원 절차 중 발명자를 추가 신청하는 것은 35 U.S.C. §256 (AIA) 에서 규정하는 “error”에 해당한다고 판시

5. 시사점

• 미국특허법 개정 (AIA) 으로, inventorship 관련 조항이 삭제 및 변경됨으로써, 향후 특허침해 소송에서 이에 근거한 많은 이슈가 줄어들 것으로 예상할 수 있음
• 그러나, 여전히 진정한 발명자를 기재하는 것은 미국 헌법 (Article I, Section 8, Clause 8) 및 35 U.S.C. §101 에 규정되어 있고, 이를 근거로 특허 출원의 거절 및 등록 특허의 무효 가능
• 특히, 발명자를 누락한 사유에 deceptive intent 가 있는 경우에는 duty of candor and good faith 위반으로 해당 특허가 unenforceable 해질 소지가 있음; 따라서, 실무상 특허소송 중에 deceptive intent 를 가리기 위한 복잡한 절차 (사내 발명자, 발명자와 공동연구를 수행한 자 등의 testimony/deposition, 관련 자료에 대한 discovery) 수행 시, 소송의 장기화에 따른 법률비용 부담 발생을 예측할 수 있음
• 따라서, 여전히 특허 출원 시, 특허담당자는 진정한 발명자를 가려 기재해야 하는 점을 중요하게 인식하는 것이 필요하다고 사료됨

6. Reference

• Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295, 4 USPQ 269, 271 (CCPA 1930)
• Hiatt v. Ziegler, 179 USPQ 757, 763 (Bd. Pat. Inter. 1973)
• Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 특허법의 공동발명 개선안 연구 (특허청, 2018.12)
• Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
• Egenera, Inc. v. Cisco Sys., 972 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020)

Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.

Anticipation by inherency (Continental Can v. Monsanto)

 Continental Can Co. USA, v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991)

“The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact, arises both in the context of anticipation and obviousness." In re Napier, Fed. Cir. (1995)

Prior art 에 의하여 102 및 103 위반으로 특허 거절 (무효) 시, 그 기재사항은 inherent teaching (내재적 교시) 에 의할 수 있다. (반드시 명시적인 (explicit) 기재에 의하지 않을 수 있다는 의미이다.)

즉, new use, new function 또는 unknown property 가 prior art 에 inherent (내재된) 한 것이라면, 그러한 발견을 claim 으로 하여 특허 받을 수 없다는 의미이다. 또한, 발명시 (at the time of the invention) 를 기준으로, PHOSITA 가 inherent disclosure 를 인지할 필요도 없다. 

또한, 해당 subject matter 가 prior art 에 inherent 했으면 족하다. Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., (Fed. Cir. 2003) 즉, 특허출원된 발명이 PTO 에 의하여 inherent disclosure 를 발견하지 못한 까닭에 특허등록 되더라도, 후에 inherent disclosure 를 입증하면 무효로 할 수 있다는 의미이다.

다만, PTO 심사관은 inherency 에 의한 거절 시, 어떠한 결과 (result) 내지 성질 (characteristic) 이 내재할 것이라는 가능성 (may) 만으로는 거절 사유 (prima facie case of anticipation) 로 할 수 없다. In re Rijckaert, Fed. Cir. (1993); 다음의 판결 참조:

In relying upon the theory of inherency, the examiner must provide a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art." Ex parte Levy, Bd. Pat. App. & Inter. (1990)

Continental Can v. Monsanto 사건에서, Monsanto 는 Continental Can 의 US4,108,324 (Ribbed bottom structure for plastic container, 1978) 의 "hollow ribs by blow-molding" 이 prior art (Macus) 에 의하여 신규성을 상실한다고 주장하였다. Macus 에는 “hollow ribs” 라는 명시적 기재는 없지만, ‘324 와 동일한 방법 즉, blow-molding 으로 plastic ribbed structure for plastic container 를 제조하였으므로, “hollow ribs” 가 inherent disclosure 에 해당한다는 것이다.

이에 대하여, 재판부는 inherency 가 단순한 개연성/가능성 (probability or possibility) 만으로는 성립하지 않는다고 판시하였다. 즉, 제조방법과 구조적 특징 간의 단순한 개연성 만으로는 inherent disclosure 에 이르렀다고 볼 수 없고, 필연적 존재 (necessarily present) 가 필요하다고 하였다. 즉, blow-molding 을 하였더니, 필연적으로 "hollow ribs" 가 성형되는 경우, 필연적 존재의 관계가 된다. 그리고 이러한 필연적 존재의 판단 기준은 PHOSITA 이다.

*** Inherent disclosure 에 이르는 것으로 necessarily present 외에, natural result (자연적으로 그렇게 발생할 수 밖에 없는 결과) 에 의할 수도 있다. Par Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceutical, Inc., Fed. Cir. (2014)

재판부는 extrinsic evidence (e.g., other patent, expert testimony) 로써 inherency 입증이 가능하다고 하였다.