Added burden of overcoming the deference - qualified PTO examiner's job (Shire v. Amneal, Fed. Cir., 2015)

Shire LLC v. Amneal Pharmaceuticals, LLC, 802 F.3d 1301, 116 U.S.P.Q.2d 1607 (Fed. Cir. 2015)

본 사건은 특허출원 과정에서 심사관에 의하여 검토된 prior art – 이는 특허공보에 기재된다 – 를 이용하여 특허 등록 후 무효 주장하는 경우, 무효를 주장하는 자는 더 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결이다. 출원인은 자신의 발명의 특허성에 영향을 주는 사항에 대하여 PTO 에 개시할 의무 (duty of candor) 를 갖는데, IDS 가 그러한 의무를 행하는 수단 중 하나이고, IDS 에 의하여 제출된 prior art 에 관한 것이다. 즉, 특허권장 입장에서는 IDS 로 제출한 prior art 에 대하여 자신의 특허 등록 후 다소간의 방어적 효과를 기대할 수 있는 점이 있다.

문제가 된 특허는 US 7,105,486 등 Shire 의 보유특허 4건인데, 특허 (patents-in-suit) 는 amphetamine 유도체에 관한 것으로, amphetamine 은 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, 주의력 결핍장애) 치료제로 널리 쓰인다. ’486 특허는 amphetamine 의 공유결합 변형 (covalent modification) 을 이용하여 약물 남용에 따른 역효과를 감소시키는 것에 관한 것이다.

1심 재판부는 ’486 특허가 무효가 아니라는 약식판결 결정을 내렸다.

항소심 재판 청구인 (피고) 은 ’486 특허의 비자명성 위반에 따른 무효 주장을 하였는데, 2건의 prior art 즉, Australian patent application No. 54,168/65 (AU ’168) 과 US 3,843,796 에 근거하였다. 그런데, 피고가 무효 주장의 근거로 제시한 primary reference (AU ’168) 는 심사과정 중 이미 검토된 prior art 로써, ’486 특허 공보 (gazette) 에 기재되어 있었다. 

항소심 재판부는 AU ’168 이 ’486 특허에 기재되어 있으므로, 이는 해당 특허의 심사 과정 중 심사관이 검토한 것으로 추정되며, 심사관은 일정한 자격을 갖춘 정부의 대리인 (qualified government agency) 으로써, 자신의 본연의 업무를 적절한 수준으로 수행한 것으로 의제되고, 그럼에도 ’486 특허가 등록된 것이므로, 이러한 prior art 에 다시 근거하여 특허무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임 (added burden of overcoming) 을 갖는다고 하였다.

재판부는 또한 일단 특허가 심사 과정을 거쳐 등록되면 특허는 유효한 것으로 추정되므로, 그에 대한 무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결도 인용하였다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd., ––– U.S. ––––, 131 S.Ct. 2238, 2242 (2011)

재판부는 그러면서, AU ’186 과 US 3,843,796 을 결합하여 본 발명에 이르는 것이 PHOSITA 수준으로 자명하지 않는 사유로 ’486 특허의 유효를 결정한 1심 판결을 지지하였다.

*** 본 사건은 이외에도, 비자명성 판단 시, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이하 생략한다.

Preamble construed as if in the balance of the claim - life, meaning and vitality (Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, Fed. Cir., 1999)

Pitney Bowes v. Hewlett-Packard Company, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir., 1999) 

본 사건은 특허 청구항의 preamble (전제부) 이 어떠한 때 claim limitation 으로 해석되는지에 대한 판결이다. 원칙은 preamble 이 claim limitation 이 아니고, body (본체부) 에 기재된 사항만 claim limitation 이지만, 다음의 2가지 경우 즉,

(1)   the preamble recites limitations of the claim, or

(2)   necessary to give life, meaning, and vitality to the claim

라면, preamble 이 claim limitation 으로 해석된다.

(상기 1, 2 에 더하여, 출원인이 심사과정에서 심사관의 거절이유를 극복할 목적으로 preamble 을 발명의 특징으로 주장하였을 때에도, preamble 은 claim limitation 이 된다. (Data Engine Tech. v. Google, 2021-1050, Fed. Cir., 2021))

Pitney Bowes 는 Hewlett-Packard 를 상대로 특허침해금지 청구소송을 제기하였는데, Pitney Bowes 의 미국특허 US 4,386,272 (Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes) 는 레이저 프린터에 관한 것이다. '272 특허는 종래 기술이 가지고 있던 프린트 결과물의 불균일함 (jaggies) 의 해결을 위하여 toner dots 를 이용하는 것에 관한 방법 및 장치를 claim 으로 하였다.

Claim 1 이 항소심 재판부가 검토한 청구항인데 다음과 같다:

1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising:

directing a plurality of beams of light towards a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

 

Claim construction (Markman hearing) 단계에서 양측은 "spots of different sizes” 의 해석에서 대립하였는데, (1) "spot of the light beam” 인지, (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인지가 문제가 되었다. 왜냐하면, (2) 로 해석될 경우, HP 의 레이저프린터는 단일 광원을 채용하는 이유로 “plurality of beams” 를 생성하지 않고 그에 따라 “single-sized spots of lights” 만을 생성하는 바, photoreceptor 에서 서로 다른 크기의 spot 을 생성하지 않아 특허 비침해로 되기 때문이다.

 특허침해에 대한 2단계 분석 (two-step analytical approach) 을 검토함에 있어서, 2심 재판부는 (1) 1단계 claim construction 에 대한 검토는 de novo 기준을, (2) determination of infringement 에 대한 검토는 clear error 기준을 적용한다. 특히, 본 사건에 있어서, (1) claim construction 즉, "spots of different sizes” 에 대한 해석을 어떻게 할 것인지가 이슈 사항이다.

Claim construction 의 출발점은 언제나 claim 용어 그 자체이다. Claim 1 및 3 모두 preamble 은 “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 로 시작되는데, “generated shapes” 는 당연히 (레이저 프린팅의 결과로 생기는) 문자 (character) 들이다. 그리고, 본 발명이 해결하고자 하는 과제에 따르면, 그러한 character 들은 photoreceptor 상에 형성되는 spots (“made up of spots” are produced on a photoreceptor) 을 의미한다. 즉, preamble 에 기초하여 claim 은 해석되고, 해석된 의미는 상기의 (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인 것이다. 즉, preamble 이 claim construction 에 상당한 영항을 미친 것이다.

Preamble 은 claim 이 전체적으로 어떠한 목적을 갖는지의 측면에서 중요성을 갖는다. Preamble 이 claim 전체의 맥락에서 읽혔을 때, claim limitation 을 반복하거나, preamble 이 claim 에 life meaning, and vitality 를 부여한다면, preamble 은 청구항 한정사항으로 해석된다. 반면, body (본체부) 가 완전하고 내재적으로 온전히 발명을 청구하고 있고, preamble 은 단순히 발명의 목적이나 의도된 용도 (purpose or intended use of the invention) 만을 제시한다면, 이 경우의 preamble 은 claim limitation 중 어느 하나를 구성하거나 claim limitation 을 설명하지 않기 때문에 claim construction 에 중요한 의미가 없다.

본 사건에서, preamble 은 claim limitation 에 대하여, life, meaning and vitality 를 부여하는 역할을 한다. “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 는 단순히 발명의 속한 분야를 기술하는 것이 아니고, claim 에 사용된 용어와 그 의미상으로 맞물려 필연적인 결과를 불러오고 있다. 왜냐 하면, preamble 에서 선행하는 “generated shapes”에 의하여 뒤따르는 “made up of spots” 의 의미가 결정되었기 때문이다.

Claim 의 말미 “spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes” 역시 “spots of different sizes” 에 대한 claim construction 을 상기 (2) 번으로 해석되도록 뒷받침한다. 왜냐 하면, spots of light created by the beam of light 은 “the generated shapes” 를 생성하지 않기 때문이다.

상기와 같은 이유로, 재판부는 spot 을 (2) 의 의미로 해석한 후, HP 의 특허 비침해를 확정하였다.

Disparaging prior art reaching disclaimer in patent scope (UltimatePointer v. Nintendo, Fed. Cir., 2016)

UltimatePointer, L.L.C. v. Nintendo Co., 816 F.3d 816, 118 U.S.P.Q.2d 1125 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허출원인이 자신의 발명의 특허성을 강조하기 위하여, 선행기술 (prior art) 을 비판 (disparaging) 한 경우, 그렇게 비판한 것은 특허 등록 후 claim scope 에서 제외된다는 판결이다. 즉, “disparaging prior art” 는 disclaimer 로 작용한다는 점이다.

(1) 1심 재판부의 판단

청구인 UltimatePointer, LLC 는 US 8,049,729 의 특허권자인데, '729 특허는 “Easily deployable interactive direct-pointing system and presentation control system and calibration method therefor” 를 발명의 명칭으로 하였다. 특허는 handheld pointing device 로써 컴퓨터 화면 상에 투영되는 cursor 를 제어하는 방법에 관한 것인데, 그렇게 함으로써 발표자의 cursor 의 제어를 용이하게 하는 것을 주요 특징으로 한다.

Claim 1 은 다음과 같다:

1. An apparatus for controlling a feature on a computer generated image, the apparatus comprising:

a handheld device including:

an image sensor, said image sensor generating data related to the distance between a first point and a second point, the first point having a predetermined relation to the computer generated image and the second point having a predetermined relation to a handheld enclosure; and

a processor coupled to said handheld device to receive said generated data related to the distance between a first point and a second point and programmed to use the distance between the first point and the second point to control the feature on the image.

명세서는 2가지 종류의 pointing device 즉, direct-pointing device and indirect-pointing device 에 대하여 기재하고 있다. 특허권자에 의하면 (명세서 기재사항), direct-pointing system 은 더 자연스럽고, 더 신속하고 정확한 pointing action 을 제공하며, 그에 반하여 indirect-pointing method 는 속도와 직관적 제어가 불가능하다.

Nintendo 는 Wii video game system 을 제조, 판매 중인데 시스템은 handheld Wii remote, Wii console 및 sensor bar 를 포함한다. Sensor bar 에서 발생한 infrared light 을 수신한 정보를 바탕으로 텔레비전 스크린 상에 cursor 로 표시하는 방식이다. (즉, '729 특허의 indirect-pointing system 에 해당)

UltimatePointer 는 Texas 지방법원에 특허침해 금지 청구소송을 제기하였고, 1심 재판 중 양 당사자는 handheld device 가 direct-pointing device 로 한정되는지에 대하여 다투었다. 1심 재판부는 명세서 기재사항을 바탕으로, 발명은 indirect-pointing device 와 "prior direct-pointing device” 를 개량하는 direct-pointing system 으로 한정된다고 하면서, 특허 비침해 결정하였다. 특히, 명세서 기재사항 중 indirect pointing 방법은 direct pointing 이 불가능한 경우에만 사용한다는 기재가 있음에 유의하였다. 

(2) CAFC 의 판단

청구항 해석 (claim construction) 은 법률심 (legal conclusion) 으로서, 2심 검토 기준은 de novo 인데, 명세서 기재사항 및 심사경과 (intrinsic evidence) 를 바탕으로 한 청구항 해석은 legal conclusion 즉, 재심 기준은 de novo 이다. 그러나 수반하는 1심 재판부의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 에 기초한 판결 (factfinding) 은 clear error 기준으로 검토한다.

Claim term 은 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석되는데 즉, 발명 시점에 PHOSITA 의 기준으로 어떠한 의미로 받아들여지는지로 해석된다. 중요한 것은, PHOSITA 는 claim term 을 명세서 기재사항을 포함하여 발명의 전반적인 맥락 (in the context of the entire patent) 안에서 이해한다는 점이다. 이러한 점에서, 명세서는 claim construction analysis 에서 매우 밀접한 (highly relevant) 관계에 있고, 대부분의 경우, 명세서 기재사항은 결정적 (dispositive) 인 역할을 한다.

한편, CAFC 는 명세서 기재사항으로 claim 을 한정해석하는 것을 경계해야 한다는 판결을 내려왔는데, 다른 한편으로, 반복된 비판적 진술 (repeated derogatory statements) 은 특허권자가 해당 사실을 자신의 발명의 범위에서 배제하는 것을 가리킨다고 판결한 바 있다.

UltimatePointer 는 handheld device 를 명확하게 정의하지 않았기 때문에, 1심 재판부가 명세서 기재사항으로 이것을 direct pointing 만을 의미하는 것으로 한정해석 한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

반대로, Nintendo 는 명세서 기재사항 전체에 걸쳐 특허권자는 일관되게 direct pointing 을 찬양하고, indirect-pointing 을 비판하고 있으므로, 설령 handheld device 를 분명하게 direct-pointing 으로 정의하지 않았더라도, 그에 대한 올바른 claim construction 은 direct-pointing 으로 한정해석 하는 것이 맞다고 주장하였다.

CAFC 는 

1. 명세서 전반에 걸쳐 발명이 direct-pointing system 이라고 한 점, 
2. direct pointing 을 반복적으로 찬양 (extolling) 한 점, 및 
3. indirect pointing 을 반복적으로 비판 (disparaging) 한 점을 사유로, handheld device 는 direct pointing device 로 한정해석 하는 것이 맞다고 판결하였다. 

UltimatePointer 의 claim term 의 ordinary meaning 으로 해석되어야 한다는 주장은 받아들여지지 않았으며, 왜냐하면, claim term 은 명세서 기재사항과 출원경과를 참작 (claim terms are construed in light of the specification and prosecution history, not isolation) 하여 해석되기 때문이라고 하였다.

재판부는 Nintendo 의 제품이 indirect-pointing 에 해당되므로, 특허 비침해라고 판결하였다.

Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.) 

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.

Written description requirement: claim 이 명세서 기재사항 (실시예) 으로 한정해석 되는 경우 (ScriptPro v. Innovation Assocs., Fed. Cir. 2016)

ScriptPro LLC v. Innovation Assocs., Inc., 833 F.3d 1336, 119 U.S.P.Q.2d 1878 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 ScriptPro 의 특허 US 6,910,601 의 35 USC 112 (a) 의 개시 요건 (disclosure requirements) 중 발명 기재요건 (written description of the invention) 충족 여부에 관한 판결이다.

CAFC 는 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) 사건에서, 특허 청구항은 그것을 지지하는 명세서 기재사항 (도면 포함) 보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결한 바 있는데, 본 사건에서는 (1) 특허 청구항 그 자체로서 발명 기재요건을 만족할 수 있고, (2) 명세서에 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 특정 실시예로 특허 청구항이 한정해석되지 않는다고 판단한 사례이다.

명세서 기재사항이 어떠한 경우에는 특허 청구항을 한정하는 요소로 작동하고, 어떠한 경우에 그렇지 않은지 시사하는 판결로써 살펴보고자 한다.

ScriptPro 는 US 6,910,601 의 특허권자인데, 1심 재판부는 ’601 특허의 claim 1, 2, 4, 8 이 written description 요건 위반으로 무효 판결하였고, 이에 ScriptPro 는 항소하였다.

’601 특허는 ADS (automatic dispensing system) 과 함께 사용할 수 있는 collating unit 에 관한 것으로 처방전에 따른 약품을 자동으로 container 에 수용하는 것에 관한 것이다. 특히, 실시예에 따르면, collating unit 은 가령 ‘환자확인정보 (patient-identifying information)’ 에 근거하여 복수의 slot 중 빈 slot 에 약품을 분류/저장하는 방법에 관한 것이다. (“sorting/storing scheme by patient-identifying information”) 특히, 특정 실시예에 따르면, 발명은 static control center 용으로 자동화된 storage unit 을 사용하게 되는데, 이때 collating unit 은 patient-identifying information 에 근거하여 sorting/storing scheme 을 수행한다.

양측이 합의한 사항에 의하여, 대표 청구항 claim 8 은 다음과 같다: 

8. A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

*** 청구항은 sorting/storing scheme by patient-identifying information 을 claim limitation 으로 갖지 않는다.

Written description requirement 만족 여부는, 명세서 기재사항이 발명의 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로 하여금, 특허 출원 시에 청구된 대상 (claimed subject matter) 을 소유 (possession) 했는지 합리적으로 이해할 수 있도록 기재되었는지 로 판단한다.

ScriptPro 는 1심 재판부가 ’601 특허의 명세서 기재사항을 “sorting by patient-identifying information” 로 한정함으로써, 특허 청구항 중 해당 claim limitation 이 부가되지 않은 것에 대하여 무효 판결한 것에는 오류가 있다고 주장하였다.

본 재판부 (CAFC) 는 ScriptPro 의 상기의 주장에 동의한다. 왜냐하면, ’601 특허는 “sorting by patient-identifying information” 에 관한 것 뿐만 아니라, collating unit 을 ADS 에서 사용하는 것과 관련한 몇 가지의 문제 – (1) storing more than one container in a holding area,” (2) “collating multiple containers for a patient in one holding area,” (3) “storing a container for a patient based on the patient’s name,” ... – 에 대한 해결방법을 모색하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 문제의 해결 방법에 있어서, 많은 경우 “patient-identifying information” 에 근거하고 있지만, 모든 문제의 해결 방법이 그러한 것은 아니다. 가령, container 는 “other predetermined storage scheme without input or handling by the operator”라고 기재하고 있다.

이러한 기재사항과 일관되게, original claim 중 어느 것은 “sorting by patient-identifying information”의 claim limitation 을 포함하지 않는 것으로 특허출원 되어 있다.

즉, (1) 명세서의 많은 부분이 “patient-identifying information” 에 의하는 것으로 기재하고 있으나, 모든 실시예가 그러한 것은 아니고, (2) original claims 중 일부는 그러한 claim limitation 을 갖고 있지 않다.

재판부는 상기의 사실에 기초하여, 다음과 같이 판결하였다:

1. 명세서 기재사항 중 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 어느 한 특정 실시예에 의하여 특허 청구범위를 한정해석 할 수는 없다. 
2. Original claim 그 자체로서도 written description of the invention 요건을 만족할 수 있다.
3. 단순히 prior art 에 대하여 (본 발명과 대비하여) inconvenient 한 것으로 폄하 (disparagement) 한 것 만으로, 특허 청구항의 범위를 해당 prior art  (inconvenient aspect) 를 배제하는 것으로 해석할 수 없다.

Provisional application 을 바탕으로 정규 출원 시, 삭제된 사항에 의한 claim scope 제한 (MPHJ v. Ricoh Fed. Cir., 2017)

 MPHJ Technology Investments, llc, v. Ricoh Americas Corporation, No. 2016-1243, Fed. Cir. (2017)

본 사건은 MPHJ 의 US 8,488,173 특허 청구항이 “one-step operation” 으로의 한정 여부에 따라 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되는지 갈리는 문제에 있어서, CAFC 는 특허권자의 '173 특허의 provisional application 에는 존재하던 “one-step operation” 을 정규출원에서는 삭제한 점으로부터, 청구항이 해당 한정사항 (claim limitation) 으로 제한되지 않는다고 하면서, 선행문헌에 의하여 신규성 위반으로 무효라고 판단한 사건이다.

우리가 R&D 수행 후 세부적인 개발 사항의 확정 전, 특허 출원 일자를 빠르게 확보하기 위하여 provisional application 을 제출하게 되는데, 정규 출원 시 어떠한 기술적 구성이 변경됨으로써, 후에 claim construction 을 하는데에 있어 그러한 변경 사항이 발명의 범위 (scope) 에 영향을 주는 사례로써, provisional application 시 유념할 부분으로 의미 있는 판결이라 할 수 있겠다.

MPHJ 는 US 8,488,173 (’173 특허) 의 특허권자인데, PTAB 은 해당 특허에 대하여 anticipation 내지 obviousness 위반으로 특허 무효 판결하였고 이에 불복하여, CAFC 에 항소하였다.

특허의 유효성 판단을 위하여 첫번째로 특허청구항의 의미와 범위 (meaning and scope) 를 결정해야 한다. Supreme Court 의 Cuozzo Speed Tech. 판결 (2016) 에 따라, PTAB 은 만료되지 않은 특허에 대하여 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 BRI 기준으로 청구항을 해석한다.

’173 특허 (Distributed computer architecture and process for document management) 는 문서를 한 곳의 장치에서 스캔한 다음 다른 곳에 위치한 장치에서 복사하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. (특허는 이를 “virtual copier” 라 한다.)

PTAB 은 복수의 선행문헌에 근거하여 해당 특허 청구항에 대하여 무효 결정하였는데, claim 1 – 8 은 Xerox Network Systems Architecture General Information Manual (1985.4), US 5,513,126 및 US 5,818,603 에 의하여 신규성 내지 비자명성 위반이라고 결정하였다. Claim 1 이 대표격인데, 그 일부는 다음과 같다:

1. A system capable of transmitting at least one of an electronic image, electronic graphics and electronic document to a plurality of external destinations including one or more of external devices, local files and applications responsively connectable to at least one communication network, comprising:

at least one network addressable scanner, digital copier or other multifunction peripheral capable of rendering at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document in response to a selection of a Go button;

…

wherein, in response to the selection of said Go

button, an electronic document management system integrates at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document using software so that said electronic image, electronic graphics and electronic document gets seamlessly replicated and transmitted to at least one of said plurality of external destinations;

…

wherein upon said replication and seamless transmission to at least one of said external destinations, said electronic image, electronic graphics and electronic document is communicable across a network to at least three other of said external destinations, and is optionally printable by said printer.

 MPHJ 는 청구항 용어 “seamless” transmission 은 사람 (조작자) 의 개입이 없이 one-step 으로의 수행이 필요하고, 이는 선행문헌에 기재되지 않은 특징이라고 주장하였다. (claim 4 는 방법 청구항인데, 동일한 구성요소로 되어 있다.) 특히, seamless transmission 의 의미가 “no user intervention is needed” between copying and destination 이라고 주장하였다. 이어서, MPHJ 는 scanner 와 application software 사이에 어떠한 매개 (품) 가 있는 것은 무관하다고 주장하였다.

PTAB 은 이에 대하여, claim 을 scanning 과 emailing 을 포함하는 것으로 해석하고, 그것이 separate step 이던 single step 이던 무관하고, user intervention 이 있거나 또는 없거나 한 것을 포함한다고 하면서, 그렇기 때문에 선행문헌에 의하여 신규성 위반이라고 무효결정하였다.

항소심에서 MPHJ 는 청구항 용어 “interfacing” 과 “ Go button” 이 single-step operation 을 표현하는 것이며, 그렇기 때문에 PTAB 은 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장하였다. PTAB 은 “interfacing” 을 “making a direct or indirect connection between two elements so they can work with each other or exchange information” 의미라고 해석하였다.

그러면서, 상기의 청구항 해석은 자신들의 provisional application (60/108,798) 에 의하여 뒷받침 된다고 주장하였다. 특히, provisional application 의 기재 내용에 의하면, claimed invention 의 범위가 one-step copying and sending process 인 것으로 명확하게 한정된다고 하였다.

한편, 청구인은 상기의 provisional application 의 기재 내용이 최종 출원 (non-provisional) 에는 누락되었음을 지적하였다. 이에 대하여, MPHJ 는 그러한 누락이 해당 부분에 대한 완전히 포기된 것 (explicitly disclaimed) 은 아니며, 그렇기 때문에 출원경과 사항의 일부로써 받아들여지므로, 청구항을 해석하는데 참작 가능한 것이라고 주장하였다.

재판부 (CAFC) 는 provisional application 의 기재사항이 (등록) 청구항을 해석하는데 기여할 수 있음에 동의하였다.

(그런데) 본 사안은 ’798 provisional application 으로부터 최종 출원의 발명의 범위 (scope) 를 이해하는데 기여하는 부분이 삭제되었다는 점이다. 이는 PHOSITA 입장에서 그러한 삭제 (removal) 가 발명의 중요한 한정요소 임을 인식할 것이라는 점이다. 즉, 최종 출원에 있어서, one-step operation 이 삭제되었으므로, 이는 발명의 범위를 그러한 것으로 한정하지 않겠다고 보는 것이 맞다. 게다가, ’173 특허는 single-step operation 을 “optional”이라고 기재하고 있다. 이는 앞서 살펴본 삭제된 부분과도 일치한다. 따라서, 

PHOSITA 는 발명자의 의도가 single-step operation 을 mandatory 가 아닌 optional 인 것으로 이해할 것이다.

재판부는 청구항이 one-step operation 으로 한정되지 않는 것으로 해석되는 바, 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되어 무효 판결하였다.