Exception of the law of the case by "change of law" (Dow Chem. v. NOVA Chem., Fed. Cir. 2015)

 Dow Chem. Co. v. Nova Chems. Corp. (Can.), 803 F.3d 620 (Fed. Cir. 2015)

*** 본 사건은 Nautilus 재판부 (Supreme Court) 가 청구항 명확성 요건 (definiteness requirement) 판단 기준을 "amenable to construction" 에서 "reasonable certainty" 로 상향 변경하자, 그에 따라 인용특허의 청구항 명확성 여부를 다시 판단한 사례이다. 이것은 계류 중인 사건이 법률 변경 (change of law) 에 의하여 claim/issue preclusion 에도 불구하고 사건 심리를 다시 할수 있음을 판결한 사례이다.

Dow Chemical 은 US 5,847,053, US 6,111,023 특허를 근거로 NOVA Chemicals 에 특허침해 금지소송을 제기하였고, 해당 재판에서 배심원은 특허 침해와 특허 유효를 평결하였다. NOVA 는 항소하였는데, 본 재판부는 배심원의 결정을 확인하여 1심 재판부로 사건을 돌려보냈고, 1심 재판부는 bench trial 을 통하여 손해배상액 (supplemental damages, lost profits) 을 확정하였다. NOVA 는 이에 항소하였다.

사건이 계류 중인 동안, 연방 대법원은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014) 사건에서 청구항 명확성 (indefiniteness) 판단 기준을 상향 변경하였다.

그에 따라, 본 재판부는 supplemental damages award (배심원이 평결하지 않은 특허권자의 추가 손해 명령) 가 파기되어야 하는지 검토하고자 한다.

본 재판부는 Nautilus 판결에 의한 법률 변경의 개입이 선례 구속주의 (doctrine of law of the case, issue preclusion) 의 예외로 작동하고, 그에 따라 변경된 청구항 명확성 판단 기준에 따라 본 사건을 재심리하기로 한다.

BACKGROUND

2005.10.21, Dow 는 NOVA 를 상대로 ’053 특허와 ’023 특허 침해금지 청구소송을 제기하였다. 인용특허는 ethylene polymer composition (plastic) 에 관한 것으로, 물성 (modulus, yield strength, impact strength) 의 개선에 관하여 특허청구 하였다. ’053 특허 Claim 6 이 대표적인데, 청구항 한정사항 중 “a slope of strain hardening coefficient greater than or equal to 1.3” 이 포함되어 있다. NOVA 는 해당 청구항 한정사항이 PHOSITA 에게 “slope of strain hardening” 을 어떻게 측정하는지 교시하지 못하는 바, 청구항 불명확으로 무효라고 주장하였다.

2010.6.15, 배심원은 NOVA 가 특허를 침해하였고, 해당 특허는 무효가 아니라고 평결하였다. Jury instruction 은 청구항 명확성 판단기준을 다음과 같이 기재하였다: 

“[i]f the meaning of the claims is discernible, it is definite, even though the task may be formidable and even if the conclusion may be one over which reasonable persons will disagree.” (즉, 청구항이 인식 가능하기만 하면 (discernible), 용이하지 않은 노력을 기울이거나 (formidable), 합리적인 자 기준으로 동의할 수 없더라도 (disagree), 불명확하지 않음)

본 재판부는 첫번째 항소심 당시 Exxon Research & Engineering Co. v. United States, 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001) 판결 청구항 명확성 기준을 적용하여 인용특허가 불명확하지 않다고 확인 판결하였고, 그에 따라 1심 재판부는 2014.3.28, bench trial 을 개최한 후 Dow 의 supplemental damages (lost profit) 를 판결하였다. 이에, NOVA 는 2014.4.23, 항소하였고, 항소심 계류 중인 2014.6.2, Nautilus 재판부는 청구항 명확성 판단 기준을 Exxon 사건 등의 “amenable to construction” (insolubly ambiguous) 을 파기하고, 다음과 같이 정하였다:

“[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention.” (PHOSITA 에게 합리적으로 명확하게 발명을 교시; 이것을 "reasonable certainty" 기준이라고 함)

NOVA 는 항소심에서 Nautilus 판결에 따라 인용특허는 불명확하여 무효이므로, Dow 에 수여된 supplemental damages 는 파기되어야 한다고 주장하였다.

청구항 불명확 (indefiniteness) 은 법률심 (question of law) 의 문제로, 1심 판단에 대한 2심 검토 기준은 de novo 이다. Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2015)

본 재판부는 Nautilus 재판부에 의하여 법률 변경되었으므로, 우리가 도달한 청구항 명확여부에 대한 선행 판결에 구속되지 않는다고 판단하였다.

DISCUSSION

I

Dow 는 본 재판부의 FRCP 54(a) 에 근거한 final judgment 에 구속되므로, 이를 변경할 수 없다고 주장하였다. 그런데, FRCP 54(a) 에 근거한 final judgment 는 그 이상의 효력은 갖지 않는다. 본 재판부의 선행 final judgment 는 jury verdict 에 대한 항소심의 것이었고, 본 항소심은 supplemental damages 에 대한 것이기 때문이다. Supplemental damages 의 수여는 특허권자의 손해 중 배심원에 의하여 고려되지 않은 기간 동안의 특허침해에 대하여 수여되는 것이고, 필연적으로 특허의 유효를 담보로 한다. Whitserve, LLC v. Comput. Packages, Inc., 694 F.3d 10 (Fed. Cir. 2012) 그에 따라, 특허권자는 supplemental damages 를 청구하는 경우, 해당 특허가 특허침해 기간 동안 유효한 것임을 입증할 책임이 있다. 즉, 해당 특허가 무효인 것으로 입증되면, 특허침해는 없고 결과적으로 supplemental damages 도 없다. Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920, 1929 (2015)

Claim preclusion 은 적용되지 않는데, 왜냐하면 소 제기 이후 계속 행위에 대하여, 각 기간은 별도의 청구 (claim) 로 간주된다는 거은 잘 정립된 사실이다. 그러한 사실이 특허침해 소송에 적용된다. CAFC 는 다음과 같이 판결한 바 있다:

“[T]raditional notions of claim preclusion do not apply when a patentee accuses new acts of infringement, i.e., post-final judgment, in a second suit – even where the products are the same in both suits. Such claims are barred under general preclusion principles only to the extent they can be barred by issue preclusion, with its attendant limitations.” Brain Life, LLC v Elekta Inc., 746 F.3d 1045, 1056 (Fed. Cir. 2014)

본 사건의 사실관계에서, supplemental damages 의 많은 부분이 FRCP 54(b) final judgment 이후에 발생했고, 소 제기 이후에 발생하여 첫번째 판결의 대상이 아닌 손해에 대하여 claim preclusion 의 적용이 되지 않는다는 점도 명확하다.

한편, claim preclusion 이 적용되지는 않으나, 일반적으로 issue preclusion (또는 law of the case) 은 이전 기간에 대해 해결된 쟁점에 대하여 supplemental damages 기간에 재소송을 제기하는 것을 금지할 수 있다. 그에 대한 판단은 이후 절차가 계속 심리인지 아니면 새로운 심리인지에 따라 결정된다.

The law of the case 원칙은 법원이 어떤 판결을 내리면 그 판결이 동일한 사건의 후속 단계에서도 동일한 쟁점에 대하여 계속 적용되어야 한다는 원칙이다. Christianson v. Colt Indus. Operating Corp., 486 U.S. 800 (1988)

그러나, 두 가지 원칙 모두에 적용되는 예외가 바로 법률 변경이다. 법률 변경에 따른 예외는 사건이 1심 계류 중이거나 항소심 중임에 상관없이 모두 적용된다. Spiegla v. Hull, 481 F.3d 961 (7th Cir. 2007)

최종 판결에 대하여 법률 변경 예외를 적용하기 위해서는 3가지 조건을 만족해야 한다. (1) 법률이 변경되었을 것, (2) 선행 판결이 구법을 적용하여 판결되었을 것, (3) 해당 사건의 사실관계에 의하여 변경된 법률 적용으로 새로운 결과가 도출될 가능성이 있을 것

본 사건에 있어서, 상기 3가지 조건이 모두 만족된다. 즉, Nautilus 재판부는 청구항 명확성 판단 기준을 변경하였고, 첫 번째 항소심에서 본 재판부는 “amenable to construction” 기준으로 청구항 명확성을 판단하였으며, (상향) 변경된 청구항 명확성 기준을 적용할 경우, 인용특허는 다음과 같이 불명확한 바 무효로 된다.

II

명세서에는 청구항 한정사항 “a slope of strain hardening coefficient greater than or equal to 1.3” 이 다음의 수식에 의하여 계산된다고 하였다:

명세서는 계속해서, “The SHC coefficient is a new Dow construct, not previously known in the art …” 로 기재되어 있다.

Strain hardening (변형 경화) 은 물질이 당겨지는 변형에 의하여 경화되는 정도에 관한 것이다. 명세서는 Instron Tensile Tester 에 의하여 strain hardening 이 측정된다고 기재하였는데, Dow 가 제출한 증거 (brief) 상의 strain hardening 관련 그래프 (strain hardening 의 실험값을 y 축에 가해진 힘, x 축에 늘어난 길이를 plotting) 는 다음과 같다:

NOVA 는 청구항 한정사항 “slope of the strain hardening coefficient” 이 PHOSITA 에게 합리적으로 명확한 정도로 어느 지점에서 어떻게 측정되어야 하는지 교시하지 못하므로 불명확하다고 주장하였다. ’053 특허 명세서는 관련하여 다음과 같이 기재하고 있다:

“[t]he slope of strain hardening is calculated from the resulting tensile curve by drawing a line parallel to the strain hardening region of the . . . stress/strain curve.” “FIG. 1 shows the various stages of the stress/strain curve used to calculate the slope of strain hardening,…” (즉, strain hardening 영역을 도시한 다음 두 지점을 stress/strain 커브의 기울기로부터 측정)

명세서 기재사항과 발명자 (Dr. Hsiao) 진술에 따르면, maximum slope 측정은 발명의 기술분야에서 공지이다. 그러나, 업계에는 maximum slope 를 결정하는 방법이 복수개 존재하고, 이점은 Dow 도 인정하였다. (10% secant tangent method, final slope method, most linear method) 게다가, Dr. Hsiao 는 본 발명에 적용하기 위하여 업계에 존재하는 방법과도 상이한 새로운 방법을 개발하여 적용하였다고 진술했다. 상기 3가지 방법과 발명자가 채용한 방법에 의한 계산값은 모두 상이하다. 특허청구항은 물론 명세서도 그러한 계산방법에 대한 언급이 없는 바, PHOSITA 는 명세서 기재사항 및 심사경과 사항에 의하여도 strain hardening 의 기울기가 어떻게 계산되었는지 알 수 없다. 특히, 발명자에 의하여 새롭게 채택된 maximum slope 결정 방법은 업계에서 그 사용이 공지인 방법도 아니다.

Nautilus 기준으로, 명세서 및 출원경과사항에 비추어, 청구항이 PHOSITA 에게 발명을 합리적으로 명확한 정도로 알려주지 못할 경우 특허는 불명확하다. 본 사건의 경우, 청구항, 명세서 및 심사경과를 참조할 때 그러하지 못하므로, 특허는 불명확하여 무효이다.

Determination of Design Patent Obviousness (LKQ v. GM, Fed. Cir. 2024)

LKQ CORPORATION v. GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC, No. 21-2348 (Fed. Cir. 2024)

LKQ 는 GM 의 디자인 특허에 대하여 IPR 을 신청하였는데, PTAB 은 Rosen-Durling test 를 적용하여 비자명성이 위반되지 않는다면서 특허성을 인정하자 CAFC 에 항소하였다. CAFC 가 PTAB 의 결정을 확인하자, 전원합의체 재심리를 신청하였고, 전원합의체는 Rosen-Durling test 가 연방대법원의 비자명성 판단기준에 부합하지 않는다면서 이를 파기하고, utility patent 의 비자명성 판단 방법인 Graham framework 에 기초한 새로운 비자명성 판단 기준을 정하였다.

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CAFC 는 본 사건에서 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 판결을 포함한 연방대법원의 선행 판결에 따라 디자인 특허의 비자명성 판단에 사용 중인 Rosen-Durling test 요건을 재고해야 하는지 검토하고자 한다. 그 결과, Rosen-Durling test 의 두 가지 요건, 즉 (1) primary reference 의 “basically the same” 요건, (2) secondary reference 의 “so related” 요건을 파기하고, 특허법상 디자인 특허 (design patent) 와 실용 특허 (utility patent) 에는 동일한 비자명성 요건이 적용되는 점과 연방대법원의 선행 판결에 부합하는 접근 방식을 채택하고자 한다.

Background

GM 은 US D797,625 의 특허권자인데, ’625 특허는 자동차 전면 펜더의 디자인에 관한 것이다. 이 디자인은 GM Chevrolet Equinox (2018 – 2020) 에 사용되었다.

LKQ 는 D’625 특허에 대하여 (1) D773,340 (Lian) 에 의한 신규성 위반, 또는 (2) Lian 과 Hyundai Tucson (2010) 펜더 디자인 (팜플렛 등) 에 의한 비자명성 위반 사유로 IPR 을 신청하였는데, PTAB 은 LKQ 가 신규성 위반을 입증하지 못하였다고 판단하였다. PTAB 은 Gorhan Manufacturing Co. 사건에서 제시한 “ordinary observer test for anticipation” 을 적용하였는데, Gorham 기준은 다음과 같다:

“if, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.” Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871) (즉, 통상의 관찰자가 구매자의 주의력을 기울인 때 두 디자인이 실질적으로 동일하고, 유사성이 그러한 유사성을 속일 정도에 이르러 관찰자가 다른 하나인 것으로 인식하여 구매를 유도한다면, 특허 받은 디자인은 다른 것에 의하여 특허침해)

PTAB 은 Lian 과 D’625 특허 간에는 (1) the wheel arch shape and the terminus, (2) door cut line, (3) protrusion, (4) sculpting, (5) inflection line, (6) the first and second creases, and (7) the concavity line 의 차이점 때문에 전체적인 시각적 인상 (visual impression) 이 상이한 바, 둘은 실질적으로 동일하지 않다고 판단하였다.

PTAB 은 다음으로 Rosen-Durling test 를 사용하여 비자명성을 판단하였는데, 이 2단계 테스트는 첫 번째, 선행문헌의 결합 전에 청구된 디자인과 기본적으로 동일한 디자인인 단일 문헌 (single reference) 즉, primary reference 을 찾아야 한다. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) Primary reference 는 통상 “Rosen reference”라 한다. Rosen 의 “basically the same” 테스트는 디자인 특허가 전체적으로 (as a whole) 만드는 시각적 인상에 대한 고려이다. Rosen reference 가 없는 이상, 비자명성 판단의 두 번째 단계로는 진행하지 않는다.

두 번째 단계에서, secondary reference 를 사용하여 primary reference 를 수정함으로써 청구된 디자인과 전체적인 시각적 외관이 동일한 디자인을 만들 수 있다. Secondary reference 는 primary reference 와 매우 밀접한 관계 (“so related”) 여서, 하나의 특정 장식적 특징이 다른 특징의 적용을 제시해야만 한다.

PTAB 은 Lian 이 D’657 특허와 기본적으로 동일한 시각적 인상 (“basically the same visual impression”) 을 생성하지 못하였으므로, LKQ 가 Rosen reference 를 찾는데 실패하였다고 결론 내렸다.

LKQ 는 항소하였고, CAFC 재판부 (panel) 는 PTAB 의 결정을 확인하였다. 패널은 PTAB 의 판단 즉, Lian 과 청구된 디자인이 상이한 전체적 인상 (overall impression) 을 형성하므로 Lian 에 의하여 D’625 특허는 신규성이 부정되지 않는다고 한 것이 실질적 증거 (substantial evidence) 에 의하여 뒷받침된다고 확인하였다. 또한, LKQ 의 KSR 판결에 의하여 Rosen-Durling test 가 암묵적으로 파기되었다는 주장도 받아들이지 않았다. 다만, 패널은 GM 측이 LKQ 가 PTAB 에 상기의 주장을 제기하지 않음으로써, 본 재판부에 항소할 권리를 상실했다는 주장은 받아들이지 않았는데, 이것은 LKQ 의 신청은 논쟁을 보존하기에 충분 (sufficient to preserve the argument) 하고, Rosen – Durling test 문제는 법률심의 문제로써 이것을 듣고 결정할 수 있는 본 재판부의 재량권 행사를 선호하는 일반적 영향에 대한 중요한 질문을 제시한다고 하였다. 패널은 연방대법원의 명확한 지시 없이는 Rosen-Durling test 를 파기할 수 없다고 하였고, 그에 따라 Rosen-Durling test 에 의하여 PTAB 의 판단은 substantial evidence 에 의하여 지지된다고 판단하였다.

본 재판부는 전원합의체 재심리 (rehearing en banc) 를 허락하고, 다음의 사항에 대하여 검토하였다: 즉, (1) KSR 판결이 Rosen-Durling test 를 무력화하거나 폐지하는지 여부, (2) 그렇지 않은 경우에도 CAFC 가 Rosen-Durling test 를 삭제하거나 수정해야 하는지 여부, (3) 만약 CAFC 가 상기 두 가지 질문 중 하나라도 긍정한다면 디자인 특허의 비자명성 판단을 위해 어떠한 테스트를 적용해야 하는지.

Discussion

I

디자인 특허는 제조된 물품의 새롭고 독창적이며 장식적 디자인 (new, original and ornamental design for an article of manufacture) 을 보호한다. 35 U.S.C. §171 (a) 특허법상 발명 특허에 관계된 부분 또는 실용 특허에 관한 조항은 법에서 별도로 규정하지 않는 한 디자인 특허에 대하여도 적용한다. §171 (b) 본 재판부의 검토는 비자명성 규정 (§103) 에 대한 것에서 출발한다:

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

Graham 재판부는 본 조항의 의미를 다루었는데, 비자명성은 사실적 질의를 바탕으로 하는 최종적으로는 법률심의 문제라고 하였다. 사실적 질의는 (1) “the scope and content of the prior art”; (2) “differences between the prior art and the claims at issue”; and (3) “the level of ordinary skill in the pertinent art” 이고, 그에 추가하여 이차적 고려 즉, commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 등의 증거로부터 특허 청구된 대상의 정황을 밝힐 수 있다고 하였다. 궁극의 질문은 청구된 발명과 선행문헌 간의 차이가 청구된 발명 전체적으로 발명한 시점을 기준으로 통상의 기술자에게 자명한 정도인지 여부이다.

이후, KSR 재판부는 TSM (Teaching-suggestion-motivation) test 에 대하여 지적하였는데, CAFC 는 비자명성 판단 시 사후적 고찰 (hindsight) 에 의한 편견을 방지하기 위하여 TSM test 를 적용하는 중이었다. KSR 재판부는 TSM test 에 대한 엄격한 적용을 부정하였는데, Graham 판결은 CAFC 가 TSM test 를 적용한 방식과는 일치하지 않는 유연하고 확장적인 (flexible and expansive) 접근방식이라고 설명하였다. 특히, 통상의 지식을 가진 자는 TSM test 에 부합하는 방법 외에도 결합의 동기 (motivation to combine) 를 찾을 수 있다고 설명하였다. 가령, 디자인 인센티브, 시장의 힘 (추력) 등은 한 분야에서 다른 분야로 발명을 적용하는 이유가 될 수 있으며, 청구된 발명은 시도의 자명함 (obvious to try) 을 입증하던지, 설계 필요 또는 시장의 해결요구에 대한 유한한 수의 식별되고 예측 가능한 해결 방법 (finite number of identified, predictable solutions) 으로 입증하여 자명한 것으로 할 수도 있다고 하였다. KSR 재판부는 TSM test 가 발명의 자명성을 입증하는데 도움이 될 수 있으나, 그러한 인사이트가 경직되거나 의무적인 공식일 필요는 없다고 하였다.

II

연방대법원은 디자인 특허의 선행 디자인의 결합에 따른 유효성에 대하여 언급한 적이 있다. Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893) 청구된 안장 (saddle) 디자인과 선행문헌을 비교하면서, 청구된 디자인은 Granger (선행문헌 1) 의 앞부분 절반과 Jenifer (선행문헌 2) 의 뒷부분 절반 (cantle) 을 합친 형태이고, 증거에 따르면 특허 청구된 디자인 분야에는 수백가지의 안장 디자인이 존재하고, 안장 제조자들에게 형태와 외관을 소비자의 구미 또는 선호도에 따라 다양한 방법으로 조합하는 것은 일반화된 관행이라고 하였다. 그에 따라, 공지의 안미 (cantle) 를 공지의 안장 (saddle) 에 해당 기술분야의 숙련공에게 통상의 방법으로 결합한 것에 불과하므로 디자인 특허로 보호받을 수 없다고 하였다. 그런 다음, 재판부는 청구된 안장 디자인의 안장 끝과 Granger 안장의 안장 사이의 차이점 즉, 안장 뒤쪽의 낙차 (drop) 사이의 차이점에 대하여 언급하였다. 재판부는 디자인의 2차적 차이를 고려하여 전체 디자인의 유효성에 대한 판단을 유보하였는데, 이 2차적 차이가 새롭고 중요한 것 (new and material) 이라면 잠재적으로 침해하는 안장에는 존재하지 않으며 따라서 특허침해가 발생하지 않는다고 판단하였다.

즉, 연방대법원은 제조품 분야의 선행문헌, 일반 안장 제작자의 지식, 선행문헌과 청구된 디자인 간의 차이점을 고려하여 두 가지 알려진 안장 디자인을 결합하는 것은 안장 제조자의 통상의 기술 능력에 불과하다고 판단하였다. 다만, 연방대법원은 선행문헌에 의하여 공지이거나 기존 선행문헌과 유사하다는 증거 없이 2차적 수정에 대하여 동일한 (자명하다는) 결론을 내리는 것을 유보하였다.

III

CAFC 의 디자인 특허 비자명성 판단은 framework 와 한계점의 유연 정도 (threshold rigidity) 측면에서 KSR, Whitman Saddle 을 포함한 연방대법원의 선행 판결과 일치하지 않는다. Rosen-Durling test 는 연방대법원의 비자명성에 관한 일반적 원칙에도 부합하지 않고, 디자인 특허의 유효성에 대한 특별한 취급과도 거리가 있다.

본 전원합의체 재판부는 Rosen-Durling test 요건이 부적절하게 경직되었다고 판단한다. 왜냐하면, Whitman Saddle, Graham 및 KSR 을 포함한 연방대법원의 판례와 함께 연방법률 주해서는 비자명성 판단에 있어서 Rosen-Durling test 보다 유연한 접근을 하고 있기 때문이다.

1

디자인 특허와 실용 특허는 물론 다르지만 그럼에도 불구하고 디자인 특허도 비자명성 요건 (§103) 을 충족해야 한다. Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., 566 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2009) Rosen 의 경직된 요건은 primary reference 가 “기본적 동일함” 을 필요로 하고, 그렇지 못한 경우 분석을 중단해버리는 결과, 특허법 조항 (§103) 의 확장적이고 유연한 기준을 벗어난다. Rosen 의 “기본적 동일함” 요건은 연방대법원의 Whitman Saddle 분석과도 불일치한다. Whitman Saddle 재판부는 선행문헌인 Granger 안장의 디자인이 청구된 디자인과 기본적으로 동일한지 묻지 않고, 대신 청구된 디자인이 Granger 의 앞부분과 Jenifer 의 뒷부분을 결합한 것이라고 인정하였다. 즉, Granger, Jenifer 모두 Rosen reference 의 자격이 없음을 시사한다. 더욱이 재판부는 선행문헌이 청구된 디자인과 기본적으로 동일하지 않은 것임에도 불구하고, 추가의 분석을 진행하여 Granger 안장의 앞쪽 절반과 Jenifer 안장의 뒤쪽 절반을 결합한 것은 안장 제조자들에게 창의적이지 않은 관례에 불과하다고 판단하였다. 이것은 Rosen 요건에 있어서 primary reference 에 의하여 청구된 디자인의 거의 모든 측면이 포함되어 있어야 한다는 요건은 연방대법원의 비자명성 판단 기준과 부합하지 않음을 시사한다.

연방대법원이 KSR 에서 설명하였듯이, 재판부가 일반 원칙을 자명성 질의를 제한하는 엄격한 규칙으로 변형하면 그것에는 오류가 있다. KSR 재판부는 §103 과 Graham 이 비자명성에 대한 유연하고 확장적인 접근방식을 제시하고 있고 선행문헌에서 발견된 요소를 조합하여 특허를 부여할 때 주의가 필요함을 반복하여 강조하였다. 그러면서도, 엄격하고 예방적인 규칙으로 fact finder 가 일반 상식 (common sense) 에 의존하는 것을 부정하는 것은 연방대법원의 선행 판결에 부합하지 않는다고 하였다. Rosen reference 의 엄격한 요건 즉, 선행문헌이 청구된 디자인과 “기본적 동일함”을 필요로 하는 것은 바로 이러한 점에서 연방대법원의 KSR 판결의 지침과 부합하지 않는다.

2

CAFC 는 Rosen-Durling test 의 2단계에 대하여도 동일한 결론에 도달하였다. 2단계에서, fact finder 는 primary reference 에 없는 장식적 특징을 secondary reference 에서 고려할 수 있는데, 이것은 secondary reference 가 primary reference 와 밀접하게 관련되어 (so related) 하나의 특정 장식적 특징이 해당 기능을 다른 것에 적용할 수 있을 경우로 한정된다. Rosen reference 요건과 마찬가지로, 이 “so related” 요건 또한 연방대법원의 선행 판례에서 설명하는 비자명성의 확장적 기준과 부합하지 않는다.

§103은 청구된 디자인과 선행문헌의 디자인의 차이점을 고려하고, 그러한 차이점이 관련 분야의 통상의 지식을 가진 자 기준으로 자명한지 질의한다. 그 질문에 대한 답이 확정적이면, 특허법상 특허받을 수 없다. 조항 어디에도 secondary reference 가 primary reference 에 대하여 밀접하게 관련되어 있어야 한다고 규정하지 않는다. 즉, Durling 과 마찬가지로 두개의 선행문헌을 결합하려는 자체적 동기를 생성할 수 있다. KSR 재판부가 TSM test 가 때로는 유용한 통찰력에서 엄격한 규칙으로 진화한 것처럼 적용되었다고 설명한 것과 마찬가지로, Durling 의 “so related” 요건은 fact finder 로 하여금 일반 상식에 의존하지 못하도록 규정하고 있다.

Durling 의 “so related” 요건은 Whitman Saddle 재판부의 결정과도 부합하지 않는다. Whitman Saddle 재판부는 Granger 와 Jenifer 가 청구된 디자인과 “so related” 한지 질의하지 않았고, 오히려 실용 특허의 비자명성을 판단한 Graham framework 과 일치하는 방법으로 판단하였다. 즉, 기록 증거에 따르면 안장의 모양을 여러가지 방식으로 바꾸는 것이 안장 제조자들의 관행이었으므로, 구매자의 취향을 고려하여 Granger 의 앞쪽 절반과 Jenifer 의 뒤쪽 절반 (cantle) 을 결합한 것이 독창적이지 않다고 하였다. 재판부는 선행문헌의 결합에 있어서 “so related” 요건이 아니라 통상의 지식을 가진 자의 지식과 실시 (관행) 에 의존하여 판단한 것이다.

IV

Rosen 과 Durling 을 변경함에 있어서, 본 재판부는 디자인 특허의 비자명성 판단 framework 이 무엇이어야 하는지 검토하고자 한다. 이에 있어서, 디자인 특허와 실용 특허의 비자명성 판단에 대한 §103 규정, 연방대법원의 선행 판결 및 CAFC 의 선행 판결을 고려한다. 또한, 디자인 특허와 실용 특허의 차이점도 염두에 두고자 한다. 궁극적으로는 “청구된 디자인의 유효성을 검토하기 위한 분석 도구로 개발된 것 즉, Graham factor 와 유사한 사실 기준에 기초하여 결정된다”는 CAFC 의 선행 판례에 동의한다. Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997)

1

Graham factor 1 을 적용하여, fact finder 는 디자인 분야의 통상의 디자이너의 지식의 범위 안에서 선행문헌의 범위와 내용을 고려해야 한다. 선행문헌의 범위를 결정함에 있어서, 유사도에 대한 한계점이나 “basically the same” 요건은 없고, 그보다는 유사기술분야 (analogous art) 요건이 적용된다. 유사기술분야 요건은 선행문헌의 범위에 있어서 사후적 고찰에 의한 편견을 방지한다. 유사기술분야 요건은 통상의 지식을 가진 자가 모든 분야의 모든 교시를 이해하지는 못한다는 전제로부터 출발한 것이다. Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019) 또한, 유사기술분야 요건은 사후적 고찰에 의한 편견의 방지를 위한 것이다. Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 80 F.4th 1352 (Fed. Cir. 2023)

Rosen-Durling test 채택 전 “so related” 문구를 적용한 판결에서 디자인 특허에 대한 유사기술분야 요건이 도입되었다. In re Glavas, 230 F.2d 447 (CCPA 1956) Glavas 사건에서, 특허는 부표의 장식적 디자인에 관한 것이었는데, 특허청 심판부는 부표 선행문헌과 쿠션 및 베개 선행문헌의 조합으로 특허를 거절하였다. 심판부는 이에 부가하여 병, 면도날 숫돌 및 바형 비누를 secondary reference 로 하는 추가의 특허거절을 발행하였다. 항소심에서 CCPA 는 실용 특허의 유사기술분야 요건이 디자인 특허에도 적용되는지 검토하였는데, 디자인 특허 조합은 사용보다는 외관에 의존하므로 비유사기술분야 선행문헌은 디자인 특허의 비자명성 판단에 사용될 수 없다고 하였다. 그러면서 Glavas 재판부는 다음과 같이 “so related” 요건을 적시하였다.

The question in design cases is not whether the references sought to be combined are in analogous arts in the mechanical sense, but whether they are so related that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other. (즉, 디자인 사거에서 결합하려는 reference 는 기계적 의미의 유사 기술분야에 있는지가 아니라, 특정 장식적 기능이 다른 기능에 적용되도록 암시할 정도로 밀접하게 관련 (so related) 되어 있는지 여부)

Glavas 재판부는 베개가 부표와 기능적으로는 그럴듯한 유사관계 (plausibly related) 에 있으나, 부표 디자이너는 병, 비누 또는 면도날 숫돌 디자인으로 영감을 얻을 가능성은 없다고 하였다.

즉, Glavas 의 “so related” 요건은 실용 특허의 유사기술분야 요건을 디자인 특허의 문맥으로 전환한 것으로 받아들여 졌는데, 이후 Rosen-Durling test 적용이 장기간 반복되면서 그 요건이 경직되어져 왔고, 이에 본 재판부는 이것을 폐기하고자 한다.

실용 특허의 경우, 유사기술의 범위를 결정하기 위하여 two-part test 를 사용하는데, 즉 (1) 선행문헌이 청구된 발명과 동일한 기술분야 (same field of endeavor) 에서 나온 경우, (2) 선행문헌이 발명자의 동일 탐구 분야가 아니더라도 발명자가 탐구한 특정 문제와 합리적 연관이 (reasonably pertinent to the particular problem) 있는 경우이다.

디자인 특허에 있어서, 선행문헌의 범위는 추상적 디자인과 예술적 창의성의 문제가 아니라, 동일한 제조품이거나 또는 통상의 지식을 가진 자가 디자인을 위해 그러한 품목을 찾을 수 있을 만큼 충분히 유사한 품목의 디자인이므로, two-part test 의 (1) 번 분야는 디자인 특허에 대하여 쉽게 적용이 된다. 그러나, (2) 번 분야는 실용 특허와 동일한 방식으로 디자인 특허에 적용되지는 않을 것이다. 디자인 특허는 발명이 해결하고자 하는 특정 문제를 명확히 기재하지 않고, 전체적인 디자인 느낌에 대한 명세서 기재사항 또는 특허 청구항도 없다. 청구된 디자인과 동일한 분야의 선행문헌은 유사할 것이며, 다른 분야의 선행문헌도 유사할 수 있다는 점을 배제하지는 않는다. 유사 여부는 사례별로 해결해야 할 문제이고, 이와 관련한 판단 기준은 더욱 발전시키기 위하여 향후 사건에 위임하고자 한다.

Graham factor 1 을 적용함에 있어서, 선행문헌의 범위와 내용, primary reference 는 특정되어져야 한다. 거의 모든 디자인이 공지의 디자인의 어느 한 요소로 되기 때문에, primary reference 를 특정하는 것으로 사후적 고찰의 편견을 방지할 수 있다. 다만, primary reference 는 “basically the same” 요건을 만족할 필요는 없다. 그러나 (이미) 존재하는 것 (something in existence) 이어야만 하고, 개별적 특징을 선택하여 조합함으로써 존재할 수도 있는 것 (something that might be brought into existence) 으로는 되지 않는다. 특히, 각각의 특징을 변형하여 조합하는 경우는 더욱 그러하다. In re Jennings, 182 F.2d 207 (CCPA 1950). Primary reference 는 가장 근접한 선행문헌 즉, 가장 시각적으로 유사한 선행 디자인일 것이다. 또한, primary reference 는 전형적으로 청구된 장식적 디자인의 제조품과 동일한 분야일 것이나 반드시 그럴 필요는 없고, 유사기술분야이면 족하다.

2

Graham factor 2 는 선행문헌과 청구된 디자인의 차이점을 결정하는 단계인데, 본 단계에서 (그동안 적용하던) 임계 값 유사성 (threshold similarity) 요건을 제거한다.

연방대법원의 설명에 따르면, 디자인 특허는 제조품의 외관의 디자인을 보호하는 것이므로, 디자인 특허 침해에서는 청구된 디자인의 시각적 형태 (visual appearance) 와 침해 제기된 디자인을 비교한다. 마찬가지로, 디자인 특허의 유효성 판단 시에도 청구된 디자인과 선행 디자인 간의 차이점을 설명할 때, 제품분야의 통상의 디자이너의 관점에서 청구된 디자인의 시각적 외관을 선행 디자인과 비교한다. Apple, Inc. v. Samsung Elects., Co., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012)

3

Graham factor 3 에서, 관련 분야에서의 통상의 기술 수준이 결정되어야 한다. 디자인 특허 맥락에서 디자인 특허 청구항의 자명성이 해당 분야의 통상의 디자이너의 관점에서 평가된다는 의미로 해석된다. 즉, 청구된 디자인 유형의 물품을 디자인하는 통상의 기술 수준의 디자이너에 대한 지식을 고려한다.

4

상기 Graham factor 1, 2, 3 에 대하여 확인한 후, 청구된 디자인의 비자명성이 평가된다. 선행 판례에서 CAFC 는 이 질의를 청구된 디자인과 관련된 분야의 통상의 디자이너가 청구된 디자인과 동일한 전체적인 시각적 외관을 만들기 위해 선행 디자인을 변경하려는 동기 (motivated to modify) 를 부여 받았는지 여부로 설명하였다. Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268 (Fed. Cir. 2021) 우리는 이 질의가 선택된 개별 특징이 아니라 청구된 디자인을 전체적으로 보는 시각적 인상 (visual impression) 에 초점을 맞추는 것임을 재확인한다.

Primary reference 단독으로 청구된 디자인이 자명하지 않을 경우, secondary reference 가 고려되어야 한다. Primary, secondary reference 는 서로 밀접한 관계 (so related) 에 있지 않아도 되나 둘 간에는 유사기술분야 관계는 만족해야 한다. KSR 과 부합하도록, 결합의 동기는 reference 그 자체에서 나올 필요는 없지만, 제조품 분야의 통상의 디자이너가 동일한 전체 모양을 만들기 위해 secondary reference 의 특징으로 primary reference 를 수정했을 것이라는 기록을 뒷받침하는 어떠한 사유 (사후적 고찰 없이) 는 존재해야만 한다. 발명의 해결 과제 (problem to be solved) 는 디자인 특허에 있어서 실용 특허보다 덜 관련이 있을 수 있다. 또한, primary reference 와 secondary reference 의 전반적인 외관이 더 다를수록 primary reference 의 변경의 동기를 입증하기 위해 사후적 고찰의 도움 없이 더 많은 작업이 필요할 것이다.

5

Graham 과 일치하도록, 디자인 특허의 비자명성 판단 시에도 secondary consideration 의 검토가 필요하다. CAFC 의 선행 판례에서 상업적 성공 (commercial success), 업계 칭찬 (industry praise) 및 경업자의 복제 (copying) 가 비자명성 판단에 사용되었는데, 그 외의 secondary indicia (long felt but unsolved need, failure of others) 가 디자인 특허에 사용되는지는 명확하지 않으므로, 이 부분은 후속 사건에 그에 대한 결정을 맡기고자 한다.

6

GM 과 복수의 전문가 의견은 Rosen-Durling test 를 기각하고 새로운 테스트를 적용할 경우에 대한 불확실성에 우려를 나타냈지만, 재판부는 이에 동의하지 않는다. 비자명성 판단에 대한 Graham four-part test 가 장기간 존재하였고, PTO 와 법원이 비자명성 판단을 위하여 고려할 수 있는 수 많은 선행 판례가 존재하고 있다. 연방대법원이 Graham 에서 확인한 바와 같이, 사실적 질의에 기반을 두는 경직되지 않은 (non-rigid) test 에 의하여 비자명성 판단에 어려움이 있을 수 있지만, 그러한 어려움은 특별한 것이 아니다:

This is not to say, however, that there will not be difficulties in applying the nonobviousness test. What is obvious is not a question upon which there is likely to be uniformity of thought in every given factual context. The difficulties, however, are comparable to those encountered daily by the courts in such frames of reference as negligence and scienter, and should be amendable to a case-by-case development. Graham, 383 U.S. at 18 (즉, 법원이 일상적으로 직면하는 어려움과 유사한 수준)

Graham framework 가 실용 특허에 적용 가능한 것이 입증된 이상, 그와 유사한 framework 가 디자인 특허에 적용되지 못할 이유는 없다. 모든 변경사항과 마찬가지로 적어도 단기간 동안 어느 정도의 불확실성이 있을 수 있으나, 특허법과 대법원 판례에 따라 경직된 Rosen-Durling test 를 제거해야만 한다.

(이후, 재판부는 본 사건의 디자인 특허의 비자명성을 새로 정한 비자명성 판단 절차에 따라 판단할 것을 PTAB 에 명령하였음)

On-sale bar under AIA (Helsinn v. Teva, 586 U.S. _ 2019)

Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 586 U.S. _ (2019)

본 판결은 연방 대법원이 "on sale" bar 의 2가지 요건 즉, (1) commercial offer for sale 과 (2) ready for patenting 중 (1) 번 요건이 AIA 규정 상 발명의 내용을 공중에 공개할 것을 요건으로 하는지에 대하여 판단한 것이다.

특허법 (AIA) 상 특허 출원일 (effective filing date) 전에 이미 공중이 사용 중이거나, 판매 중이거나, 또는 어떠한 사유로 공중에 이용가능 해진 발명 (in public use, on sale, or otherwise available to the public) 에 대하여 특허 받을 수 없도록 규정하고 있다. 35 U.S.C. §102(a)(1)

재판부는 본 사건에서, 발명에 대하여 계약상 비밀유지 의무가 있는 자에게 발명을 판매한 것이 특허법 (§102(a)) 상 판매 (on sale) 에 해당하는지 판단해야 한다.

20년도 더 전에, 본 법원 (Court) 은 pre-AIA 102(a) 상의 “on sale” 요건에 대하여 두 가지 사항 즉, “the subject of a commercial offer for sale” 과 “ready for patenting” 이 필요한 것으로 하였다. Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U. S. 55, 67 (1998) 재판부는 판매에 의하여 발명의 세부 사항이 공중에 공개될 것을 요구하지는 않았다. 그리고 본 법원의 그러한 법률해석에 비춰볼 때, AIA 에서의 “on sale” 의 의미가 특별히 달라진 것으로 보지는 않는다. 따라서, 발명을 상업적으로 판매한 경우, 발명의 비밀유지 여부에 상관없이 AIA 규정 상 “on sale”에 부합할 수 있다.

I

청구인 (Helsinn Healthcare) 은 스위스 국적의 제약회사인데, 화학요법으로 유발되는 메스꺼움을 완화하는 약물 (Aloxi) 을 1998년 개발하였다. 2000년 초, FDA 에 0.25 mg, 0.75 mg palonosetron product 에 대한 임상실험을 신청하였고, 같은 시기에 제품의 판매를 위한 마케팅 파트너로 MGI Pharman Inc. (MGI) 를 선정하였다. Helsinn 은 2000.9 임상실험 중임을 발표하였다. MGI 는 미국에 해당 제품의 홍보와 판매를 담당하였는데, 두 회사는 협약서 (agreement) 를 작성하였는데, 협약서에는 제품의 복용량 정보가 포함되어 있으며, MGI 의 비밀유지 의무 조건도 기재되었다. Helsinn 과 MGI 는 언론을 통해, 또한 투자자를 대상으로 Form 8-K 를 통하여 그러한 사업상 협약 체결 사실을 공개하였으나, 복용량 제제 (dosage formulation) 의 내용은 포함시키지 않았다.

Helsinn 은 약 2년 후인 2003.1.30 provisional application 을 신청하였고, 이후 약 10년간 가출원 일자를 우선권 주장일로 하는 4건의 특허출원을 제출하였다. 4건 중 마지막 특허인 US 8,598,219는 2013.5 등록되었고, AIA 발효 이후이므로, AIA §102(a)(1) 의 적용 대상이다.

피청구인 (Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.) 은 복제약 제조사인데, 2011년에 FDA 에 0.25 mg palonosetron 제품의 승인을 신청하자, Helsinn 은 특허침해 소송을 제기하였다. 이에, Teva 는 Helsinn 의 인용특허 (’219) 가 가출원일 1년 이전에 “on sale” 되었으므로, 해당 특허는 무효라고 주장하였다.

AIA 는 “on sale” 에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다:

“A person shall be entitled to a patent unless . . . the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.” 35 U. S. C. §102(a)(1)

상기 조항의 개시 (disclosure) 는 “prior art”로 언급되는데, pre-AIA 의 규정은 다음과 같다:

“A person shall be entitled to a patent unless —

…

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

 

1심 재판부는 (본 사건의 상기 사실관계에 대하여) 발명의 내용이 공중에 이용 가능해지지 않았기 때문에 AIA 의 “on sale” 규정이 적용되지 않는다고 판단하였다. 즉, 언론 및 Form 8-K 어디에도 발명의 내용은 공개되지 않았으므로, “on sale” 요건에 부합하지 않는다고 하였다.

2심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결을 뒤집고, 판매의 존재가 공중에 알려진 이상, 발명의 내용이 공중에 알려질 필요 없이 AIA 규정 상 “on sale” 에 부합한다고 판단하였다. 즉, Helsinn 과 MGI 간의 판매가 공중에 알려진 이상, 발명의 내용이 공개되지 않았더라도 “on sale” 요건에 부합한다고 하였다.

본 재판부는 비밀유지 의무를 가진 자에게 발명의 내용을 비밀로 하면서 판매한 사실이 특허법 (AIA) 상 “on sale” 에 해당되고, 그러한 판매가 prior art 에 해당할 수 있다고 결론 내린다.

II

A

미국 헌법이 의회에 부과한 권한 즉, 과학과 기술의 진보를 증진하기 위하여, 발명자에게 한정된 기간동안 독점권을 부여할 수 있게 한 것에 기초하여 의회는 특허법을 제정하였는데, 의회는 이미 공중의 영역에 속하는 지식에 대한 특정인의 독점을 제한하기 위하여 몇 가지 제약을 규정하였는데, 그러한 것 중 하나가 "on sale" bar 이다. 즉, 이미 판매 중인 것에 대하여 특정인이 특허로 등록 받는 것을 제한하는 것이다. 1836년 특허법부터 “on sale” bar 가 계속 포함되어 왔고, AIA 직전의 특허법에도 해당 규정은 다음과 같이 포함되어 있었다:

It is prevented a person from receiving a patent if) “more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,” “the invention was . . . on sale” in the United States. 35 U.S.C. §102(b) (2006 ed.)

AIA 는 “on sale” bar 규정을 유지한 채, 포괄문구 (catchall phrase) “or otherwise available to the public” 을 추가한 것으로 개정되었다. 즉, 다음과 같다:

“A person shall be entitled to a patent unless” the “claimed invention was … in public use, on sale, or otherwise available to the public …”

본 재판부는 포괄문구 즉, “otherwise available to the public” 에 의하여 “on sale” 의 의미가 변화했는지 판단해야만 한다.

***  (2024.8.19 수정) Pre-AIA 대비 AIA 에서는 "invention" 이 "claimed invention" 으로 변경되었으나, 후속 CAFC 판결에 따르면, 이는 실질적으로 동일한 의미의 용어 (발명) 를 사무적으로 다듬은 것 (clerical refinement) 에 불과하다고 하였다. CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION v. ITC, Case No. 2022-1827, Fed. Cir. Aug. 12, 2024

B

의회는 §102 의 “on sale” bar 를 해석하는 실질적인 법률 (다수의 판결) 을 배경으로 하여 AIA 를 제정하였다. 1998년, 본 법원은 pre-AIA 상의 “on sale” bar 에 대하여 2가지 조건 즉, (1) 제품이 상업적 청약의 대상일 것 (commercial offer for sale), (2) 발명이 특허 받을 준비가 되었을 것 (be ready for patenting) 을 만족해야 한다고 판결하였다. 특히, 2번째 요건에 대하여는 발명이 구현되었거나 (reduction to practice), 도면 또는 기재사항에 의하여 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있는 정도 (specific to enable a PHOSITA to practice) 에 이르러야 한다고 제시하였다. 그러나 본 법원은 1번 요건에 대하여, 발명의 공중에의 개시에 관한 구체적인 기준을 제시한 바 없다. 가령, Pfaff 재판부는 판매의 청약 (offer) 이 발명의 구체적인 사항을 포함하지 않아도 된다고 하였고, 다른 재판부는 발명의 판매 여부에 초점을 맞추는 판결을 하였다. Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92 (1877) (“[A] single instance of sale or of use by the patentee may, under the circumstances, be fatal to the patent …”)

CAFC 는 그에 반해 “secret sales”에 의하여 특허가 무효로 될 수 있다고 일관되게 판결하였다: 

[I]nvalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret” Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353, 1357 (2001)

"[A] secret, purposely hidden use of a patented process more than one year before an applicant's filing date precludes the issuance of the patent when it is the applicant who so used the claimed invention and did so to his commercial advantage." Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

이러한 pre-AIA 에 대한 일관된 판결에 비추어, 의회는 AIA 제정 시 동일한 “on sale” 의미를 다시 한번 규정한 것이라고 추정한다. 본 법원은 새로 제정된 법률 조항에 이전 법률 조항이 사용되었다면, 해당 조항의 동일한 해석도 채용한 것으로 보아야 한다는 판결을 내린 적이 많다. 다음의 사례가 있다: 

“In adopting the language used in the earlier act, Congress must be considered to have adopted also the construction given by this Court to such language, and made it a part of the enactment.” Shapiro v. United States, 335 U. S. 1, 16 (1948)

새로 제정된 AIA §102 조항은 pre-AIA 의 조항을 그대로 채용한 다음 포괄문구 (“or otherwise available to the public”) 만을 추가하였다. 이에 대하여, 다수의 Amicus brief 는 포괄문구의 추가만으로 조항의 해석이 달라지는 정도는 아니라고 하였다.

Helsinn 은 포괄문구의 추가로 조항의 해석이 달라져야 한다고 주장하면서도, 이를 뒷받침하는 근거 (판결) 을 제시하지 못하였다. 이것은 Helsinn 이 포괄문구에 지나치게 기댄 것일 뿐이다. “On sale” 의 잘 정착된 해석이 존재하는 시점에서 제정된 AIA 에 대하여, 포괄문구의 추가만으로 해석을 달리해야 한다는 Helsinn 의 주장은 받아들일 수 없다.

상기와 같은 사유로, 본 재판부는 2심 (CAFC) 재판부의 판결을 확정한다.

Implicit proof of reasonable expectation of success (Elekta v. ZAP Sur., Fed. Cir. 2023)

Elekta Ltd. v. Zap Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023)

Eleckta 는 US 7,295,648 의 특허권자인데, PTAB 의 특허 무효결정 (Final Written Decision) 에 대하여 motivation to combine 및 reasonable expectation of success 에 오류가 있다면서 CAFC 에 항소하였다.

 

US 7,295,648 은 method and apparatus for treatment by ionizing radiation 인데, 방사선을 이용한 특정 질병 치료 장치에 관한 것으로, linear accelerator (“linac”) 인 방사선 발생장치가 한쌍의 동심원 고리 (concentric rings) 에 장착되어 이온화 방사선 빔을 환자의 환부에 조사한다.

(US 7,295,648, Elekta)

Claim 1 이 본 발명의 특징을 대표한다는 점에 양측은 합의하였다.

1. A device for treating a patient with ionising radiation comprising: 

a ring-shaped support, on which is provided a mount,

a radiation source attached to the mount;

the support being rotatable about an axis coincident with the centre of the ring;

the source being attached to the mount via a rotatable union having a an axis of rotation axis which is non-parallel to the support axis;

wherein the rotation axis of the mount passes through the support axis of the support and the radiation source is collimated so as to produce a beam which passes through the co-incidence of the rotation and support axes.

ZAP Surgical Systems 는 PTAB 에 IPR 을 신청하였는데, 3건의 prior art (US 4,649,560 (Grady); Megavoltage CT image reconstruction during tomotherapy treatments, PHYS, MED. BIOL., 2000, (Ruchala); US 4,998,268 (Winter)) 에 근거하여 특허무효 주장하였다.  

Grady 는 회전 지지대에 연결된 슬라이딩 암에 장착된 방사선 튜브에 대하여 개시하였고, 

(US 4,649,560, Grady)

Ruchala 는 linac 기반 CT 스캐너에 대하여 개시하였으며, Winter 는 방사선 이미징을 위한 진단용 CT 스캐너에 관하여 개시하였다.

PTAB 은 ’648 특허가 선행문헌에 의하여 비자명성이 부정된다면서, 특허 무효 결정하였다. 이에 Elekta 는 항소하였고, CAFC 의 PTAB 결정에 대한 검토 기준은 법률심에 관하여는 de novo 이고, 사실심에 관하여는 substantial evidence 이다. Substantial evidence 란 “합리적인 자 (reasonable mind) 기준으로 결론을 뒷받침하는데 적절한 것으로 받아들일 수 있는 관련 증거”를 의미한다.

항소심에서, Elekta 는 (1) PTAB 의 motivation to combine 이 존재한다는 결정에 오류가 있고, (2) reasonable expectation of success 가 명백하거나 암시적으로 존재한다는 결정에 오류가 있다고 하였다.

비자명성 검토는 법률심의 문제로 저변의 사실 문제에 대하여 검토하는데, 사실 문제의 검토는 (1) prior art 의 범위와 내용, (2) prior art 와 본 발명 (claim) 간의 차이, (3) 통상의 지식을 가진 자의 수준 및 (4) 간접 증거 (objective indicia) 이다. 항소심은 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합할 동기 (motivation to combine) 와 그러한 결합의 합리적 수준의 성공에 대한 기대 (reasonable expectation of success) 를 substantial evidence 기준으로 검토한다. Regents of Univ. of California v. Broad Inst., Inc., 903 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2018)

비자명성 검토는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 청구항 한정사항대로 결합할 동기에 대한 확인이 있어야 한다. OSI Pharms., LLC v. Apotex Inc., 939 F.3d 1375, 1382 (Fed. Cir. 2019)

그렇지만, 결합의 동기를 입증하기 위하여 선행문헌의 특정 결합이 더 선호된다거나 더 바람직한 것임을 입증할 것이 요구되지는 않는다. Novartis Pharms. Corp. v. West-Ward Pharms. Int’l Ltd., 923 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2019)

Elekta 는 PTAB 이 방사선 이미징 소스 (Grady) 를 linac 치료용 소스로 대체할 통상의 지식을가진 자의 동기에 대한 substantial evidence 판단에 오류가 있다고 주장하였다. 왜냐하면, linac 이온화 방사선 소스는 이미징 개선에 어떠한 효과도 없으며 잠재적으로 치명적 부작용이 존재하여 극도의 정확도가 요구되기 때문이라고 하였다. Elekta 에 따르면, Grady 장치는 이미징 용도이고 그렇기 때문에 linac 의 중량 때문에 극도의 정확도를 구현하는데 장애요소가 된다고 하였다. PTAB 은 Elekta 의 주장 즉, 통상의 지식을 가진 자가 Grady 와 Ruchala 를 결합할 동기가 없다는 점을 일견 인정하면서도, 심사경과 사항 중 이미징 장치에 대한 선행문헌이 거절이유에 인용된 점, 그에 대하여 출원인이 이미징 장치와 본 발명이 analogous art  관계에 있지 않다고 주장하지 않은 점을 근거로 결합의 동기를 인정하였다. 이에 부가하여 PTAB 은 analogous art 를 “방사선 영상 및 치료 환경의 측면에서, 고도의 기하학적 정확도로 다양한 접근 각도로 지향된 3차원 중량 장치를 회전 조작 가능한 기계장치의 엔지니어링 설계”로 설정하였다. PTAB 은 ZAP 의 전문가 증언을 이를 뒷받침하는 진술로 받아들였다. 그러면서, 통상의 지식을 가진 자는 Grady 의 3차원 조작 기능의 장점을 쉽게 이해했을 것이므로 무거운 중량의 linac 장치를 채용하는데 따른 난제 또는 정밀도의 필요성으로 인하여 통상의 지식을 가진 자가 결합의 동기를 단념하지 않을 것이라고 판단하였다.

CAFC 는 상기의 PTAB 의 결정이 심사 경과사항, 선행문헌 및 전문가 진술에 의하여 substantial evidence 기준으로 뒷받침 된다고 다음과 같이 판단하였다:

1.  Prosecution history: 특허권자는 심사관의 거절이유 근거가 된 prior art 에 대하여, 이미징 장치이기 때문에 analogous art 가 아니라는 주장을 하지 않았다. 심사관은 거절이유에서, Ruchala 가 이미징과 동시에 방사선을 전달하는 것에는 방사선 전달 측면에서 정확도를 높이는 효과가 있음을 개시하고 있는 점을 지적하였고, 이에 부가하여 Winter (prior art) 에도 방사선 이미징과 (치료용) 방사선 전달 방식이 환부에 좀 더 정확히 방사선을 전달하는데 개선점이 있다고 개시하고 있다.
2. Expert testimony: ZAP 의 전문가 Dr. McCarthy 는 통상의 지식을 가진 자 입장에서 이미징 장치에서 방사선 전달 (치료) 장치로 환자를 이동시키는 단점을 해소할 수 있으므로, 두 장치를 결합할 동기가 존재한다고 진술하였다. 

Elekta 는 마지막으로 PTAB 이 합리적 성공의 기대를 뒷받침하는 어떠한 증거도 제시하지 못하였다고 주장하였다.

비자명성 판단에 있어서, 통상의 지식을 가진 자의 합리적 성공의 기대의 검토는 반드시 필요한 것이 명확하다. 이것은 청구항 한정사항대로 선행문헌을 결합하는 것이 성공할 것이라는 합리적 기대를 의미한다. Intelligent Bio–Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016)

결합의 동기 검토가 명시적이어야 하는 것과는 달리, 합리적 성공의 기대 검토는 명시적일 필요는 없다. Merck & Cie v. Gnosis S.P.A., 808 F.3d 829 (Fed. Cir. 2015) 특히, 본 사건과 같이 결합의 동기가 존재한다는 결론에 도달한 경우, PTAB 이 이를 바탕으로 합리적 성공의 기대가 암시적으로 존재한다고 판단하는 것은 받아들일 만하다. 왜냐하면, PTAB 은 결합의 동기 검토에서 밝혀진 사실을 바탕으로 암시적으로 합리적 성공의 기대가 존재함을 판단한 것이므로, 이는 오류가 없다.

합리적 성공의 기대의 증거는 결합의 동기와 마찬가지로, (1) 선행문헌 그 자체, (2) 통상의 지식을 가진 자의 지식, 또는 (3) 본 발명의 해결 과제로부터 기인할 수 있다. ("Evidence of a reasonable expectation of success, just like evidence of a motivation to combine, "may flow from the prior art references themselves, the knowledge of one of ordinary skill in the art, or, in some cases, from the nature of the problem to be solved.") Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120, 1125 (Fed. Cir. 2000)

결합의 동기의 입증이 자동적으로 합리적 성공의 기대를 입증하는 것이 아님을 명확히 할 필요가 있다. Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. Int’l GmbH, 8 F.4th 1331 (Fed. Cir. 2021) 그러나 특정한 경우, 특히 본 사건의 경우는 그러한 분석이 가능할 때도 존재한다.

 

CACF 는 상기와 같이, PTAB 의 결정을 확정하였다.

Motivation to combine analysis: "Known technique" (Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, Fed. Cir. 2023)

Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023)

본 사건은 복수의 선행문헌을 결합하여 청구된 발명의 특허성 즉, 비자명성 위반을 주장하는 경우, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 입증을 이미 공지인 해결과제의  공지인 방법에 의한 것인 때에는 별도의 문헌 (또는 특정의 기재) 에 의하지 않아도 된다는 이른바 "known technique" rationale 에 관한 것이다.

PTAB 은 US 9,250,908 의 Claim 5가 2건의 prior art US 5,890,217 (Kabemoto) 과 US 5,680,571 (Bauman) 에 의하여 자명하다고 한 Intel Corp. 의 주장을 받아들이지 않고, 특허 등록 유지결정 (Final Written Decision) 하자, Intel 은 이에 항소하였다.

BACKGROUND

I.

PACT XPP Schweiz AG 는 ’908 특허의 특허권자인데, ’908 특허는 multiprocessor system 에 있어서 processor 의 데이터 접근에 관한 것이다. Multiprocessor system 은 전형적으로 데이터를 몇 가지 메모리에 저장하는데, 시스템 메모리 전체를 저장하기 위한 메인 메모리, 그리고 데이터의 일부 저장을 위한 복수의 cache memory 를 갖는다. Cache memories 는 processor 에 좀 더 근접하게 위치하여 processor 가 더 빠르게 cache memory 에 저장된 데이터에 접근할 수 있도록 한다. 또한, 시스템은 몇 단계 레벨 (multiple cache level) 로 구성될 수 있는데, primary cache 는 processor 에 근접시키되 더 적은 양의 데이터를 저장하고, secondary cache 는 processor 로부터 그보다 좀 더 멀리 위치시키는 방식이다.

Multiple cache memories 의 사용은 몇 가지 문제점을 유발할 수 있는데, 그 중 하나가 cache coherency 이다. 서로 다른 cache 는 동일한 데이터를 저장하고 있는데 이때 어느 한 processor 가 데이터의 local copy 를 변경할 경우, 데이터 간 불일치가 발생할 수 있다. Cache coherency 유지를 위하여 사용될 수 있는 방법 중 하나는 공유 “bus” 상에서 “snooping” 하는 것이고, 다른 한가지 방법은 global, segmented secondary cache 를 채용하는 것이다. 두가지 방법 모두 복수의 processor 간 변경사항을 검출하고, 그러한 검출사항을 local data copies 에 적용하는 식이다.

II.

‘’908 특허는 multiprocessor system 에 관하여 청구하고 있는데, Intel 은 Claim 5 에 대하여 IPR 을 신청하였다. 2건의 선행문헌은 claim 5 의 모든 구성요소를 기재하고 있다고 주장하였다. Claim 5 는 claim 4 의 종속항인데, claim 4 는 다음과 같다:

4. A system, the system comprising:

a processing system comprising

a plurality of processors; and

at least one separated cache not part [of] any processor;

. . .

wherein the at least one separated cache comprises a separated cache segment for at least some of the plurality of processors; the system further comprising:

an interconnect system interconnecting each of the separated cache segments with each of the processors, each of the processors with neighboring processors, and each of the separated cache segments with neighboring separated cache segments; and

an arbiter, the arbiter controlling access of a processor to the interconnect system.

즉, 특허 청구된 interconnect system 은 3가지 interconnection 을 필요로 하는데, (1) “each . . . separated cache segment[] with each . . . processor[]”; (2) “each . . . processor[] with neighboring processors”; and (3) “each . . . separated cache segment[] with neighboring separated cache segments.” 이다. (3) 번 한정사항이 본 항소심과 관련 있고, 이를 segment-to-segment limitation 이라 하겠다.

III.

Intel 은 claim 4 의 separated cache 와 interconnect system 을 채용한 multiprocessor system 이 2건의 선행문헌 (Kabemoto, Bauman) 에 모두 개시되어 있다고 주장하였다. (하기 도면에서, 노란색은 processors, 파란색은 secondary caches, 황금색은 interconnection system 이다.)

Kabemoto (Fig. 3)

Kabemoto (Fig. 4)

Bauman (Fig. 6)

본 항소심은 Kabemoto 의 노란색 processor, Bauman 의 파란색 global, segmented secondary cache, 그리고 두 선행문헌의 황금색 interconnection system 이 중요 관심사항인 바, 이에 대하여 집중한다.

Intel 은 PHOSITA 는 Kabemoto 의 secondary caches 를 Bauman 의 segmented global [secondary cache] 를 대체하는 것에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항을 교시한다고 주장하였다. Intel 은 Bauman 의 global, segmented cache 를 [processor] element (14-1) 외부에 위치하는 [Kabemoto 의] snoop bus (22) 에 연결하여 분리된 cache 와 interconnect system 에 도달할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 PACT 의 주장을 받아들여, 첫째 2건의 선행문헌에 청구된 발명 (claim 4) 의 한정사항 모두가 개시되어 있지 않고, 둘째 PHOSITA 기준으로 motivation to combine 을 입증하지 못하였다면서 특허 유효 결정하였다.

DISCUSSION

I.

Intel 의 주장대로, 재판부는 2건의 선행문헌에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항이 개시되었다는 것에 동의한다.

하기의 Bauman (Fig. 6) 에 따르면, data path between processors, second-level cache 및 memory 가 개시되어 있다. Second-level cache 는 segments 0 ~ 3 을 포함한다. (파란색) Data path 즉, interconnection system 은 processors 와 second-level cache 를 연결하므로, segment-to-segment (cache) 한정사항에 대하여 기재하고 있는 바, claim 4 의 구성요소 전부가 개시되지 않았다고 한 PTAB 의 판단에는 오류가 있다.

II.

A

Intel 은 또한 PTAB 의 “known-technique” rationale 에 의한 motivation to combine 에 대한 기각에 대하여도 항소하였다.

Motivation-to-combine 분석은 유연한 (flexible) 것이다. KSR 재판부에 따르면, 다음과 같이 판결하였다:

관련 기술분야에서 공지인 어떠한 문제나 필요성이라도 청구된 발명의 구성요소를 결합하는데 사용될 수 있으며, 게다가 PHOSITA 는 통상의 창작력 (ordinary creativity) 을 보유한 자이므로, 복수의 특허의 (산재된) 구성요소를 퍼즐을 맞추는 것과 같이 결합할 수 있다. 그러한 이유로, motivation to combine 분석은 청구된 발명에 특정된 주제 (specific subject matter) 에 대한 정확히 일치하는 교시 (precise teachings) 를 탐구하는 것이 아니어도 된다.

이에 부가하여, “universal” motivation 즉, 특정 기술분야에서 기술의 개선을 위하여 공지인 보편적 동기 또한 선행문헌 자체에는 어떠한 힌트도 제시되지 않은 경우라 해도 motivation to combine 을 제공하게 된다. (가령, 전자기기 분야에서 에너지 효율의 증진은 일반적 관심사이다.)

마찬가지로, 기술이 하나의 장치를 개선하기 위해 사용되었고 PHOSITA 가 유사한 장치를 동일한 방식으로 개선할 것이라고 인식한다면, 실제 적용이 PHOSITA 자신의 기술 범위를 벗어나지 않는 한 해당 기술을 사용하는 것은 자명하다. 이것이 이른바 “known-technique” rationale 이다.

이미 정립된 기능에 따른 선행기술 요소를 사용하여 공지의 문제를 해결하는 기술이 있다면 여기에는 motivation to combine 이 존재한다. 그리고, 그러한 조합이 최선의 (best) 옵션일 필요까지는 없고, 다만 그것이 적합한 (suitable) 옵션이기만 하면 된다.

B

Intel 은 IPR 에서, PHOSITA 가 2건의 선행문헌을 결합할 동기가 충분하다고 하였는데, 그 이유는 2건 모두 multiprocessor system 에 관한 것이면서, 동일한 문제 즉 cache coherency 유지에 관한 것이기 때문이라고 하였다. 그에 따라 PHOSITA 는 자연적으로 (naturally) Bauman 의 segmented [global secondary] cache 를 Kabemoto 에 사용할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 Intel 의 그러한 주장을 기각하였는데, Kabemoto 와 Bauman 은 동일한 문제의 해결에 대하여 개시하고 있고, Bauman 의 cache 는 공지의 방법으로 문제를 해결하는 것에 관하여 개시하고 있으므로, 이것은 다음과 같이 KSR 판결에 따른 motivation to combine 이다:

There is a motivation to combine when a known technique “has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way,” using the “prior art elements according to their established functions.”

Intel 의 입장에서는 cache coherency 문제를 해결하는 공지의 방법이 존재하고, Bauman 의 secondary cache 가 그러한 문제의 해결에 도움이 되며, Kabemoto 와 Bauman 을 결합하는 것이 PHOSITA 의 (능력) 을 넘어서는 것이 아닌 점을 입증하는 것으로 충분하다.