Ornamental feature in design patents (Golden Eye Media v. EVO Lifestyle, Fed. Cir., 2022)

 Golden Eye Media U.S., Inc. v. EVO Lifestyle Prods., No. 2021-2096 (Fed. Cir. Jun. 22, 2022)

 Evo Lifestyle (Trolley Bags UK) 는 1심 재판부의 판결에 대하여 불복하고, 항소하였다. 1심 재판부는 D779,828 에 대하여, functionality 를 사유로 특허무효 판결하였다. 2심 재판부는 1심 판결을 확인하였다.

 BACKGROUND

TB UK 는 D’828 특허권자인데, 해당 특허는 reusable and foldable shopping bag 에 관한 것이다.

2017.7, TB UK 는 GEM 에게 특허사용 금지 경고장을 발송하였고, GEM 은 2018.9, declaratory judgment (비침해확인소송) 를 제기하였다. 그에 따라, 1심 재판부는 D‘828 특허에 대하여 functionality 를 사유로 특허무효 결정하였다.

DISCUSSION (Functionality)

1심 재판부는 D‘828 특허가 기능에 관한 것으로 청구 (dictated by function) 되었기 때문에  무효라고 판결하였다. TB UK 는 1심 재판부가 Sport Dimension 의 디자인 특허의 functionality 에 관한 5 factor test 를 잘못 적용하여 특허가 무효라고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

1심 재판부의 디자인 특허 기능성 판결에 대하여, 2심 재판부의 검토 기준은 clear error 이다. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015) 디자인 특허로 보호되는 것은 온전히 기능(만)을 수행하는 것이지 말아야 한다. (“the design must not be governed solely by function, i.e., that this is not the only possible form of the article that could perform its function.”) Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 304 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2002)

디자인 특허가 물품의 실용적 목적에 따라 결정된 디자인이라면 무효이다. (“dictated by the utilitarian purpose of the article.”) High Point Design LLC v. Buyer’s Direct, Inc., 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013)

디자인 특허의 기능성 여부 판단 (whether a design is dictated by function) 시, 재판부는 다음의 요소를 검토한다: (1) 보호 (청구) 된 디자인이 최선의 디자인 (best design) 인지 여부, (2) 대체 디자인이 물품의 유용성 (utility) 에 악영향을 미칠 가능성, (3) 수반하는 (concomitant) 유틸리티 특허의 존재여부, (4) (디자인 특허의) 광고가 디자인의 특정 유용성의 특징을 선전한 유무, (5) 디자인의 요소 또는 전체적인 외관에 기능에 의해 명확히 정의되지 않는 요소의 유무 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2016)

 본 재판부는 GEM 의 주장 즉, 1심 재판부가 D’828 특허에 대하여 기능성에 근거하여 무효로 판단한 것에 오류가 없다는 점을 확인한다. 대체 디자인의 존재는 청구된 디자인의 기능성을 판단하는데 – 결정적인 것은 아니나 – 중대한 항목이다. 상세한 분석을 통하여, 1심 재판부는 수평 막대 (horizontal pole) 의 존재가 cart 에 맞게 위치한 상태에서 bag 이 기립해 있는 기능에 필수인 것으로 판단하였다. 그에 따라, 수평 막대를 다른 것으로 치환할 경우, 5개의 항목 중 1, 2, 5 항목은 D’828 특허의 (기능성에 의한) 무효 결론에 도달하도록 한다고 판단하였다. 3번 항목 즉, 디자인 특허와 수반하는 실용특허의 존재 여부는 D’828 특허의 유효/무효에 불리하거나 유리하게 작용하는 점이 없다고 판단하였다. 마지막으로 5번 항목에 대하여는, TB UK 의 광고에서 bag 의 유용성에 대하여 강조한 면이 있는 바, 특허가 무효인 점을 지지한다고 판단하였다. 이러한 1심 재판부의 판단에 대하여, 본 재판부는 clear error 기준으로 오류가 없음을 확인하는 바이다.

(이하, 본 판결은 D’828 특허의 비자명성에 기초한 무효를 판결하였으나 생략)