" A statement made during prosecution of related patents may be properly considered in construing a term." Teva Pharm. v. Sandoz, 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

Sandoz는 FDA에 Copaxone® 제네릭 의약품의 허가를 위한 ANDA를 신청했고, Teva는 이에 대하여 수건의 특허 (US5,800,808; US,981,589; US6,048,898; US6,054,430; US6,342,476; US6,362,161; US6,620,847; US6,939,539; and US7,199,098) 를 인용하여 Sandoz에 특허침해 소송을 제기했는데, 연방 대법원에 사건이 계류 중인 동안, US5,800,808을 제외한 다른 특허는 모두 권리 만료되었다. ’808 특허의 claim 1은 copolymer-1의 제조방법에 관한 것으로 다음과 같다:

A method of manufacturing copolymer-1, comprising reacting protected copolymer-1 with hydrobromic acid to form trifluoroacetyl copolymer-1, treating said trifluoroacetyl copolymer-1 with aqueous piperidine solution to form copolymer-1, and purifying said copolymer-1, to result in copolymer-1 having a molecular weight of about 5 to 9 kilodaltons.

Copolymer-1은 4개의 서로 다른 amino acid (alanine, glutamic acid, lysine, and tyrosine) 를 특정 비율로 혼합하여 polypeptide 제품으로 만들어진다. Copolymer-1과 같은 폴리머 물질은 전형적으로 molecular weight (분자량) 가 다르고, 이러한 분자량을 측정하는 단위는 3가지 즉, peak average molecular weight (Mp), number average molecular weight (Mn), weight average molecular weight (Mw) 가 있다. 각각의 측정은 다른 방식으로 계산된다. Claim 1은 폴리머 샘플이 Mp, Mn, Mw 중 어떠한 측정값인지 특정하지 않았다. 1심 재판부는 Teva의 전문가 (Dr. Grant) 진술을 바탕으로, 명세서의 실시예 1 (Size Exclusion Chromatography, SEC) 을 통해 획득되는 분자량은 Mp가 유일하다고 하면서, claim 1이 불명확하지 않다고 판단했다. 왜냐하면, 전문가는 chromatogram 및 calibration을 통해 Mn 또는 Mw가 계산될 수는 있으나, 그렇게 하기 위해서는 명세서에 개시되지 않은 데이터 처리와 계산이 추가되어야 한다고 진술했기 때문이다. 1심 재판부는 실시예 1이 Fig. 1에 대응되고, Fig. 1은 Mp를 도시하지 않는 것을 확인했으면서도, 전문가 진술을 신뢰하여 Mp인 것으로 판단했다. 1심 재판부는 관련 특허 (’539) 의 심사경과사항을 참작하더라도 통상의 기술자가 분자량을 Mp로 이해할 것을 뒷받침한다고 부연설명했다.

본 재판부는 상기의 1심 재판부의 판단을 기각하면서, claim 1이 불명확하다고 판결했다. Teva는 연방 대법원에 write of certiorari를 신청하면서, 본 재판부가 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 에 아무런 가중치를 부여하지 않은 것은 오류라고 주장했다. Teva는 본 재판부가 1심 재판부의 claim construction 결정에 대하여 전부 de novo 기준으로 심리한 것은 오류가 있고, FRCP §52(a)(6)의 기준에도 부합하지 않는다고 주장했다. 연방 대법원은 Teva의 주장을 받아들였고, 1심 재판부의 사실 판단에 대한 심리는 clearly erroneous 기준에 의해야 한다는 점을 확인했다. 대법원은 claim construction에 대한 최종 판단은 문서해석을 법률심의 문제 (question of law) 로 취급하는 것과 마찬가지로 법률심의 문제가 맞지만, 법률 판단의 기초가 되는 사실 관계 (subsidiary factual findings) 는 clearly erroneous 기준으로 심리해야 하는 점을 명확히 했다. 대법원은 1심 재판부가 내부적 증거 (intrinsic evidence) 만을 심리할 때, 재판부의 판단은 전적으로 법률적 결정에 해당하고, 이는 de novo 기준으로 심리되어야 한다고 했다. 만약 1심 재판부가 해당 기술분야에서 당시 용어의 의미를 이해하기 위해 외부적 증거 (extrinsic evidence) 를 참고할 필요가 있다면, 재판부는 해당 외부적 증거에 관하여 부수적인 사실 판단을 해야 할 수도 있다. 대법원은 다음과 같이 설명했다:

만약 1심 재판부가 전문가들 사이의 용어 해석상의 견해차이를 해결하고, 특정 용어가 발명 당시 통상의 기술자에게 특별한 의미를 가졌다는 사실 판단을 한다면, 1심 재판부는 반드시 법률적 분석을 이어서 수행해야 한다. 즉, 통상의 기술자가 심리 중인 특정 특허 청구범위의 맥락 내에서 해당 용어에 동일한 의미를 부여할지 여부를 분석해야 하는 것이다.

전문가는 기술 용어 및 특정 시점의 기술 수준 (state of the art) 에 대해 설명할 수는 있으나, 서면 문서의 법률적 해석을 증명하는 데에는 익숙하지 못하다. 만약 1심 재판부가 부수적인 사실관계의 분쟁을 해결한다면, 그렇게 확정한 사실들에 비추어 해당 특허청구범위를 해석하게 된다. 대법원이 지적한 것과 같이, 쟁점사항의 최종 결정이 법률심의 문제라고 해도 그것의 사실 판단적 성격 (factual character) 은 변하지 않는다. 부수적 사실 판단의 역할이 크건 작건 간에 청구항 용어 의미의 최종 판단은 법률심의 문제이다.

대법원은 Teva가 1심 재판부에 의해 수행된 적어도 하나의 사실 판단을 확인했음에도 본 재판부가 clear error 기준으로 심리하지 않았다는 이유로 해당 판결을 파기했다. Teva는 Fig. 1의 범례 (legend) 에 기재된 분자량 수치들이 Fig. 1 curve의 peak 값들과 일치하지 않기 때문에 “molecular weight”는 Mp가 될 수 없다고 주장했다. 대법원은 “chromatogram data로 생성된 curve가 분자량을 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법”에 대한 1심 재판부의 판단은 사실관계에 대한 판단 (factual findings) 이라고 결론지었다. 1심 재판부는 그러한 사실 판단을 기초로 청구항 해석의 법률적 결론에 도달했으므로, 그러한 판단에 대해 clear error 기준으로 심리해야 한다면서, 그렇게 하지 않은 본 재판부의 판결을 파기했다.

Teva 사건이 대법원에 계류 중인 동안, 대법원은 Nautilus II 사건에 대하여 의견을 발행했다. Nautilus II 판결에서, 대법원은 CAFC의 35 U.S.C. §112 para.2 (2006) 하의 청구항 불명확성 (indefiniteness) 기준인 “not amenable to construction or insolubly ambiguous” 기준을 파기했다. 대법원은 다음과 같이 확인했다:

특허 청구항은 명세서와 심사경과사항에 비추어 읽었을 때, 통상의 기술자에게 “reasonable certainty” 기준으로 발명의 범위를 설명하지 못한다면 불명확하다. 그에 따라, 대법원은 기준을 “insoluble ambiguity”에서 “reasonable certainty”로 변경한다.

그에 따라, 본 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석과 청구항 불명확 결정을 대법원의 가이드를 준수하여 다시 심리한다.

특허는 그 범위가 어디까지 인지 공중에게 명확히 고지할 수 있어야 한다. 청구항 불명확 (indefiniteness) 은 법률심의 문제로 2심 재판부의 심리 기준은 de novo이다. Wellman, Inc. v. Eastman Chem. Co., 642 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2011)

본 사건에서, claim 1의 용어가 불명확한지 판단하기 위해, 재판부는 기록, 즉 청구항, 명세서 및 출원경과사항을 검토한다. ’808 특허 claim 1은 “molecular weight”를 사용하고 있는데, 청구항에는 그에 대한 정의가 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mw, 또는 Mn일 수 있고, 이들은 상이한 방식으로 측정되면서 서로 다른 값을 도출한다는 점에 이견이 없다. 그러나, 청구항 그 자체에는 “molecular weight”에 대한 아무런 지침이 없다. ’808 특허 명세서 상에도 “molecular weight”는 정의되지 않았다. 명세서 기재사항 중 어디에도 Mp, Mw 또는 Mn이 쓰이지 않았다. 다만, Teva는 추가 서면을 통해 다음과 같이 주장했다:

사실 판단 (factual findings) 은 ‘average molecular weight’가 문맥상 추정된 의미 (presumed meaning in the context) 를 갖고, 명세서 기재사항에 의해 그에 대한 모호성이 해결되는데, 추정된 의미는 Fig. 1과 일치하고 그러한 추정을 부정할 만한 내부적 증거는 없다.

그러나, 이러한 Teva의 인용은 부정확하다. 1심 재판부는 molecular weight 용어가 해당 기술분야에서 어떠한 이유로 추정된 의미를 갖는지 확인하지 못했다. 설령, 그러한 확인이 있다하더라도, 본 사건의 기록상 이를 뒷받침할 만한 것은 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mn 또는 Mw 모두를 의미할 수 있다는 점에 이견이 없다. 심지어 Teva 측 전문가 (Dr. Grant) 도 molecular weight가 통상의 기술자 기준으로 확정된 의미가 존재하지 않는 점을 인정했다.

SEC에 의해 생성된 chromatogram data가 molecular weight를 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법에 대한 1심 재판부의 결정은 사실심의 문제이고, 1심 재판부가 통상의 기술자는 해당 분자량을 Mp로 읽을 것이라고 한 판단에 명백한 오류는 없다. 또한, Fig. 1이 chromatogram data를 Fig.1에 묘사된 curve로 변환하여 작성되었다는 Dr. Grant의 진술을 신뢰하기로 한 1심 재판부의 결정에서도 어떠한 명백한 오류를 발견하지 못했다. 게다가, 그러한 데이터를 변환하는 과정에서 각 curve의 peak가 약간 이동할 수 있으며, 따라서 통상의 기술자라면 기재된 molecular weight가 대략 curve의 peak 즉, Mp 지점에 해당한다는 것을 이해할 것이라는 Dr. Grant의 진술을 1심 재판부가 수용한 점에 대해서도 명백한 오류가 없다고 판단한다. Dr. Grant가 curve 상의 peak position 이 오차범위에 있다고 진술한 점에는 약간의 피상적이고 설명되지 않는 (cursory and unexplained) 점이 있으나, 1심 재판부가 그러한 진술에 신뢰한 것에 명백한 오류는 없다. 그러나, 이러한 사실 판단을 수용한다고 해서, Teva가 주장하는 것처럼 해당 청구항 용어의 의미에 대해 해당 기술분야에서 혹은 이 특허의 문맥 내에서 어떠한 추정 (presumption) 이 이제 존재하게 된다는 것을 의미하지는 않는다.

Teva가 이 사건 특허의 molecular weight에 대한 문맥상의 의미가 그 본질이 사실 관계의 문제라고 주장하는 것이라면, 그것은 잘못된 것이다. 단순히 전문가 진술을 제시한다고 해서 특허의 내부적 일관성 (internal coherence) 과 문맥적 평가 (context assessment) 를 사실 관계의 문제로 전환할 수는 없다. 특허의 내부적 일관성 및 문맥적 평가, 그리고 그것이 청구항의 의미를 합리적 확실성 (reasonable certainty) 을 갖고 전달하는지 여부는 법률심의 문제이다. 청구항에서의 용어 사용, 명세서 상의 개시내용, 그리고 출원경과사항 중의 논의를 종합하여 통상의 기술자가 “molecular weight” 용어에 부여할 의미를 확정하는 것은 법률심의 문제에 해당한다. Teva의 주장과 같이 명세서에서 SEC 방법을 개시한 것에 의해 molecular weight가 청구항에서 Mp로 추론된다는 점은 법적 분석의 영역이지 존중 (deference) 의 대상이 되는 사실적 판단이 아니다. 내부적 기록을 구성하는 법률 문서에 부여할 의미나 중요성을 결정하는 것은 법률심의 문제이다. 대법원은 사실적 구성요소에 (1) 배경 과학 기술, (2) 해당 시점의 관련 기술분야에서의 용어의 의미가 포함됨을 명확히 했다. Teva는 내부적 증거의 의미나 중요성에 관한 법적 분석을 전문가 진술을 이용해서 사실심 문제로 변환할 수는 없다. 명세서 상의 개시 내용이나 출원경과사항의 진술이 갖는 중요성을 결정하는 것 또한 법률심의 문제이다. 반면, 통상의 기술자에게 통용되는 용어의 의미, 또는 그들이 가진 과학적 지식이나 지식 수준의 상태 등 특허 문서 외부의 이해에 관한 사항은 사실심의 문제이다.

통상의 기술자가 합리적 확실성을 갖고 청구항의 “molecular weight”를 Mp로 이해할 것인지를 결정하기 위해, 본 재판부는 출원경과사항 또한 고려한다. 심사 중 출원인이 행한 진술은 청구항 해석과 관련 있기 때문이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) 출원인은 심사 중 진술을 통해 용어를 정의하거나, (lexicography), 설명하거나 (explain), 청구항의 범위를 일부 포기 (disclaim) 할 수 있다. 심사 중 행한 진술이 청구항 해석에 영향을 미치는지 여부는 법률심의 문제이지 사실심의 문제가 아니다. 연관 특허들 (related patents) 의 출원경과 중에 이루어진 진술은 해당 진술이 쟁점이 된 특정 특허의 등록 전이나 후 중 어느 시점에 행해졌는지와 관계없이, 해당 특허들에 공통된 용어를 해석함에 있어 적절히 고려될 수 있다. Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004) 양측은 molecular weight의 해석에 있어서, ’808 특허의 심사경과사항에 대하여는 어느 것도 지적하지 않았다. 그러나, 양측은 ’847 특허와 ’539 특허 (’808 특허의 continuation) 의 심사경과 중 출원인의 진술에 대해서는 대립했고, 1심 재판부는 고려했다. 그러한 진술들은 통상의 기술자가 ’808 특허의 동일한 용어를 어떻게 해석하는지에 대하여 법률적으로 관련 (legally relevant) 있다. 두 특허 심사 중 심사관은 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 중 어느 것인지 특정하지 않고서는 불명확하다면서 거절이유를 발행했다. ’808, ’847, ’539 특허는 거의 동일한 명세서를 공유하고 3건의 특허 모두 실시예 1과 Fig. 1을 포함한다. ’808 특허와 동일한 실시예 1 및 Fig. 1을 포함하는 이 출원들이 청구항 불명확을 사유로 특허거절 되었다는 점은 Teva의 입장과는 반대로 이 특허들의 문맥상 통상의 기술자가 “molecular weight”의 의미를 Mp로 결론 내릴 것이라는 점을 명세서가 결정적으로 입증 (conclusively establish) 하지 못한다는 것을 시사한다. 출원인은 ’847 특허 심사 중 심사관의 거절 결정에 대해, 통상의 기술자는 kilodalton 단위가 쓰인 점에 기초하여 “molecular weight”는 Mw인 것으로 명확히 이해할 수 있다고 하면서 청구항이 불명확하지 않다고 주장했고, 심사관은 해당 주장을 받아들여 특허등록 결정했다. 1심 재판부는 그러한 심사 중 진술이 kilodalton 단위로 표시된 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 모두를 의미할 수 있어서 과학적으로 오류가 있다는 진술을 청취했다. 모든 유형의 “molecular weight”를 kilodalton으로 표시될 수 있음을 통상의 기술자가 이해할 것이라는 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 은 명백한 오류라고 볼 수 없다. 그러나, Mw, Mn, Mp가 각각 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이, 출원인이 권리범위 (claim scope) 에 관하여 초래한 혼란을 상쇄하는 것은 아니다. 해당 진술의 과학적 정확성 여부와 관계없이, 통상의 기술자라면 출원인이 특허 등록을 받기 위해 molecular weight 용어를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이다. 이것은 심사 중의 과학적 오류와는 무관한 법률적 결론 (legal conclusion) 이다. 심사 중 행한 진술이 중요했는지에 대한 판단은 법률심의 문제이다.

심사관은 출원인에게 “molecular weight”의 의미를 요구했고, 출원인은 Mw라고 했다. 출원인의 설명에 과학적 오류가 포함된 부연 설명이 있었다는 사실이 해당 진술의 법적 의미 (legal import) 를 훼손하지는 않는다. 특허 명세서와 출원경과사항이 갖는 공시적 기능 (public notice function) 은 특허권자가 자신의 특허출원 과정에서 진술한 내용에 대해 스스로 구속될 것을 요구한다. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989 (Fed. Cir. 2003) CAFC는 진술 내용 중 그 어느 것도 청구항이나 명세서의 통상의 문언 (plain language) 과 상충되지 않는 경우와 같이, 출원 과정 중 오류가 포함된 진술을 한 특허권자에게도 그 진술에 따른 책임을 물어왔다. Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Grp. Int’l, Inc., 222 F.3d 951, 957 (Fed. Cir. 2000) 해당 진술이 특허 등록에 기여한 역할을 고려할 때, 통상의 기술자는 “molecular weight”를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이며, 모든 측정 단위 (Mw, Mn, Mp) 가 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이 거절이유를 해소하기 위해 특허권자가 선택한 Mw의 중요성을 변화시키지는 않는다. 또한 중요한 점은, 이러한 결정은 법률심의 문제에 속하는 것이지, 재판부가 존중을 부여해야 하는 사실심의 문제가 아니라는 점이다.

’539 특허 심사 중 출원인은 거의 동일한 청구항 불명확 거절이유에 대해, 이번에는 ‘average molecular weight’에 대해 통상의 기술자는 Fig. 1의 curve 상의 peak 값이 Mp를 의미하는 것으로 이해한다고 주장했다.

요약하자면, “molecular weight”가 Mp, Mn, Mw 3가지 측정법 중 어느 것으로도 확인될 수 있다는 점에는 다툼의 여지가 없다. 청구항은 어떤 측정법을 사용해야 하는지 명시하지 않고 있다. 명세서 또한 molecular weight를 정의하거나 Mp, Mw, Mn을 언급조차 하지 않는다. 또한 ‘average molecular weight’ 용어는 통상의 기술자에게 통상의 의미를 갖지도 않는다. Chromatogram data로 생성된 curve가 molecular weight를 반영하는 방식에 대해 통상의 기술자가 어떻게 이해할 것인지에 관한 1심 재판부의 사실 판단에는 명백한 오류가 없다. Mw, Mn을 결정하기 위해 추가적인 계산이 필요하다는 점에 관한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Chromatogram data를 Fig. 1과 같은 curve로 변환할 때 통상의 기술자가 curve의 shift를 어떻게 수용할 것인지에 대한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Shift가 발생할 수 있음을 알고 있는 통상의 기술자라 할지라도, 전체 기록에 비추어 볼 때 어떤 유형의 평균값이 의도된 것인지 합리적 확신 (reasonable certainty) 을 가질 수는 없을 것이다. Molecular weight 관련하여 동일한 명세서를 공유하는 연관 특허의 출원 과정 중, 심사관은 어떤 분자량 측정법 (Mp, Mn, Mw) 을 사용해야 하는지 개시하지 않았다는 사유로 “molecular weight” 용어가 불명확하다고 2차례 거절했고, 이에 특허권자는 한 사례에서는 Mw라고 진술했고, 다른 사례에서는 Mp라고 진술했다. 본 재판부는 해당 진술 중 하나에 과학적으로 잘못된 주장이 포함되어 있다는 1심 재판부의 사실 판단에서 명백한 오류를 찾지 못했다. 본 재판부는 명세서와 출원경과사항에 비추어 볼 때 특허권자가 통상의 기술자에게 발명의 범위를 합리적 확신을 가지고 알리는데 실패했으므로, 명백하고 설득력 있는 증거에 따라 claim 1이 불명확성으로 인해 무효라고 판결한다. 기록상 “molecular weight”가 Mp를 사용하여 측정되어야 한다는 합리적 확신은 존재하지 않는다. 이것이 바로 법률심의 문제 (legal question) 이며, 이 쟁점에 대해 본 재판부는 1심 판결을 파기한다.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc. (Fed. Cir., 2025) Any explanation, elaboration, or qualification is relevant for the role of claim construction.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc., No. 2023-1887 (Fed. Cir. May 28, 2025)

Acufloor 는 US10,704,274 특허에 기초하여 EvenTile 에 특허침해 소송을 제기했다. ’274 특허는 타일 시공용 leveling 장치에 관한 것으로, 바닥에 mortar 를 도포한 후 leveling 장치 중 tile clip 을 놓고, 2장 이상의 tile 을 맞닿게 한 다음, wedge 를 이용해 tile clip 에 마련된 opening (window) 를 관통시켜 타일을 누르는 방법으로 타일이 바닥과 수준이 맞춰지게 시공하는 방법에 관한 것이다.

Claim 5는 다음과 같다:

5. A tile leveling device comprising:

a body defining an open window;

a base orthogonally coupled to the body, the base extending to the front of the body and the base extending to the rear of the body;

a base to body coupling including a frangible breakaway section, the base and body being integral prior to frangible separation, the frangible breakaway section, upon breaking, frangibly separating the body from the base;

a first notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the front of the body the first notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

a second notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the rear of the body the second notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base.

’274 특허 (또한 continuation 10,513,857) 심사 중, 심사관은 선행기술 (US2008/0236094, Doda; US2013/0247508, Hoffman; WO2013/033761, Psaila) 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허 거절했고, 출원인은 심사관의 거절이유 극복을 위해 “edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. Tile clip 에는 I-shaped base (바닥) 에 한쌍의 notch (144) 가 마련되어 있는데, 이것에 의해 mortar 의 도포 면적이 증가하는 특징을 갖고, 이러한 구조는 선행기술에 의해 개시되지 않았다고 주장한 것이다.

심사관은 두번째 거절이유를 통해, Psaila 의 base 구조를 Doda 의 base 로 변경하여 본 발명에 도달하는 것은 통상의 기술자에게 자명하다면서 특허 거절 결정했다. 출원인은 심사관 인터뷰를 통하여, 심사관이 제시한 거절이유의 구조로는 본 발명의 “tile edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항이 개시되지 않는다고 하면서, 본 발명의 특징인 바, 특허성이 인정된다고 항변했다.

심사관은 출원인이 제시한 자료에 따라, notch 의 크기가 중요한 특징인 바, base 구조 상의 notch 의 관계를 명확히 하는 청구항으로 보정할 것을 제안했다. 그에 따라, 출원인은 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. 그러면서, 선행기술의 base 구조는 opening (Doda), cut-outs (Psaila) 가 base 구조의 안쪽으로부터 이격되어 있음으로써 spacer tab (24) 이 일체화 (integrity) 되는 구조인 차이점이 존재한다고 주장했다.

1심 재판부는 2개의 청구항 한정사항 즉, (1) “edge” 와 (2) “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the tile leveling device within the bounds of the base” 에 대하여 청구항 해석을 수행한 결과, (1) 에 대하여 “the line at which a surface of a tile terminates” 로, (2) 에 대하여 “the notches in the base collectively span an area that is larger than the solid portions of the base” 로 결정했다. 

항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 중 내부적 증거에 의한 것은 de novo 로, 외부적 증거에 기초한 사실적 판단에 관한 것은 clear error 기준으로 검토한다. Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960, 967 (Fed. Cir. 2022)

1심 재판부는 edge 를 “the line at which the surface of the tile terminates (tile 이 끝나는 표면의 선)” 으로 해석했는데, 항소심 재판부는 이를 다음과 같이 수정한다. 청구항 용어는 일반적으로 통상의 기술자가 발명 시점에 이해하는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 특허청구항과 명세서에 나타난 용어의 문맥상의 사용은 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해할 것인지를 보여주는 강력한 증거이다. Claim 5에서 edge 는 두 표면의 접촉 (contact) 의 문맥상 의미로 사용되었다. 특히, 청구항에서는 edge – subfloor 간 또는 edge – mortar – sufloor 간 접촉을 필요로 한다. 물리적으로 “line” 즉, 표면이 끝나는 곳은 그러한 접촉 영역 (surface) 을 가질 수 없으므로, edge 를 line 으로 제한하는 것은 “contact” 을 의미없게 하므로, 그러한 해석은 오류가 있다. 즉, 청구항의 모든 용어에 의미를 부여하는 청구항 해석이 그렇지 않은 해석보다 우선적으로 고려된다. Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005)

본 재판부가 edge 의 청구항 해석에 “very edge” 만으로 제한되지 않고, edge 로부터 확장된 표면의 일부를 포함한다고 수정했으나, 그 표면의 일부가 정확히 어디까지 인지 결정해야 한다.

심사 중, 출원인은 심사관의 비자명성 위반 거절 이유 극복을 위해 선행기술의 조합과 본 발명은 tile 과 mortar 간 접촉 영역에 차이가 있음을 반복하여 주장했다. 출원인은 청구항에 “edge-to-subfloor contact at the first notch” 한정사항을 추가한 다음, 선행기술 (Hoffman) 은 그러한 한정사항에 대한 개시가 없다고 항변했다. 특히, Hoffman 의 groove 는 base portion 까지 연장되지 않기 때문에 결과적으로 “edge-to-subfloor contact”을 형성하지 않는다고 항변했다. 또한, 출원인은 Hoffman 은 tile 의 “very edge” 영역이 subfloor 에 맞닿지 않는 점을 지적했다.

요약하자면, 출원인은 선행기술이 tile 의 “very edge” 까지 mortar 가 접촉하는 것을 허용하지 않는 반면, 본 발명은 mortar 가 해당 지점까지 연장되는 것을 허용한다는 점을 근거로 본 발명을 선행기술과 반복적으로 차별화했다. 이러한 진술에 비춰볼 때, 본 재판부는 발명자가 edge 가 tile 의 “very edge” 까지 포함하는 것으로 의도했다는 1심 재판부의 판단에 동의한다. 그에 따라, 본 재판부는 edge 를 “the area around and including the very edge of the tile”로 해석한다.

Acufloor 는 출원경과사항 중 자신의 진술이 명확하고 오해의 여지없는 포기 (clear and unmistakable disclaimer) 에 해당하지 않는 바, 1심 재판부가 출원경과사항에 부적절하게 의존했다고 주장했다. 그러나, 본 재판부가 일관되게 판시해 온 바와 같이, 특허 심사과정에서 발명자가 제시한 어떠한 설명 (explanation), 부연 (elaboration) 또는 요건 (qualification) 도 관련이 있는데, 이는 청구항 해석의 역할이 공개되고 설명되어 특허를 받은 “실제 발명의 범위”를 포착하는 것이기 때문이다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345, 1352–53 (Fed. Cir. 2019) 출원사항은 “발명자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 출원 과정에서 발명을 제한하여 청구항 범위를 원래보다 좁게 만들었는지 여부를 보여줌으로써 청구항 언어의 의미에 관한 정보를 빈번히 제공할 수 있다.” Phillips, 415 F.3d at 1317 본 사안에서 재판부는 권리 포기 (disclaimer) 의 발견에 근거하여 edge 라는 용어를 해석하는 것이 아니다. 오히려, 본 재판부는 해당 특허에서 사용된 edge 용어를 통상의 기술자가 어떻게 이해할지 파악하기 위해 출원경과사항을 참고한 것이다.

“Majority of an area” 한정사항의 해석에 대하여, 양측은 (1) majority of the area of contact between the tile and the subfloor 인지, (2) majority of the area of the base 인지 대립했다. 1심 재판부는 (2) 로 해석했는데, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. “Majority of the area” 한정 사항에 사용된 문구 자체가 평이하고 명확하므로, 그 문언 그대로 해석하는 것이 타당하다. 즉, area 는 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base”에서, base 의 면적이 아니라 tile-mortar-subfloor contact 을 명시적으로 지칭하고 있고, 그 어디에서도 notch 의 면적을 base 의 고체 부분 (solid portion) 의 면적과 연관 짓고 있지 않다. “Majority of the area” 한정사항이 추가된 것이 “각 notch 의 크기를 base 크기와 연관지어 집중 기술”하고 “선행기술과 더욱 차별화되도록 notch 의 크기를 더 잘 정의하는 방향으로 청구항 용어를 보정할 것”이라는 심사관의 제안에 따른 것이라는 점은 사실이나, 출원인은 심사관이 제안한 문구를 그대로 사용하지 않고, “a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출하였고, 심사관은 등록결정 했다. 만약 출원인이 심사관이 제안한 문언을 그대로 채택하는 보정을 했다면, 1심 재판부의 결정이 옳았을 가능성이 높다.

1심 재판부가 청구항 해석 결론에 의존한 출원경과 사항을 살펴보면, 출원인은 통상의 기술자가 Doda 문헌의 opening 을 base 방향으로 연장하지 않았을 것이라는 점을 지적할 뿐, 자신들의 장치가 base 의 크기를 줄임으로써 일반적으로 더 많은 contact 을 허용한다고 주장한 것이 아니다. 즉, 출원인의 주장은 Doda 의 opening 이 어떻게 수정될 것인지 또는 수정되지 않을 것인지에 관해 구체적이었으므로, 본 재판부는 출원인이 다른 opening 에 의해 허용되는 contact 면적과 대비하여 notch 에 의해 허용되는 contact 면적에 근거하여, 즉 청구된 notch 들이 contact 면적의 majority 를 제공한다는 사실에 근거하여 선행기술과 차별화한 것으로 이해하고, 그에 따라 1심 재판부의 base 의 면적에 대한 majority 로 이해한 것이 오류라고 판단한 본 재판부의 결론을 뒷받침한다.

상기와 같이, 1심 재판부의 “edge” 청구항 해석을 수정하고, “the com-bination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 청구항 해석은 변경하는 바, 1심 판결을 파기 환송한다.

미국 특허법: 판례로 읽는 핵심 쟁점 (Practical Insights in Case Law) (책출판)

 

미국 특허법: 판례로 읽는 핵심 쟁점 (Practical Insights in Case Law) 

구입처: 예스24

미국은 특허 소송이 빈번한 분쟁 중심의 제도적 구조를 가지고 있다. 따라서, 기업의 특허 담당자는 분쟁에 대한 이해를 바탕으로 명세서를 작성하고, 특허 분석을 수행할 수 있어야 한다. 이를 통해 기업은 경쟁력 있는 특허를 확보하고, 효율적인 라이선스 협상을 추진하며, 특허분쟁이 발생하더라도 효과적으로 대응할 수 있다. 최신 특허 판례는 이러한 실무적 요구에 부응하는 실질적인 통찰을 제공한다. 이 책은 연방법원 판결을 통해 미국 특허법의 주요 개념과 해석을 설명하고자 한다. 특허법 중요 조항에 대해, 각 조항별로 주요한 특허 요건과 관련된 대표적 판례 (landmark case) 를 최근 사건을 중심으로 설명하였다. 아울러, 각 요건을 정의하는데 중요한 판례 중 일부는 최신 사건이 아니더라도 포함하였으며, 해당 사건의 핵심 쟁점을 중심으로 정리하였다. 또한, 특허 청구항 해석 (claim construction), 균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents), 디자인 특허 (design patent), 특허 출원인의 정직 의무 (duty of candor), 국외 판매 (foreign sales) 에 따른 손해배상 청구, 인공지능 (AI) 관련 특허법적 쟁점 등 주요 주제를 선정하고, 각 주제별로 대표 판례를 바탕으로 핵심 쟁점을 설명했다. 특허 사건의 판결문에는 다양한 과학 및 공학 분야의 발명이 등장할 뿐만 아니라, 특허법 외에도 헌법 (Constitution), 계약법 (contract law), 민사소송규칙 (FRCP) 등 다양한 법률적 쟁점이 함께 논의되기 때문에 그 내용을 파악하고 이해하는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 판사는 사건의 사실관계를 바탕으로 특허법의 핵심 개념을 논리적으로 서술하고 있기 때문에, 판결문은 특허법을 이해하는데 그 어떤 자료보다도 유익한 학습 도구가 될 수 있다.

목차는 다음과 같다:

(1부) 특허요건 (Patentability Requirements)

미국 특허침해 소송의 관할권 (Jurisdiction)

항소심 재판부의 심리기준 (Standard of Review)

35 U.S.C. §101 Inventions Patentable: 특허대상 발명 (Patentable Subject Matter); 추상적 개념 (Abstract Idea); 발명자 적격 (Inventorship); 자명성 유형 이중특허 (Obviousness-type Double Patenting)

35 U.S.C. §102 Novelty: 신규성 (Novelty); 선행기술 (Prior Art); 제3자 선출원 (Intervening Disclosure) 의 선행기술 제외; 내재성 (Inherency); 판매된 발명 (On-sale Bar)

35 U.S.C. §103 Non-obvious Subject Matter: 비자명성 판단기준 (Graham Framework); 확장적이고 유연 (Expansive and Flexible) 한 접근방식; 일응의 자명성 (Prima Facie Case of Obviousness); 유사기술분야 (Analogous Art); 통상의 기술 수준 (Level of Ordinary Skill); 결합의 동기 (Motivation to Combine); 시도의 자명성 (Obvious to Try); 회피 교시 (Teach Away); 2차적 고려사항 (Secondary Considerations)

35 U.S.C. §112 Specification (a): 발명기재 요건 (Written Description); 실시가능 기재요건 (Enablement)

35 U.S.C. §112 Specification (b): 특허청구항 명확성 (Claim Definiteness) 요건

(2부) 심층 논의 (Selected Topics)
특허청구항 해석 (Claim Construction): 통상적이고 관습적인 의미 (Ordinary and Customary Meaning); 출원 심사 중 포기 (Prosecution Disclaimer); 용어 정의자 원칙 (Own Lexicographer Rule); 명세서 기재에 의한 포기 (Disavowal); 기능식 청구항 (Means-plus-Function Claim); 전제부 (Preamble)

균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents): 출원경과 금반언 원칙 (Prosecution History Estoppel); 출원경과 금반언 추정 (Festo Presumption) 의 번복; 공중에의 개시-헌납 원칙 (Disclosure-Dedication Rule); 청구항 한정사항 무력화 (Claim Vitiation); 선행기술 포섭 (Ensnarement); 특허침해의 제한적 예외 (Limited Exception) 로 명시한 판결; 한정요구 대응에 의한 균등침해 주장 제한 여부

디자인 특허 (Design Patent): 물품성 (Article of Manufacture); 장식성 (Ornamental Feature); 비자명성 판단기준; 통상의 관찰자 판단기준 (Ordinary Observer Test); 디자인 특허관점 출원경과 금반언
특허 출원인의 정직 의무 (Duty of Candor): 35 U.S.C. §115 Inventor’s Oath; 불공정 행위 (Inequitable Conduct) 판단기준; IDS 제출 선행기술에 의한 특허무효 주장

국외 판매 (Foreign Sales) 의 손해배상 청구: 35 U.S.C. §271 Infringement of Patent (f)(2); 국외 일실이익 (Foreign Lost Profits) 의 손해배상 청구

인공지능 (Artificial Intelligence): AI 소프트웨어의 발명자 적격 (Inventorship), AI 발명의 특허 대상 적격 (Patent Eligibility), AI 발명의 실시가능 기재요건 (Enablement)

구입처: 예스24

Damages for convoyed sales - Wash World Inc., v. Belanger Inc., No. 2023-1841 (Fed. Cir. Mar. 24, 2025)

 Wash World Inc., v. Belanger Inc., No. 2023-1841 (Fed. Cir. Mar. 24, 2025)

(쟁점 특허) Belanger 는 car wash system 의 제조업자로 US8,602,041 의 특허권자이다. ’041 특허는 세차 장치의 공간 (envelope) 내에서 차량을 세차 구역 (bay) 으로 진입시킬 때 차량을 중앙 정렬하기 위한 시각적 신호 (visual cue) 를 제공하는 조명 시스템을 갖춘 세차 시스템의 조합에 대하여 개시한다. 해당 시스템은 좌우로 이격된 한쌍의 분사 암 (twin, laterally spaced-apart spray arms) 을 포함하며, 각 분사 암에는 운전자가 세차 구역으로 진입할 때 시각적 신호를 제공하기 위한 조명이 포함되어 있다. 또한, 명세서에는 분사 암 또는 조명 지지대 (light supports) 의 손상을 방지하기 위한 추가적 특징이 설명되어 있고, 그 예로 탄력성 있는 분사 암 구조 (soft or resilient arm structure) 및 절단식 이음부 (breakaway joint) 를 제시한다. 그리고, 분사 암은 세차 장치의 운반대 (carriage) 로부터 회전 가능 (pivotally) 하게 매달려 있으며, 운반대는 세차 장치 상부에 차량 길이 방향으로 설치된 레일에 장착되어 있다. 분사 암은 세차 및 헹굼 단계에서 세차 구역 (bay) 에 주차된 차량의 외부를 따라 이동하며 차량을 세척하고 헹굴 수 있다. Fig. 1 으로 설명되는 실시예는 차량 (12) 이 진입하는 wash bay (10) 가 차량 폭보다 넓게 구성되고, 한쌍의 L 자형 spray arm (30, 32) 이 관로를 따라 물을 이동시킨 후 nozzle (34) 을 통과하여 물을 분사하는 구조를 개시하고 있고, 세차 구역 (bay) 내에서 차량과 적당한 거리를 유지한 채, 물과 세제 등을 차량에 분사하는 것에 관하여 개시하고 있다. 연장 원통형 조명 (38, 40) 은 L 자형 암의 수직 부분에 부착되어 그 길이를 따라 배치된다. 조명은 제어부 (26) 로부터 각 개별 조명장치 (38, 40) 로 연장된 데이터 라인 (42) 을 통해 간헐적 (intermittent) 점멸 모드로 동작할 수 있다. 점등된 조명은 일종의 골대 (goal-post) 효과를 제공하도록 설계되어, 운전자가 차량을 L 자형 암의 중앙을 통과해 주행하도록 돕고, 세차 구역 (bay) 의 끝까지 해당 위치를 유지할 수 있도록 해준다. Claim 7은 다음과 같다:

A spray-type car wash system comprising:

a carriage for translating a vertically ori-ented spray arm relative to a predefined wash area;

wherein the vertically oriented spray arm is dependingly mounted from the carriage so as to extend substantially vertically into the wash area for controlled travel relative to a vehicle in the area; said arm comprising a fluid conduit and a plurality of vertically spaced apart nozzles arranged along a vertical axis for directing fluids laterally of the arm toward a vehicle in the wash area; and

a lighting system comprising a plurality of light sources carried by the arm and distributed along substantially the entire vertical length of the arm so as to be capable of producing illumination along substantially the entire vertical length of the arm, wherein at least a portion of the light sources and at least a portion of the nozzles are partially enclosed within an outer cushioning sleeve that encloses the fluid conduit of the spray arm.

(사건의 경과) 2018. 5, Belanger 는 특허침해금지 경고장을 Wash World 에 전달했다. Belanger 는 Wash World 의 Razor EDGE 세차 시스템이 ’041 특허를 침해한다고 주장했다. Razor EDGE 시스템은 single lighted spray arm (LumenArch) 을 채용했는데, 이를 통해 암이 세차 중 차량 주위를 이동하게 가이드 했다. 이후 제기된 1심 재판중, 재판부는 수건의 청구항 해석 결정을 발행했는데, “predefined wash area” 와 “outer cushioning sleeve” 에 관한 것이었다. Wash World 는 LumenArch 는 탄력성이 없는 단단한 플라스틱 커버를 갖는 구조이므로 “outer cushioning sleeve” 한정사항을 포함하지 않는다고 주장했다. 또한, LumenArch 시스템이 분사 암의 경로를 차량의 치수 (dimension) 와 분사 암에 대한 차량의 위치를 기반으로 결정하는데, 이 정보는 sonar 를 통해 측정된다고 하면서, “predefined wash area” 한정사항을 포함하지 않는다고 주장했다. 그러나 1심 재판부는 그러한 주장을 배척하고 그에 따른 Wash World 의 청구 (motion) 를 기각했다. 이어진 4일의 심리 (trial) 를 거쳐, 배심원단은 Razor EDGE 세차 시스템이 Belanger 의 ’041 특허를 침해한다는 평결 (general verdict) 을 내렸고, Belanger 에게 lost profits 손해배상액으로 $9,800,000 과 reasonable royalty 손해배상액으로 $260,000 을 인정하여 총 $10,060,000 의 손해배상액을 산정했다. 1심 재판부는 배심원 평결과 일치하는 판결을 내렸으며, Wash World 가 Razor EDGE 세차 시스템을 사용, 제조 또는 판매하는 것을 금지하는 injunction 을 발행했다. Wash World 는 항소했다.

(재판부의 판단, Stark) [항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 판결과 손해배상 판결에 대해 심리했으나, 본 글에서는 손해배상 판결에 대해서만 다룬다.]  Wash World 는 1심 재판부가 손해배상액을 결정함에 있어서, Belanger 의 특허와 기능 관계 (functional relationship) 가 부재한 부가적 시스템 (auxiliary system) 을 손실이익 (lost profit) 으로 인정한 것은 재량권 남용 (abuse of discretion) 이라고 주장했다. Wash World 는 1심 재판 중 Belanger 가 convoyed sales 에 대한 lost profits 손해배상을 청구하는 것에 대해 Daubert motion 에 항변하는 등 이의를 제기할 권리를 보전했다. Convoyed sales 란 특허 제품의 판매와 기능적으로 관련 (functionally associated) 된 비특허 제품의 판매 사이의 관계 (relationship) 를 의미한다. Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262, 1268 (Fed. Cir. 2008) 본 사건에서, Wash World 의 주장대로, conveyed sales 에 대한 손해배상을 뒷받침 할만한 증거가 충분하지 않다. Convoyed sales 에 대한 lost profits 배상 판결을 위해서는, 특허권자는 비특허 제품과 특허 제품이 함께 기능적 단위 (functional unit) 를 구성한다는 점을 입증해야 한다. 즉, 이들이 하나의 조립체 (single assembly) 의 구성 요소 또는 완전한 기계 (complete machine) 의 부품에 해당하는 것과 유사 (analogous) 한 관계에 있어야 한다. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1550 (Fed. Cir. 1995) Convoyed sales damages 는 특허 발명과 본질적으로 기능적 관련이 없는 제품이나, 단순의 편의 (convenience) 또는 사업적 이점 (business advantage) 을 위해 침해 제품과 함께 판매되었을 뿐인 제품에 대해서는 인정되지 않는다. 제시된 증거를 Belanger 에게 가장 유리하게 해석하더라도, 합리적인 배심원이라면 Belanger 의 Razor EDGE system 의 비특허 부품이 시스템의 특허된 부분의 기능적 단위를 이룬다고 판단할 수는 없다. Belanger 측 증인들은 Belanger 고객의 약 3/4 정도가 특허 청구항을 실시하는 세차 시스템인 세차 구역 내 자동화 (in-bay automatic, IBA) 시스템을 이미 비특허 건조기가 설치된 상태로 구매한다고 진술하던가, IBA 시스템은 전형적으로 비특허 건조기를 포함하는 전체 시스템 형태로 판매된다고 진술했다. 그러나, 이러한 추가 구성요소가 특허 세차 시스템과 패키지 (package) 형태로 판매되었다는 사실만으로는, Belanger 가 추가 lost profits 에 대한 배상 자격을 입증하는데 필요한 기능적 관련성 (functional relationship) 을 보여주지 못한다. 오히려, 제품을 패키지로 함께 판매하는 것은 단순히 편의 또는 사업적 이점을 위한 것에 불과하며, 이는 손해배상 책임을 발생시키지 않는 전형적인 상황이다.

1심 재판부는 Wash World 의 청구를 convoyed sales 문제가 아닌 apportionment 문제로 잘못 파악했다. Apportionment 는 특허권자가 소송 대상 특허에 의해 보호되는 장치 (device) 에 대한 lost profits 을 청구하는 경우에 적용된다. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) 그러나, 본 사건과 같이 쟁점이 특허에 의해 보호되지 않는 제품 구성요소에 대한 추가 손해배상 (incremental damages) 인 경우, 적절한 쟁점은 비특허 구성요소가 convoyed sales 에 해당하는지 여부이다. 가령, American Seating 판결에서도 다음과 같이 판시했다: 특허권자는 특허 제품과 함께 판매된 비특허 구성요소에 대해서도, convoyed sales 에 해당하는 경우, lost profits 을 회수할 수 있다. 즉, 특허 제품과 비특허 제품이 단일 조립체 (single assembly) 의 구성 요소 또는 완전한 기계 (complete machine) 의 부품으로 간주되거나, 양자가 함께 하나의 기능적 단위 (functional unit) 를 구성하는 경우에 해당한다. Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262, 1268 (Fed. Cir. 2008)

상기와 같은 바, 본 재판부는 손해배상 판결 부분을 파기하여 환송한다. 파기 환송심에서, 1심 재판부는 손해배상액 중 $2,577,848 을 삭감하여 $7,482,152 로 결정해야 한다.

합의 약정에서 covenant not to sue와 license 용어의 구별 TransCore v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)

 TransCore v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)

 (사건의 경과) 1심 재판부는 TransCore 의 Electronic Transaction Consultants (ETC) 에 대한 특허침해 주장이 patent exhaustion, implied license 및 legal estoppel 에 근거하여 배척된다고 판단했다. TransCore 는 E-Z Pass 와 같은 automated toll collection system 을 제조, 판매 및 설치하는 기업으로 몇 건의 관련 특허를 양수했다. 2000년, TransCore 는 경쟁기업인 Mark IV Industries 에 대하여 특허침해 소송을 제기했고, 양측은 Mark IV 가 $4.5M 의 합의금을 지불하는 조건으로 합의하였는데, TransCore 는 “unconditional covenant not to sue” 하기로 약정했다. 해당 조항은 다음과 같다:

3. In exchange for the payment set forth in paragraph 1, TCI hereby agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United States Patent Nos. 5,805,082; 5,289,183; 5,406,275; 5,144,553; 5,086,389; 5,751,973; 5,347,274; 5,351,187; 5,253,162; and 4,303,904, or any foreign counterparts of the aforesaid United States Patents, for the entire remainder of the terms of the respective United States Patents and their foreign counterparts. This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future.

8. TCI, TII and GRAVELLE, for themselves and their respective predecessors, successors, heirs and assigns, fully and forever release, discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of action, liens and rights, in law or in equity (known, unknown, contingent, accrued, inchoate or otherwise), existing as of June 26, 2001, that they have against MARK IV, and its officers, directors, employees, representatives and attorneys of MARK IV, but excluding any claims for breach of this Agreement. No express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release.

수년 후, ETC 는 Illinois State Too Highway Authority (ISTHA) 와 toll-collection system 에 대한 컨설팅 및 설치에 관한 입찰에 참여하여 낙찰되었고, 계약의 조건 중 하나는 ETC 는 ISTHA 가 ETC 로부터 구매한 toll-collection system 의 테스트를 수행하는 것으로 했다. TransCore 는 ETC 에 대하여 특허침해 소송을 제기했는데, 해당 소송의 인용특허 US5,805,082; US5,289,183; US5,406,275 는 Mark IV 에 대하여 특허침해 소송을 제기한 특허였고, US6,653,946 은 그의 연관 특허 (related patent) 였다. 연관특허 ’946 은 TransCore-Mark IV 합의 시점에서 아직 등록 전인 특허이다. 1심 재판부는 ETC 의 TransCore-Mark IV 합의에 의한 TransCore-ETC 소송에 대한 법률효과에 대한 summary judgment 신청을 받아들여, 해당 특허들이 patent exhaustion, implied license 및 legal estoppel 원칙에 의해 특허침해 주장이 배척된다고 판결했다. 이에, TransCore 는 항소했다.

(재판부의 판단) Summary judgment 는 모든 중대한 사실에 대한 진정한 쟁점 (genuine dispute) 이 존재하지 않고, 청구인이 법률상 판결 (judgment as a matter of law) 을 받을 자격이 있는 경우 적절하다. Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242 (1986) Summary judgment 가 적절했는지 검토함에 있어서, 관련 증거를 피청구인에게 가장 유리한 관점에서 바라보며, 의심스러운 점은 피청구인의 이익이 되도록 판단한다. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 149 F.3d 1309 (Fed. Cir. 1998) 1심 재판부는 Mark IV 의 toll collection system 판매가 TransCore-Mark IV 합의 약정에 의해 허락된다고 판단했다. 왜냐하면, TransCore 의 특허는 소진되었기 때문이라고 하였다. 본 재판부는 이에 동의한다. 최근, Qunata Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008) 사건에서, 연방대법원은 특허 소진의 오랜 법리는 특허받은 물품의 최초로 허가된 판매가 그 물품에 대한 모든 특허권을 종료시킨다는 점과, 소진은 오직 특허권자가 허가한 판매에 의해서만 발생한다는 점을 명확히 확인했다. 본 재판부가 판단해야 할 쟁점은 “unconditional covenant not to sue” 가 특허 소진 목적상 그 약정을 받은 자 (covenantee) 에 의한 판매를 허가한 것으로 간주될 수 있는지 여부이다. 본 재판부는 간주된다고 판단한다. TransCore 는 Jacobs v. Nintendo of America, Inc., 370 F.3d 1097 (Fed. Cir. 2004) 에 근거하여, “covenant not to sue” 가 승인되지 않는다고 주장했다. Jacobs 사건에서, 본 법원의 패널은 합의 약정에 있어서 license 와 covenant not to sue 의 각각의 역할에 대하여 판단하면서, 다음과 같이 downstream customer liability 를 명시적으로 고려하면서, 다음과 같이 설명했다:

If all that [the patent holder] intended to do through the settlement agreement was to free [the infringing manufacturer] of its liability for infringement, paragraph 5 of the agreement (the covenant not to sue) would have been fully sufficient to serve that purpose. Paragraph 3 [the license provision], however, goes much further by granting [the infringing manufacturer] an affirmative right to engage in the manufacture and sale of accelerometers to be used in tilt-sensitive control boxes. That grant comes without restriction of any kind. (특허권자가 합의 약정을 통해 의도한 바가 침해자의 침해 책임을 면제해 주는 것에 불과했다면, 약정서 제5항 (covenant not to sue) 은 그 목적을 달성하기에 충분했을 것이다. 그러나 제3항 (license provision) 은 훨씬 더 나아가, 침해자에게 물품에 사용될 부품을 제조하고 판매할 수 있는 적극적인 권리를 부여하고 있다. 그리고 그러한 권한 부여는 어떠한 제한도 없이 이뤄졌다.)

Jacobs 재판부는 implied license 분석의 맥락에서 계약 당사자간 의도를 판단하기 위해 합의 조건 (settlement condition) 을 구분하였다. 그러나, Quanta 사건에서 연방 대법원이 설명한 바와 같이, patent exhaustion 분석에서는 downstream customer 에 대한 당사자들의 의도는 중요하지 않다. 따라서, Jacobs 사건에서의 분석은 본 사안과 무관하다. 그보다는 특허권자가 소유하지 않은 것을 부여할 수는 없다는 원칙이 본 사안에 있어 더 중요하다. 이 원칙은 특히 patent licensing 에 있어서 중요한데, 왜냐하면 특허권자가 licensing 하는 것은 특허를 실시할 적극적인 권리를 허락하는 것이 아니라, 단지 배제할 권리를 수여하는 것에 불과하기 때문이다. (“In fact, the federal patent laws do not create any affirmative right to make, use, or sell anything. . . . [T]he Supreme Court made clear that the patent laws provide a limited right to exclude others from making, using, or selling a claimed invention for a limited period of time, but afford no affirmative right to make, use, and sell a patented invention.”) Leatherman Tool Group Inc. v. Cooper Indus., Inc., 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997) 그에 따라, 특허권자는 license 또는 그 외의 방법에 따라 특허 받은 발명을 구현, 사용, 판매 등으로 실시할 수 있는 적극적인 권리를 수여할 수 없고, 단지 (특허권자에 의한) 소송으로부터 자유롭게 해줄 수 있을 뿐이다. 본 법원은 non-exclusive patent license 와 covenant not to sue 의 법률효과가 동일한 점을 수차례 확인했다:

As a threshold matter, a patent license agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue the licensee. Even if couched in terms of “[l]icensee is given the right to make, use, or sell X,” the agreement cannot convey that absolute right because not even the patentee of X is given that right. His right is merely one to exclude others from making, using or selling X. Indeed, the patentee of X and his licensee, when making, using, or selling X, can be subject to suit under other patents. In any event, patent license agreements can be written to convey different scopes of promises not to sue, e.g., a promise not to sue under a specific patent or, more broadly, a promise not to sue under any patent the licensor now has or may acquire in the future. Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 829 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1987)

그렇다면, 진정한 문제는 합의 약정의 문구가 “covenant not to sue” 인지 “license” 인지가 아니고, TransCore-Mark IV 합의 약정이 판매를 허락했는지이다. TransCore-Mark IV 합의 약정 문구는 명확하다:

“[TransCore] agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement . . . .”

이 문구는 어떠한 제한도 없이 특허침해를 구성할 행위 – making, using, offering for sale, selling, or importing – 를 승인한다. TransCore 는 특정 행위를 제한할 수도 있었으나, 그렇게 하지 않았다. 그에 따라, 1심 재판부가 Mark IV 의 ISTHA 에 대하여 판매한 행위로 인해 TransCore 의 특허가 소진되었다고 판단한 것에는 오류가 없다. 약정에 포함된 “No express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release” 는 Release 조항에만 영향을 미치므로 이로 인해 라이선스에 대한 효력이 바뀌지 않는다.

부정관사 (a, an) 가 붙은 청구항 한정사항의 청구항 해석 (ABS Global, Inc. v. Cytonome/ST, LLC, 84 F.4th 1034, Fed. Cir. 2023)

Cytonome/ST는 US10,583,439의 특허권자이다. ’439 특허는 시료 유체 (sample fluid) 에 포함된 관심 입자를 처리하기 위한 microfluidic device에 관한 것이다. ABS Global은 ’439 특허에 대하여 비자명성 위반을 근거로 IPR을 신청했다. PTAB은 IPR을 수행하여 ABS가 ’439 특허의 무효 사유를 입증하지 못했다고 판결했다. Microfluidic device는 유체가 이동하는 소형 채널을 채용하여 유체에 포함된 입자 (세포, 분자 등) 를 처리 (분류, 계수, 분석, 테스트) 하는 것에 있어서, 다른 유체 (hydrodynamic focusing) 를 사용하여 시료 유체의 흐름을 집중시키는 것에 특징이 있다. 특정 조건 하에서, 첫번째 유체가 microchannel에 유입되고, 두번째 유체가 동일한 microchannel에 유입되면, 두 유체는 laminar flow (i.e., in parallel layers) 를 형성하여 섞이지 않고 흐른다. “Sheath flow”는 이러한 laminar flow의 한 형태인데, 입자를 포함하는 시료 유체와 입자를 포함하지 않는 (particle-free) 유체가 인접하여 흐른다. 초점 유체 (i.e., sheath fluid) 를 채용하여 시료 유체를 포커싱 (i.e., squeeze and confine) 하면, 사용자는 유체의 흐름 상에서 입자를 정확히 위치시킬 수 있다. Fig. 3A는 focusing device의 한 실시예를 도시한다.

 

Claim 1이 대표적인데, 다음과 같다:

1. A microfluidic assembly for use with a particle processing instrument, the microfluidic assembly comprising:

a substrate; and

a flow channel formed in the substrate, the flow channel having:

an inlet configured to receive a sample stream;

a fluid focusing region configured to focus the sample stream, the fluid focusing region having a lateral fluid focusing feature, a first vertical fluid focusing feature, and a second vertical fluid focusing feature, the lateral, the first vertical, and the second vertical fluid focusing features provided at different longitudinal locations along the flow channel, wherein a bottom surface of the flow channel lies in a first plane upstream of the first and second vertical fluid focusing features and the bottom surface of the flow channel shifts vertically upward to lie in a second plane downstream of the first and second vertical focusing features; and

an inspection region at least partially downstream of the fluid focusing region.

 

Claim 2는 claim 1을 한정하는 청구항으로써, “lateral fluid focusing feature”에 대하여 “configured to introduce focusing fluid into the flow channel symmetrically with respect to a centerline of the sample stream”일 것을 요구한다. 관련하여, 명세서 기재사항에는 다음과 같이 관사 (a, an) 에 대한 기재가 있다:

“[F]or the purposes of the present disclosure, the term ‘a’ or ‘an’ entity refers to one or more of that entity. As such, the terms ‘a’ or ‘an’, ‘one or more’ and ‘at least one’ can be used interchangeably herein.”

2020. 10, ABS는 ’439 특허에 대한 IPR을 신청하면서, 특허 청구항이 다음의 3건의 선행기술에 의하여 비자명성이 부정된다고 주장했다: Claire Simonnet & Alex Groisman, High-Throughput and High-Resolution Flow Cytometry in Molded Microfluidic Devices, 78 Analytical Chemistry 5653 (2006) (Simonnet) …

PTAB은 FWD에서, ABS가 Simonnet에 근거하여, 신규성 위반을 주장했으나, claim 1의 “a sample stream”은 단수 의미 (singular-only meaning) 를 갖기 때문에, “single sample fluid stream”의 의미로 해석되고, 그에 따라 복수의 시료 유체가 개시된 선행기술에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 결론 내렸다.

본 사건의 쟁점은 “a fluid focusing region configured to focus the sample stream” 한정사항의 청구항 해석이다. “the sample stream”에는 정관사 (the) 가 붙었으므로, 이 구의 선행 근거 (antecedent basis) 가 존재한다는 의미이고, 그것은 “a sample stream”이다. 이 “a sample stream”이 단수만으로 해석되느냐, 복수를 포함하는 개념으로 해석되느냐가 본 쟁점의 핵심이다. 선행하는 명사 (구) 를 다시 지칭하는 “the”는 그 선행어의 의미로부터 그 의미가 결정되므로, “a stream sample”이 복수를 허용하는 의미를 가진다면, 그를 다시 지칭하는 “the sample stream” 역시 복수를 허용하는 의미를 가진다. Salazar v. AT&T Mobility LLC, 64 F.4th 1311, 1315 (Fed. Cir. 2023)

청구항 해석에 있어 정립된 2가지 측면이 본 사건에 있어서, 복수의 의미를 허용하는 것을 강하게 뒷받침한다. 첫째, claim 1은 transition 으로써 comprising 이 사용된 개방형 청구항 (open-ended claim) 으로, 이 청구항 형식 내에서 명사 앞에 부정관사 (a, an) 가 사용될 경우, 문맥상 달리 명확히 나타나지 않는 한 “one or more” 로 해석되어야 한다. LiteNetics, LLC v. Nu Tsai Capital LLC, 60 F.4th 1335 (Fed. Cir. 2023) CAFC 는 이를 general rule (일반 원칙) 이라고 칭하며, 그에 대한 예외는 청구항의 문언, 명세서 또는 출원경과 사항이 그 원칙에서 벗어날 필요성을 제시하는 경우에만 발생한다고 했다. Baldwin Graphic Systems, Inc. v. Siebert, Inc., 512 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2008)

둘째, 본 사건의 명세서에서는 다음과 같은 기재가 있다:

“[F]or the purposes of the present disclosure, the term ‘a’ or ‘an’ entity refers to one or more of that entity. As such, the terms ‘a’ or ‘an’, ‘one or more’ and ‘at least one’ can be used interchangeably herein.”

상기 정의는 부정관사 (a, an) 에 관한 “one or more” 의 일반원칙이 본 건에 적용된다는 점을 부정하기 보다는 오히려 이를 강조한다. 또한, 이것은 용어 정의자 원칙 (lexicographer rule) 즉, 명세서에서 발명자가 청구항 용어의 의미를 정의하고 있는 경우, 그러한 정의가 우선한다는 원칙이 작동되도록 한다. Grace Instrument Industries, LLC v. Chandler Instruments Co., 57 F.4th 1001 (Fed. Cir. 2023)

본 사건에서 “a sample stream”이 복수 허용 의미를 배척할 만한 충분한 근거는 존재하지 않는다. 출원경과 사항은 해당 의미를 배척한다는 점이 입증되지 않았고, 그러한 주장이 실질적으로 제기된 바도 없다. 명세서에서도 그러한 의미를 명확하고 뚜렷하게 포기 (clear and manifest disavowal) 한 어떤 내용도 존재하지 않으며, 해당 의미를 완전히 부정한다 (totally negate) 는 기재도 없다. 특히, 명세서에 기재된 실시예들은 단지 예시로서 제시된 것에 불과하므로, 단수 의미만을 요구하는 것도 아니다. 또한, Cytonome 은 복수 허용 의미를 배척할 수 밖에 없게 만드는 작동 불가능성이나 그에 준하는 사정이 존재함을 입증하지도 못했다.

PTAB은 단수만으로 해석되어야 하는 근거를 복수의 의미를 포함시킬 경우, claim 2와 조화되지 못하기 때문이라고 설명했다. Claim 2에는 focusing fluid가 “introduced into the flow channel symmetrically with respect to a centerline of the same stream” 으로 한정되어 있는데, PTAB은 이것이 sample stream의 centerline을 인용하고 있는 것이고, 단순히 장치의 중심이 아니기 때문이라고 그 사유를 설명했다. 그렇지만, 앞서 설명한 바와 같은 사유로 이것은 “one or more centerline” 으로 해석되는 것이 맞다.

PTAB의 청구항 해석이 번복 (reversal) 되는 많은 사건에서, 적절한 절차는 PTAB의 결정을 파기 (vacate) 하고, 사건을 환송 (remand) 하는 것이다. 그러나, 경우에 따라 즉, PTAB에 제출된 주장의 내용이나 기록에 포함된 증거의 성격에 따라, 실질적 증거에 의해 지지되는 유일한 결론이 존재하고, 새로운 기록을 형성할 기회를 다시 부여할 명백한 사유가 없는 경우에는, 원심의 판단을 번복하는 것이 정당하다. Owens Corning v. Fast Felt Corp., 873 F.3d 896 (Fed. Cir. 2017) 따라서, 쟁점이 된 청구항들이 특허받을 수 없음이 뒷받침하는 증거만이 존재하고, 특정한 특허성 판단에 있어 PTAB이 추가로 판단해야 할 적절히 제기된 쟁점이 남아 있지 않은 경우에는, PTAB의 판단을 뒤집는 것 (reverse) 이 적절하다.

(이하 요약) 항소심 재판부는 “a sample stream”에 대하여 복수의 의미를 포함하는 것으로 청구항 해석 한 다음, 청구인이 제출한 선행기술 (Simonnet) 에 그러한 개시가 있다고 하면서, 신규성 위반으로 무효 판결했다.