명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

Digital camera is an ineligible abstract idea (Yu v. Apple, June 2021)

 Yanbin Yu v Apple Inc., Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir., June 11, 2021)

CAFC 는 US 6,611,289 “Digital camera using multiple sensors with multiple lenses”의 claim 1에 대하여 abstract idea 이므로, §101 (patentable subject matter) 위반으로 특허 무효라고 판결하였다. 

1심법원 (N.D. Cal.) 은 ‘289 특허의 claim 1에 기재된 발명 즉, 복수의 사진을 이용하여 화질을 개선하는 방법은 사진가들에 의하여 오랫동안 사용되어온 방법에 불과하고, claim 1은 inventive step (Alice/Mayo 의 Step 2) 도 결여되어 있어, 청구된 발명의 구성요소가 “well-known, routine, and conventional” 하지 않음을 입증하는데 실패하였으므로, abstract idea (추상적 관념) 에 불과하다고 판결하였다. 특허권자 Yu 는 항소하였고, CAFC 는 §101 에 근거한 patent eligibility 문제를 Mayo/Alice framework 로 검토하였는데, 이는 question of law 이므로 1심 판결에 대한 2심 판결 기준은 de novo 이다.

Alice/Mayo framework 는 claim 이 특허 받을 수 없는 law of nature, natural phenomenon 또는 abstract idea 에 해당하는지 판단 (Step 1) 하고, 만약 그렇다면 claim 의 본질을 patent-eligible application 으로 전환하는 inventive concept 을 포함하는지 판단 (Step 2) 한다.

‘289 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An improved digital camera comprising:

a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum; 

two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;

said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;

an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;

an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and

a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.

재판부는 ‘289 특허의 claim 1이 우선 abstract idea 에 해당하는지 검토하였는데, 이는 claim 1이 prior art 에 비하여 진보한 것인지 검토하였다. 

*** We have approached the Step 1 to inquire by asking what the patent asserts to be the focus of the claimed advance over the prior art. In conducting that inquiry, we must focus on the language of the [a]sserted [c]laims themselves, considered in light of the specification.” TecSec, Inc. v. Adobe Inc., 978 F.3d 1278, 1292 (Fed. Cir. 2020)

그 결과, claim 1은 abstract idea 의 결과/효과에 불과하고, 당해 분야의 기술을 개량하는 특정의 수단 내지 방법이 아니라 포괄적 프로세스 및 기계장치를 언급한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 왜냐하면, 제2 디지털 이미지에 의하여 제1 디지털 이미지의 화질을 개선하는 것인데, 이는 사진분야에서 오랫동안 사용된 방법에 불과하기 때문이다. 

Yu 는 이에 대하여, 명세서 기재사항 중 claimed invention 이 prior art 와 차별화되는 점은 4개의 lens 와 그로부터 각각 얻어지는 4개의 이미지를 이용하여 화질을 개선하는 것이고, 특히 그 중 4번째 센서는 흑백 센서 임에 특징이 있는 것으로 주장하였는데, 재판부는 Yu 의 주장은 claim 1의 claim limitation 은 아니므로, 이를 배척하였다.

Yu 는 또한 hardware configuration 을 claimed invention 의 특징이며, claim 1에 기재된 화질 개선을 달성하기 위해서는 hardware 의 결합이 필수적으로 필요한 바 (vital), 이것이 prior art 와 구별되는 발명의 특징이라고 하였다. 

이에 대하여, 재판부는 Alice 사건을 인용하면서, 종래의 컴퓨터 장치의 사용 만으로는 abstract idea 를 특허받을 수 있는 대상으로 전환하는 것은 아니라고 하였다.

*** The claimed configuration does not add sufficient substance to the underlying abstract idea of enhancement—the generic hardware limitations of claim 1 merely serve as “a conduit for the abstract idea.” In re TLI Commc’ns, 823 F.3d at 612.

본 사건의 판결에 대한 다양한 평석이 이어지고 있다. 

CAFC 의 다수의견은 claim 을 어떻게 기재한 것보다는 claimed invention 의 본질이 더 중요한 것이라는 입장이다. 그러나, 이러한 – ineligible subject matter 에 불과한 것을 statutory category 의 하나로 기재한다 하여 eligible subject matter 로 되는 것은 아니라는 점 – 판결은 많은 비판을 받고 있다. 이 대목에서 Judge Newman 의 dissent 의견을 고려해 보아야 할 듯 하다.

Judge Newman 은 dissent 의견을 냈는데, '289 특허의 claim 1은 서로 다른 2개의 이미지 센서 전면부에 2개의 렌즈를 장착한 digital camera 로써, ADC circuitry, memory 및 digital processor 를 구비한 것으로 abstract idea 가 아니라고 하였다. 그러면서, 발명의 목적 내지 장점의 기재가 digital camera 를 abstract idea 로 전환하지는 않는다고 하였다. Judge Newman 은 §101 의 존재 이유가 patentable subject matter 의 포괄적인 종류를 copyright 과 구별하여 규정한 것이라 하였다. 이러한 논의는 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 사건에서 이미 확인된 사안이라고 하였다. 즉, known component 로 된 장치에 대한 문제는 §101 에 근거한 abstract idea 여부가 아니라, §102 에 근거한 novelty 의 문제라는 것이다. 그러면서, Judge Newman 은 본 판결의 다수의견은 §101 에 대한 조문 그 자체의 의미, 선판례 및 공중의 이익 (stable and effective patent incentive) 에 반하는 것으로 우려된다고 하였다.

특허 담당자 내지 특허변호사 입장에서 한 가지 확실한 점은 권리범위를 확장하기 위하여 claim drafting 을 할 때 너무나 일반화시켜 기재하지는 않아야 한다는 점이다. 명세서에 기재된 발명을 하나의 청구항으로 포괄하여 기재하기 보다는 필요한 만큼의 복수의 청구항으로 각각 기재하는 것이 필요하다. 본 사건에서도, Yu 는 claim 1 (이하 종속항 포함) 을 기재함에 있어서, 명세서 기재사항에 따른 확실한 특징 즉, 4개의 렌즈와 이미지 센서, 특히 그 중 4번째는 흑백 이미지 센서인 특징을 모두 생략하고 2개의 렌즈와 이미지 센서 만으로 일반화 하여 기재하였기 때문에, abstract idea 로 판단 받았다. (Apple 제품이 특허 침해하는 부분이 그러하였을 것이다.) 

Reasonable certainty: Indefiniteness standard of PTAB (Jan. 2021)

 

USPTO 는 2021.1.6일자 memorandum 을 통하여, PTAB 의 post-grant trial proceeding (e.g., inter partes review) 에 있어서의 claim indefiniteness 판단 기준을 연방 지방법원 (1심) 의 특허침해소송 시의 기준과 동일한 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 기준 – 즉, claim 을 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 해석하였을 때 reasonable certainty 로 당업자에게 발명의 범위를 이해시키지 못함 – 을 적용하기로 하였다.

“… a claim is indefinite if, read in light of the specification and the prosecution history, it fails to inform those skilled in the art about the scope of invention with reasonable certainty.”

PTAB 은 그동안 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 에서 CAFC 가 인정한 판단기준 – 즉, claim term 에 의미가 불명확한 용어나 구가 포함 – 을 적용해 왔다.

“… a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”

관련하여, USPTO 는 2018년, post-grant trial proceeding 시의 claim construction 기준을 개정한 바 있다. 즉, broadest reasonable interpretation standard 에서, Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 에 따른 Phillips standard 로의 개정이다. 이후, PTAB 은 Phillips standard 로 claim construction 을 하면서도, claim indefiniteness 에 대하여는 Nautilus standard 또는 Packard standard 를 혼용하여 왔다.

2021.1.6일자 memorandum 에서, USPTO 는 Nautilus standard 적용으로, 판결의 일관성 (uniformity) 과 예측가능성 (predictability) 을 제고할 것이라 하였다.

Unreviewable APJ authority incompatible with Constitution (Arthrex v. United States, June 2021)

 United States v. Arthrex, No. 19-1434, decided June 21, 2021

본 사건은 PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ, 행정법 특허판사) 가 의회의 동의를 구하여 대통령이 임명해야 하는 principal officer 인지, 아니면 USPTO 가 속한 행정부 조직의 수장 (Secretary of Commerce) 이 단독으로 임명해도 되는 inferior officer 인지가 문제된 사안이다. Supreme Court 는 APJ 가 principal officer 이므로, Director (USPTO) 가 inter partes review 에서의 APJ 의 판결에 대하여, 리뷰할 수 있는 권한을 가지도록 보완하여야 한다고 판결하였다.

Arthrex 가 Smith & Nephew 에 대하여, US 9,179,907 특허침해 소송을 제기하자, Smith & Nephew 는 inter partes review 를 제기하였고, 이에 PTAB 은 해당 특허를 무효 판결하였다. 이에, Arthrex 는 CAFC 에 항소하였으며, PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ; 행정법판사) 의 임명이 의회의 동의를 구해야 하는 principal officer 인데, inferior officer 의 임명 방식인 Secretary of Commerce 에 의하여 (대통령에 의하지 않고, 의회의 동의도 없이) 임명 되었으므로, 이는 헌법상 Appointments 규정 (Art. II, §2, cl. 2) 위반이므로, PTAB 의 결정을 기각해달라고 하였다. 이에, CAFC 는 Secretary (Department of Commerce) 와 Director (USPTO) 모두 APJ 의 판결을 리뷰하거나, 임기 중에 해임할 수 있는 권한이 없으므로, APJ 는 principal officer 가 맞다고 판결하였다. 그런데, CAFC 는 그에 대한 해결 방안으로 APJ 의 tenure protection (임기 보장) 을 무효로 하였다. 그리고는 PTAB 의 판결을 기각하면서, 새로운 APJ 패널을 구성하여 Arthrex 사건의 재심을 진행하도록 판결하였다. 이에, Arthrex 는 Supreme Court 에 상고 (writ of certiorari) 하였다.

*** 사건명이 Arthrex v. United States, United States v. Arthrex 등으로 되어 있는 것은, Arthrex, Smith & Nephew, United States (Government, PTO) 모두 writ of certiorari 를 하였고, Supreme Court 가 이에 대하여 certiorari 를 허락하고 하기의 판결을 내렸기 때문이다.

Supreme Court 는 대통령이 Executive Branch (행정부) 의 행위에 대한 책임이 있다는 Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477 (2010) 판결을 인용하면서 시작하였다. 즉, 현재 수많은 officer 가 미국을 대신하여 대통령에 의하여 임명되는데, 이는 대통령으로부터 시작한 “clear and effective chain of command” 에 의하여 정당화 된다는 것이다. (즉, 대통령이 행정부의 수장으로서, 조직에 속한 officer 의 행위에 대하여 명확한 책임을 갖는 것으로 대통령에 의한 임명이 정당화 된다는 의미이다.) 

헌법상 Appointment Clause 는 다음과 같다:

“[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.” Art. II, §2, cl. 2.

이에 근거하여, 대통령만이 상원의 동의 (advice and consent) 를 구하여 principal officer 를 임명할 수 있다. 

그런데, 의회는 APJ 를 inferior officer 로 하여 Secretary of Commerce 가 임명할 수 있도록 하였다. 양 당사자 (Arthrex, United States) 는 APJ 가 “significant authority”를 행사하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않았다. 

Supreme Court 는 Edmond 사건에서, inferior officer 는 대통령에 의하여 임명된 자에 의하여 관리 감독을 받아야 (directed and supervised) 한다고 하였다. 그런데, 의회는 PTAB 을 다른 행정부 조직과 상이하게 구성하였는데, Director 는 PTAB 의 APJ 에 대하여 “administrative oversight” 권한 – 즉, APJ 의 급여 책정, inter partes review 의 개시여부 결정, APJ 패널의 구성 - 은 주면서도, APJ 가 inter partes review 의 특허성 (patentability) 판결에는 관여할 수 없도록 하였다. 즉, APJ 는 inter partes review 에서 특허성 판단에 대한 “significant authority” 를 가지며, Director 는 해당 사안에 대하여 APJ 를 관리 감독 (direct and supervise) 할 수 없다. 이러한 구조로 인하여, 책임의 분산 (diffusion of accountability) 이 발생한다. 

본 판결의 반대 의견 (dissent) 에서, Director 가 certificate 를 발행하는 권한을 가졌다고 언급하고 있지만, 이는 APJ 의 판결에 대하여 certificate 를 의무적으로 (shall) 발행하는 것이므로, 적절한 관리 감독이라고 할 수 없다. 

PTAB 만이 rehearing 을 진행할 것인지 결정할 수 있다는 사실은 United States (Government) 도 인정하였다. Rehearing 패널의 구성도 PTAB 이 결정 할 수 있으므로, 이에 의하여 APJ 는 자신들이 선호하는 대로 rehearing 을 할 수 있다. 또한, Government 는 Director 가 APJ 를 이후의 사건에서 배제할 수 있는 권한이 있으므로, 이에 의하여 APJ 를 효과적으로 견제할 수 있다고 주장하였으나, 이미 발행된 APJ 의 최종 판결 (final decision) 을 철회하는 효과는 없다. 즉, APJ 가 유의미하게 관리 (meaningfully controlled) 되지 못한다.

1836년, 법원 (사법부) 으로부터 특허성 판단의 심리를 PTO 로 되돌려 받은 이후, 특허제도는 examiners-in-chief (APJ 의 전신) 의 결정에 대한 심리 (appeal) 를 Commissioner (PTO 의 특허부분장) 에 의하여 진행하였다. AIA 발효 전의 Board of Appeals 시절, examiners-in-chief 의 판단은 Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) 가 리뷰하였다. (이는 현재, APJ (PTAB) 의 판단이 리뷰되지 않는 것과 대조적이다.)

Supreme Court 는 상기의 사유로, APJ 가 inter partes review 의 결정에 대하여 관리 감독 할 수 없는 것 (unreviewable authority) 은 Secretary of Commerce 가 임명한 inferior officer 의 권한을 넘어서는 것이므로, 위헌으로 판결한다. 

그에 따른 적절한 방안으로, Supreme Court 는 PTAB 의 구조 자체를 부정하지 않았다. 대신, APJ 의 판결이 Director 에 의하여 관리 감독 (review) 되어야 한다고 하였다. 

America Invents Act 는 두가지 방법으로 APJ 에 대한 Director 의 감독 (supervision) 을 불가능하게 하는데, (1) inter partes review 는 3인의 APJ 패널에 의하여야 하고, (2) PTAB 만이 rehearing 을 결정할 수 있음이다. (35 U.S.C. §6(C)) 이 때문에, Director 는 APJ 의 결정사항을 재심 (rehear and reverse) 할 수 없다. 의회는 Director 에게 PTO 의 권한과 책임을 부여 (§3(a)(1)) 하였으므로, PTAB 을 관리 감독할 수 있다. 이에 의하여, Director 는 PTAB 의 결정을 리뷰하고, 필요에 따라 Board 를 대신하여 자신만의 최종 판결을 내려야 한다. Supreme Court 는 35 U.S.C. §6(C) 를 효력을 상실한 것으로 판결하였다.

본 사건에서, Acting Director 는 APJ 의 판결에 대한 rehearing 여부를 스스로 결정하여야 한다고 판결하였다. 

*** 원문은 다음과 같다:

The Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision. To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs.

Tangential relation – Overcoming presumption of prosecution history estoppel (Bio-rad v. 10X Genomics, Aug. 2020)

 Bio-rad Laboratories v. 10X Genomics, 2019-2255, 2019-2285, Fed. Cir. (2020)

본 사건은 Bio-rad 가 10X 를 상대로 특허침해소송을 제기하자, 10X 가 Bio-rad 의 특허는 prosecution history estoppel 이 적용되어, 자신들의 제품은 Doctrine of equivalent 를 적용할 수 없는 영역에 속하는 것으로써 특허 비침해 임을 주장한 사건이다. Doctrine of equivalents 에 근거하여 특허침해를 주장하는데 있어서, 2가지 제약이 있는데, prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이다. 본 판례는 이에 대한 판단기준을 제시하였다.

Bio-Rad 는 US 8,889,083, US 8,304,193 및 US 8,329,407 의 특허권자인데, 10X 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 재판부는 특허침해 및 그에 따른 $23,930,716 의 damages 를 판결하였다. 2심 재판부는 1심 재판부의 ’083 특허 침해와 배상액 판결에 대하여 확정판결 하였다.

인용특허는 systems and methods for forming microscopic droplets (also called “plugs”) of fluids to perform biochemical reactions 에 관한 것으로, microfluidic system (labs-on-a-chip) 은 microscale 의 생화학적 반응, 예컨대 DNA, RNA 내지 단백질을 분석/비교 하는 등을 수행하는 장치이다. Microfluidic system 은 microfluidic channel 을 구비하는 chip 을 이용하는데, 여기에는 머리카락 두께의 통로가 마련되어 있고, 이를 통하여 세포가 포함된 용액이 흐르는 구조이다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A microfluidic system comprising:

a non-fluorinated microchannel;

a carrier fluid comprising a fluorinated oil and a fluorinated surfactant comprising a hydrophilic head group in the microchannel;

at least one plug comprising an aqueous plug-fluid in the microchannel and substantially encased by the carrier-fluid, wherein the fluorinated surfactant is present at a concentration such that surface tension at the plug-fluid/microchannel wall interface is higher than surface tension at the plug-fluid/carrier fluid interface.

*** 밑줄 친 부분은 심사관의 거절이유에 대하여, 출원인이 보정으로 추가한 한정사항이다.

특허 심사과정 중, 발명자들은 심사관의 인용문헌 (US 7,294,503, Quake) 에 의한 거절이유 극복을 위하여 청구항을 보정하였다. Quake 는 Teflon (fluorinated polymer) 으로 코팅된 microchannels 를 개시하였다. 발명자들은 본 발명이 Quake 와는 달리 droplet (액체 방울) 이 microchannel 에 달라붙는 것을 방지할 수 있도록 surfactant 와 carrier fluid 가 화학적으로 유사하고, channel wall 과는 화학적으로 상이하다고 주장하였다. 그러면서 claim 을 서로 화학적으로 반응하지 않는 “non-fluorinated microchannels” 과 “fluorinated surfactant” 으로 보정하였다.

발명자들은 amendment 에 의하여 claim 1의 claim limitation 인 화학적으로 구별되는 microchannels 와 carrier fluids 를 Prior art (Quake) 가 개시하지 않으므로, 본 발명과 대비된다고 주장하였다. 즉, Quake 는 microchannels 을 fluorinated oil 로 코팅하고 fluorinated surfactants 를 carrier fluid 로 사용함으로써 microchannels 과 surfactant 가 화학적으로 반응하게 되는 점에서 본 발명과 차이가 있다고 하였다.

본 사건에서 이슈가 된 ’083 특허와 Prior art (US 7,294,053, Quake) 및 accused product (10X) 의microchannel wall 과 carrier fluid 및 그 둘 간의 화학적 반응 여부를 비교하면 다음과 같다.

10X 의 accused products 는 5 종류의 Single Cell 3’ Gene Expression, Linked-Reads, Single Cell V(D)J, Single Cell ATAC-seq, 및 Single Cell CNV 이다. 각각의 제품은 hardware instrument (controller), microfluidic chips 및 reagents 로 구성된다.

(10X Genomics chromium controller)

2015.2월 특허침해 소송이 제기되자, 10X 는 제품에 0.02% Kynar (화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 함유 물질) 코팅을 microchannels 에 적용하는 제품 변경을 수행 하였다. 10X 는 그러한 미량의 Kynar 추가에 의하여 제품의 기능에 영향이 없다는 점을 인정하였다. 2018.11월, jury trial 이 개최 되었는데, 배심원은 10X 가 고의침해 했다며 $23,930,716 을 배상하라는 평결을 내렸다. 2019.7월, 1심 재판부는 Bio-Rad 의 motion 에 대하여, permanent injunction, supplemental damages, pre-/post-judgment interest 판결하였다.

'083 특허는 "non-fluorinated microchannels” 를 claim limitation 으로 갖는다. 이와 비교하여, 10X 의 accused product 는 0.02% Kynar (fluorine containing coating resin) 를 microchannels 에 coating 하였다. 배심원은 accused product (10X) 가 “non-fluorinated microchannels” 한정사항을 문언적으로 만족하지는 않지만, 균등침해를 구성한다고 평결하였다. 이에 대하여, 10X 는 항소심에서 prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이론에 근거하여, 1심 재판부의 균등침해 판결에 오류가 있다고 항변하였다.

균등침해는 특허법에서 보호하는 안정적인 법이론으로 자리매김 하였다. (“Equivalents remain a firmly entrenched part of the settled rights protected by the patent.”) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) (“Festo I”) 그러나 균등론에 따른 특허침해를 주장 함에 있어서, 특허권자는 일정한 제한을 받는다. 그러한 제한의 하나는 prosecution history estoppel 이고, 다른 하나는 doctrine of claim vitiation – the application of the doctrine [of equivalents] … is not allowed such broad play as to effectively eliminate [a claim] element in its entirety - 이다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997)

본 사건에서 상기 2가지 모두 이슈 사항이다.

 

Prosecution History Estoppel

Prosecution history estoppel 은 특허출원인이 심사과정에서 특허성에 영향을 미치는 실질적인 이유로 claim scope 를 좁히는 amendment 를 행하는 경우에 발생한다. Narrowing amendment 는 original claim 과 amended claim 간의 scope 를 특허출원인이 자신의 권리범위에서 포기한 것으로 추정 (presumption) 하는 효과가 발생한다. 이러한 추정은 특허출원인이 다음의 예외를 증명하면 극복된다:

(1) the rationale underlying the amendment bears no more than a tangential relation to the equivalent in question;

(2) the equivalent was unforeseeable at the time of the application; or

(3) there was some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the equivalent.

 

Prosecution history estoppel 및 doctrine of equivalents 의 적용여부는 question of law 의 문제이다. 그러한 적용의 여부를 판단하기 위하여, 2심 재판부는 출원인이 심사과정 중 행한 amendment 와 amendment 를 불러일으킨 심사관의 rejection 을 상세히 검토해야 한다. Intervet Inc. v. Merial Ltd., 617 F.3d 1282, 1291 (Fed. Cir. 2010)

1심 재판부는 amendment 와 accused equivalent 간에는 tangential relation (미약한 관계) 이므로, prosecution history estoppel 이 적용되지 않는다고 판결하였다. 그 이유는 발명자들이 본 발명의 microchannels 와 prior art 의 carrier fluid 와 반응하는 microchannels 을 구분하기 위하여 amendment 한 것이기 때문이라고 하였다. 즉, 1심 재판부의 시각으로는 amendment 가 “fluorinated microchannels” 와 “no fluorinated properties of microchannels” 의 차이점을 부각하기 위한 것이므로, 10X 의 accused product – 화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 을 포함하는 microchannels – 는 균등침해의 범위에 속한다고 판단하였다.

항소심에서 양측은 narrowing amendment 여부, 그것이 prior art 에 의한 거절이유 극복을 위한 것의 여부에 대하여는 다툼이 없다. 대신, prosecution history estoppel 의 적용에 있어서 tangentiality exception 해당 여부에 관하여 다투었다. 10X 는 발명자들이 Quake (fluorinated microchannels) 를 극복하기 위하여 “non-fluorinated microchannel” 을 claim limitation 으로 추가하는 amendment 를 했으므로, prosecution history estoppel 이 적용된다고 주장하였다. 즉, amendment 에 의하여, 발명자들은 최초 출원 시점의 claim 인 “microchannels generally” 와 “non-fluorinated microchannels” 사이의 claim scope 를 포기한 것이라고 하면서, 그러한 결과로 인하여 1심 재판부의 tangentiality exception 적용에 오류가 있다고 주장하였다. 10X 는 출원 경과 중의 amendment 에 의하여, 발명자들은 fluorine 을 포함하는 microchannels 에 대하여, 그것이 어떠한 목적을 갖는 것이든 claim scope 로부터 제외시킨 (포기한) 것이라고 주장하였다.

(그와 반대로) Bio-Rad 는 tangentiality exception 이 적용된다고 주장하였다. 왜냐하면, 특허권자는 carrier fluid 와 microchannel wall 이 화학적으로 구분되는 것으로 amendment 한 것이므로, 이는 균등침해를 주장하는 균등물 – fluorine 을 미량 포함하여 carrier fluid 와는 화학적으로 구분되지않는 성질을 가지는 것 (“microchannel wall containing a nominal amount of fluorine that is not chemically distinct from the carrier fluid”) – 과 tangential relation 에 있을 뿐이라고 주장하였다. 2심 재판부는 Bio-Rad 의 주장에 동의한다.

심사경과는 “non-fluorinated microchannels” 를 부과한 것이 tangentiality exception 에 해당함을 객관적으로 명확하게 지지하고 있다. Quake 는 carrier fluid 와 화학적으로 반응하는 fluorinated microchannel wall coating 에 대하여 개시하고 있는데, 발명자들은 본 발명의 특징을 부각시키기 위하여 surfactant (fluorinated) 와 화학적으로 상이한 microchannel wall 즉, non-fluorinated microchannel 을 한정사항으로 하는 amendment 를 한 것이다. 즉, 그렇게 함으로써 본 발명은 Quake 와는 달리 carrier fluid 와 microchannel 간에 화학적 반응이 발생하지 않도록 함으로써, 반응액 (droplet) 이 microchannel wall 에 달라붙지 않는 특성을 갖도록 하였다. 출원 경과 중의 발명자 진술에 있어서도 amendment 의 사유가 10X 의 accused product 의 균등물 – microchannels containing negligible amounts of fluorine – 과 tangentiality relation 임을 뒷받침 한다.

10X 는 마지막으로 Quake 특허에 accused equivalent 가 모호하게 개시되어 있다고 주장하였으나, tangentiality inquiry 의 핵심은 특허권자의 narrowing amendment 의 객관적 이유에 있으므로, (The crux of the tangentiality inquiry remains “the patentee’s objectively apparent reason for the narrowing amendment . . . [as] discernible from the prosecution history record. Festo II, 344 F.3d at 1369) 10X 의 그러한 주장은 받아들일 수 없다.

 

Claim Vitiation

Claim element 가 무효화된다 (“vitiated”) 는 것은 균등물에 해당 claim element 가 function-way-result test 내지 insubstantial differences test 에 기초하여 존재하지 않는다는 것과 같은 의미이다. Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013). Brilliant 사건 보다 더 최근에 CAFC 는 “vitiation 이론은 균등침해의 예외 내지 균등침해 적용에 필요한 최소한의 한계점이 아니라, 제시된 증거와 이론을 바탕으로 균등이 존재하지 않는다는 법률적 결론 (legal conclusion) 이라고 설명한 바 있다. UCB, Inc. v. Watson Labs., Inc., 927 F.3d 1272, 1283 (Fed. Cir. 2019)

항소심에서, 10X 는 균등침해가 성립하지 않는다고 주장하였는데 왜냐하면, “fluorinated”와 “non-fluorinated” 는 대척점 (diametric opposites) 관계에 있고, fluorinated microchannel 은 non-fluorinated microchannel 의 antithesis (정반대의 것) 이기 때문이라고 하였다. Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1115 n.5 (Fed. Cir. 2000)) 10X 의 시각에서, Bio-Rad 가 fluorinated microchannels 가 non-fluorinated microchannels 와 균등관계에 있다고 주장하는 것은 (claim 1 의) “non-fluorinated microchannel” claim limitation 을 무효화하는 것 (claim vitiation) 이라고 항변하였다.

1심 재판부는 합리적인 배심원 기준으로 “non-fluorinated microchannels” (claim 1) 와 “minimally-fluorinated microchannels with no reactive properties” (accused product) 는 균등 관계에 있다고 판결하였다.

Brilliant Instruments 사건에서, CAFC 는 vitiation 은 균등물로 주장된 것과 “diametrically opposed” (대척점 관계에 있는) 인 missing claim element 간에 발생한다고 설명하였다. 즉, accused product 가 claim element 와 대척점 관계에 있는 구성요소를 갖고 있는 경우, 특허권자로서는 균등침해를 주장하기가 더 어렵다는 것이다. Accused element 와 claim element 가 PHOSITA 기준으로 정반대의 방법 (opposing way) 인 것으로 인식될 경우, 그것은 “insubstantially different” (간과할 만한 차이) 로 인식되지 않을 것이라고 설명한 바 있다.

Cadence Pharmaceuticals 사건에서, CAFC 는 “antithesis”와 같은 용어의 사용에 주의를 기울일 것을 주문한 바 있다. 즉, 어떠한 claim element 와 accused element 간에 “antithesis” 관계가 있다고 묘사한 후, 그에 관계된 사실적 증거를 소홀히 한 채 둘 간에 균등침해가 성립한다고 결론 짓는 것은 잘못된 판단이다. Cadence Pharms. Inc. v. Exela Pharmsci Inc., 780 F.3d 1364, 114 U.S.P.Q.2d 1177 (Fed. Cir. 2015)

상기와 같은 이유로, 본 재판부는 10X 의 claim vitiation 에 근거한 주장을 받아들이지 않았다.

(본 판결문에는 이외에도 expert 에 의한 damages 의 산출의 적절성, injunction 부과의 정당여부 등에 대하여 판결하였는데, 이하 생략한다.)

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Legal concept of prima facie obviousness (MPEP 2141)

 Prima facie obviousness 는 그 용어에 대한 이해가 쉽지 않다. 사전을 찾아보더라도 

prima facie: 우선 볼 때의, 처음에 진실로 여겨지는

등으로 해석되는데, 그 뜻을 한글로 적어 놓아도 그 의미는 쉽게 파악되지 않는다. 요는 심사관이 51% 의 증거 우위로 claimed invention 이 prior art 와 대비하여 자명하다고 입증하는 것을 의미한다. 즉, 선행문헌에 기재된 사실을 바탕으로 보았을 때, 발명이 자명할 가능성이 자명하지 않을 가능성에 비하여 약간만 높더라도 prima facie obviousness 가 성립된다는 의미이다.

다음은 MPEP 2142 의 prima facie obviousness 에 대한 설명인데, 다음과 같이 시작한다:

During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. (2016)

즉, 특허 심사 (재심사) 중 prima facie obviousness 개념은 자명성 판단과 양 당사자 (심사관과 출원인) 간의 입증 책임 (burden) 에 대한 체계이다. 심사관이 prima facie case (of obviousness) 를 제시하면, 책임은 출원인에게로 이전되는데, 이는 출원인이 증거 등을 바탕으로 심사관의 증거에 의한 prima facie obviousness 를 반박하는 책임이다. 이후, 심사관은 (1) prima facie obviousness 를 성립시키는데 사용한 증거와 (2) 출원인의 반박 증거를 비교하여 자명성에 대한 최종 결정을 내린다.

Prima facie obviousness 의 법률적 개념은 각 단계에서 당사자 중 어느 쪽에 증거의 생성 (production of evidence) 의 책임이 있는지를 규정하는 것이다. 심사관은 최초 prima facie obviousness 성립을 위한 사실적 지지 (factual supporting) 를 생성할 책임이 있다. 심사관이 이러한 책임을 입증하지 못한다면, 출원인은 자신의 발명에 대하여 비자명함을 입증할 책임이 없다. 

35 U.S.C. §103에 근거한 적절한 판단을 위하여, 심사관은 가상의 “person of ordinary skill in the art (PHOSITA)”의 발명을 완성하기 직전의 입장과 시점으로 돌아가야 한다. 그러한 입장과 시점에서, 심사관은 claimed invention 을 전체적으로 ("as a whole") 보았을 때, 모든 증거에 비추어 가상의 person of ordinary skill in the art 에게 자명한지를 판단한다. 심사관은 발명자에 의하여 제공된 정보 즉, 특허출원 명세서에서 획득한 지식을 따로 떼어 놓은 채, 그러나 차이점을 판단하기 위한 마음으로, 발명을 전체적으로 보았을 때의 대상 (subject matter) 에 대하여 search and evaluation 을 수행한다. 심사 프로세스의 본질상 출원인의 개시 (disclosure) 에 기대어 판단하는 사후적 고찰 (hindsight) 의 경향은 피하기 어려운 것이 사실이다. 그러나 (심사관은) 허용되지 않는 사후적 고찰을 최대한 피하면서, 선행문헌으로부터 모은 사실에 기초한 법률적 판단에 이르러야 한다.