Motivation to Combine – PHOSITA’s Creativity and Common Sense (C.R. Bard v. Medline, Fed. Cir. 2021)

C.R. Bard v. Medline Indus., No. 2020-1900 (Fed. Cir. Aug. 13, 2021)

C.R. Bard 재판부 (CAFC) 는, 비자명성 판단에 있어서 복수의 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 PHOSITA 의 창작력과 common sense 에 의하여 입증할 수 있다고 하였다.

Medline Industries 는 US 9,745,088 의 특허권자인데 ’088 특허는 “Catheter tray, packaging system, instruction insert, and associated methods” 로써 catheterization 시술 중 시술 도구에 의한 환자의 감염을 최소화하기 위한 시술도구 kit 에 관한 것이다.

Claim 45 는 다음과 같다:

A medical procedure kit, comprising:

a single layer tray having a first compartment for receiving syringes and a second compartment for receiving a medical assembly;

a first syringe and a second syringe disposed within the first compartment;

the medical assembly disposed in the second compartment, wherein the medical assembly comprises a coiled tubing coupled between a fluid drain bag and a Foley catheter;

at least one layer of wrap material enclosing the single layer tray within one or more folds of the at least one layer of wrap material; and

an outer packaging disposed about both the single layer tray and the at least one layer of wrap material.

US 9,745,088 (Medline Indust.)

Prior art: US 7,278,987 (Solazzo)

C.R. Bard 는 PTAB 이 ’088 특허가 prior art 대비 자명하지 않다면서 특허 유효판결 하자, CAFC 에 항소하였는데, PTAB 은 prior art 에는 2개의 syringe 를 하나의 compartment 에 수용하는 것에 관한 명시적 기재가 없으므로, 특허청구항은 비자명성이 인정된다고 판결하였다.

CAFC 는 (1) prior art 가 무엇을 교시하는지, (2) PHOSITA 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 (3) prior art 의 teach away 여부는 question of fact 이므로, 1심 판결에 대하여 “clear error” 기준으로 검토한다고 하였다. 

Supreme Court 는 KSR 판결에서, “청구된 발명이 prior art 를 그 본연의 기능에 따라 예측 가능한 변형에 이르게 하는 것에 불과”한지 판단하는 경우 “확장성 있고 유연한 접근 (expansive and flexible approach)” 이 필요하다고 하였다. 

CAFC 는 다음과 같이, PTAB 의 판단에 오류가 존재한다면서, PTAB 판결을 기각하였다:

PTAB 은 skilled artisan 의 creativity 능력에 대한 고려 없이 prior art 각각의 개시 사항에 근거한 자명여부 만을 검토하였다. 그러나, prior art elements 의 본연의 기능 (established function) 에 따른 예측 가능한 변형 (predictable variation) 에 불과하다면, 그것은 자명한 것이다. PTAB 은 prior art 2건 (US 7,278,987, Solazzo; US 3,329,261, Serany) 에는 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용하는 것을 명시적으로 기재 (expressly described) 하지 않았기 때문에 ’088 특허는 자명하지 않다고 하였으나, 이것은 개별 prior art 의 기재 사항에 대한 과도하게 경직 (rigid) 된 검토이다. 2건의 prior art 에는 kit 의 내용물이 사용되는 논리적 순서 또는 최적화된 사용에 따라 수용된다는 기재가 있으므로, 그러한 prior art 의 기재 사항에 근거하여 PHOSITA 는 자신의 창작력 내지 common sense 를 발휘하여 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용할 충분한 가능성이 존재한다. 특히, 실행 가능성이 동등한 2가지 옵션 만이 가능한 경우, 둘 중 어느 하나는 자명한 것이 확실하다.

Argument-based estoppel (Amgen v. Coherus, Fed. Cir. 2019)

Amgen Inc. v. Coherus Biosciences Inc., 931 F.3d 1154 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 prosecution history estoppel 에 관한 것인데 특히, 심사관의 거절이유를 극복하기 위하여 출원인이 본 발명의 차이점을 주장한 이른바 argument-based estoppel 에 관한 것이다. CAFC 는 출원인이 prior art 와의 차이점으로 주장하면서 본 발명의 일부를 포기 (surrender) 하는 경우, 그에 따른 estoppel 이 적용되기 위해서는 그러한 포기가 “clear and unmistakable” 해야 한다고 판결하였다.

 Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC)

(사건의 배경)

Amgen 은 US 8,273,707 의 특허권자인데, ’707 특허는 recombinant therapeutic proteins 의 제조 과정 중 hydrophobic interaction chromatography (HIC) 를 사용하여 단백질을 정제하는 방법에 관한 것이다. ’707 특허는 단백질 정제 과정 중 HIC column 의 dynamic capacity 즉, 정제하고자 하는 단백질 용액 (불순물 포함) 의 처리 능력을 단백질 안정성 악화 없이 증가시키는 방법으로써, 특정 염 조합을 이용하는 것에 관한 것이다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A process for purifying a protein on a hydrophobic interaction chromatography column such that the dynamic capacity of the column is increased for the protein comprising: mixing a preparation containing the protein with a combination of a first salt and a second salt, loading the mixture onto a hydrophobic interaction chromatography column, and eluting the protein, wherein the first and second salts are selected from the group consisting of citrate and sulfate, citrate and acetate, and sulfate and acetate, respectively, and wherein the concentration of each of the first salt and the second salt in the mixture is between about 0.1 M and about 1.0.

심사관은 prior art US 5,231,178 (Holtz) 를 근거로 비자명성 위반으로 특허 거절하였다. 이에, Amgen 은 염의 특정 조합 즉, sulfate/citrate, sulfate/acetate 또는 acetate/citrate 을 사용하는 것은 prior art 에 기재된 바가 없고, 특정 염의 조합을 사용함으로써 HIC column 의 dynamic capacity 가 증가하는 것 역시 prior art 에 기재된 바 없다고 주장하였다. 그러면서, 발명자 선언 (declaration) 을 함께 제출하였다. 이에 부가하여, 특정 염의 조합에 의한 claim 1의 방법은 단백질 정제를 위한 정제 순환 횟수를 줄임으로써 상업적으로 효율적인 방법이라고 주장하였다.

심사관은 최후 거절이유를 통하여, prior art (Holtz) 에는 (조합에 사용되는) 염이 개시되어 있는 바, 특정 조합의 염으로 사용하는 것은 PHOSITA 에게 자명한 수준의 조건의 조정에 불과하다면서 거절 결정하였다. 이에 대하여, Amgen 은 유효한 염의 조합을 선택하는 것은 장기간의 개발 과정이 필요한 바, 단순히 어떠한 한 염에 두번째 염을 (무작위로) 추가하는 것 만으로는 본 발명에 이르지 못한다고 주장하였고, 이에 심사관은 특허등록 결정하였다.

Coherus 는 aBLA (abbreviated Biologic License Application) 을 제출하였고, Coherus 의 제조 방법은 pegfilgrastim 의 정제를 위하여 염 조성물을 포함하는 chromatography 방법이 포함되는 것으로 밝혀졌다. 이에, Amgen 은 '707 특허에 근거하여 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 재판부는 magistrate judge 의 의견에 근거하여, Coherus 의 motion to dismiss 를 받아들였는데, 1심 재판부에 따르면 Amgen 은 심사관의 거절이유 극복을 위하여 clear and unmistakable surrender 를 행하였고, 명세서에 개시된 염 조성물 중 claim 1 에 포함하지 않은 염 조합에 대하는 public-disclosure doctrine 이 적용된다면서 motion to dismiss 판결하였다.

(2심 재판부의 판단)

2심 재판부는 Amgen 이 claim 에 한정되지 않은 특정 염의 조합에 대하여 명확히 포기 (clear and unmistakable surrender) 하였다는 1심 판결에 동의하였다.

Prosecution history estoppel 은 특허권자가 심사과정 중 포기한 범위에 대한 균등침해 주장을 허락하지 않는다. Prosecution history estoppel 은 2가지 방법으로 발생할 수 있는데, (1) 특허청구항 축소 보정 (amendment-based estoppel) 과 (2) 심사관의 거절이유 극복을 위한 특허청구범위의 포기 (argument-based estoppel) 이다. Conoco, Inc. v. Energy & Envtl. Int’l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006) Argument-based estoppel 이 적용되기 위하여, subject matter 에 대한 명확하고 오해의 여지 없는 포기 (clear and unmistakable surrender) 가 필요하다. Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003)

출원인이 prior art 대비 자신의 발명의 차이점에 대하여 복수의 사유를 제시하였을 경우, 별개의 주장은 서로 다른 금반언을 생성한다. "[W]here a patent applicant sets forth multiple bases to distinguish between its invention and the cited prior art, the separate arguments [can] create separate estoppels as long as the prior art was not distinguished based on the combination of these various grounds." PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367 (Fed. Cir. 2007)

또한, 심사과정 중 발명의 특허성을 지지하기 위하여 주장한 사항 (clear assertions) 은 그것이 실제로 특허등록 결정에 미치는 역할과는 무관하게 estoppel 을 생성한다. 그 기준은 경업자로 하여금 발명자가 해당 subject matter 를 포기한 것으로 합리적으로 이해할 수 있는가 이다. "[C]lear assertions made during prosecution in support of patentability, whether or not actually required to secure allowance of the claim, may also create an estoppel ... [t]he relevant inquiry is whether a competitor would reasonably believe that the applicant had surrendered the relevant subject matter."

본 사건에서, Amgen 은 다음과 같이 명세서에는 기재하였으나 claim 에는 포함되지 않은 염의 조합에 대하여는 clear and unmistakable surrender 를 하였으므로, 그러한 행위에 의하여 prosecution history estoppel 이 적용된다.

1.  Amgen 은 prior art (Holtz) 는 특정 염의 조합은 개시한바 없다고 주장 하면서, 이를 뒷받침하는 inventor declaration 을 제출하였는데, 해당 declaration 에는 sulfate/citrate, sulfate/acetate 및 acetate/citrate 조합이 기재되어 있다.
2. 또한, sulfate/citrate, sulfate/acetate 및 acetate/citrate 조합에 의하여 제조 단가를 절감할 수 있다고 주장하였다.
3. Amgen 의 response 와 declaration 은 상기 염의 조합 외의 염에 대하여는 일절 함구하고 있다.

(책출판) 연방법원 판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피

제가 2023.4월말, "연방법원판례에서 찾은 미국 특허분쟁대응 레시피" 를 제목으로 책을 출판하였습니다.

책의 첫 페이지에 실린 소개글은 아래와 같습니다:

기업이 하나의 제품을 출시하기 위하여 연구개발을 수행하고, 제품이 개발되어 여러 가지 방법으로 영업과 마케팅을 전개한 후, 고객사와 물품공급계약을 체결하여 비로소 제품에 의한 매출이 발생하게 되기까지 다양한 특허문제에 직면하게 된다. 그런데, 특허분쟁은 일단 발생한 후에는 대응할 수 있는 방법이 제품의 제조와 판매를 중단하거나, 특허권자가 요구하는 특허 로열티 또는 특허침해에 따른 손해배상액을 지불하는 것 외에는 뾰족한 수가 없는 경우가 많다. 게다가 특허문제는 제품이 포함하는 기술적 측면과 함께 특허법, 계약법 등 법률적 고려를 복합적으로 해야하기 때문에, 전문가를 선임하여 고액의 비용을 들여야 하는 만큼 기업으로서는 큰 부담이 아닐 수 없다.

제품을 개발하기 시작한 초기부터 특허분쟁 이슈를 점검한다면 제품을 판매하여 매출을 얻는 시점에서 금전적으로나 사업적으로 보다 효율적인 방법으로 특허문제를 해결할 수 있게 된다.

필자는 여러 기술 분야의 대, 중 및 소기업 특허담당자로 재직하면서 기업 특허전략 및 특허관리체계 수립, 특허 portfolio 설계, 특허 검증 및 R&D 연계 특허 획득 등 다양한 기업의 특허활동을 경험하였다. 현재는 미국 변호사로 특허사무소에 재직하면서 고객사의 미국특허소송 대리, 특허감정(opinion of counsel) 등의 서비스를 제공하고 있다.

본 미국특허 분쟁 대응 레시피는 필자가 기업 특허담당자 재직 시절 얻은 경험과 미국변호사로서 축적한 법률 지식을 융합하여, 기업의 제품 개발에서부터 영업, 마케팅과 판매에 이르기까지 각 단계에서 발생할 수 있는 미국특허 이슈를 어떻게 대처할 수 있는지 그 가이드라인을 제공하기 위하여 작성하였다.

특히, 단계별 행동 요령, 그러한 행위가 필요한 법률적 사유, 그리고 그에 따른 사후적 법률효과에 대하여 미국 연방법원의 판례를 사례로 들어 설명하였다. 미국은 성문화된 연방 특허법 (35 U.S.C.) 이 있으나, 그에 대한 해석과 적용을 이해하는데에는 연방법원의 판결문을 보는 것이 필요하다. 특허 판결문에는 특허권자가 인용한 특허와 그 기술적 구성, 특허의 침해, 무효 등의 실체적인 사유, 각종 결정을 위한 기준(standard of review, burden of proof 등)과 특허소송을 진행하는 주체 간의 의무와 역할, 연방 민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure)에 따라 진행되는 절차와 결정 등 핵심적이고 복합적인 내용이 수록되어 있다. 이를 이해하는 것이 미국 특허법과 제도를 이해하는데 가장 훌륭한 방법이라고 추천할 수 있다.

기업 특허담당자 입장에서는 특허권자(경쟁사)로부터 특허 경고장을 받거나, 특허소송에 피소되는 등 방어적 측면의 특허분쟁대응 활동이 나의 특허를 활용하여 권리행사를 수행하는 공격적 측면보다 그 대응 방법, 대응을 위한 의사결정, 비용의 집행 등에서 시급성을 요구받게 되므로, 본 책의 순서는 1. 방어편, 2. 공격편으로 구성하였다. 그리고, 큰 틀에서는 기업이 제품을 개발하고 매출을 발생시키기 위하여 수행하는 기업활동 순서대로 필요한 특허활동을 기술하였다.

모쪼록 본 책자의 내용이 독자로 하여금 각자의 특허분쟁 해결에 필요한 심도 있는 정보 수집을 위한 단초가 될 수 있기를 희망하는 바이다.

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Legal framework for obviousness determination during examination (Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. 2016)

Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허 심사 중 비자명성 판단에 있어서 prima facie case of obviousness 즉, 심사관과 출원인과의 입증책임 (전환) 에 관하여 판결하였다.

Fellowes 는 US 7,963,468 의 특허권자인데, ’468 특허는 2개의 센서를 이용하여 shredder (세절기) 의 jamming 을 방지하는 것에 관하여 특허 청구하였다. Claim 11 에서, 1센서는 presence sensor 로써 shredder feed 에 종이의 존재여부를 검출하고, 2센서는 thickness sensor 로써 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하였는지 검출하며, controller 는 1센서에 의하여 종이의 존재가 검출되고, 2센서에 의하여 세절 용량이 초과되지 않음을 검출한 경우에만 shredder 를 작동시키는 것으로 하였다.

(US 7,963,468 Shredder)

Claim 11은 다음과 같다:

11. A shredding machine for shredding sheet material, the machine comprising:

a feed-aperture;

an electric cutting mechanism, the feed-aperture being configured to receive multiple sheets and direct said sheets in a feeding direction towards the cutting mechanism for shredding;

a controller coupled to the cutting mechanism;

a thickness detector coupled to the controller, the thickness detector having a part extending into the feed-aperture and being moveable such that said part will be engaged by sheet material inserted in the feeding direction into the feed-aperture prior to reaching the cutting mechanism, and moved from a first position to a second position as a result of said engagement, if the sheet material exceeds a predetermined thickness;

said controller being configured to, during insertion of the sheet material into the feed-aperture, permit energization of the cutting mechanism prior to the part of the thickness detector reaching the second position and prevent energization of the cutting mechanism responsive to said part of the thickness detector reaching the second position; and

a maximum thickness indicator for providing a visual or audible indication to a user of the machine that energization of the cutting mechanism is prevented due to the sheet material moving said part of the thickness detector to said second position;

further comprising a presence sensor along the feed-aperture for detecting a presence of the sheet material inserted into the feed-aperture, the controller being coupled to the presence sensor and the maximum thickness indicator,

wherein the controller is configured to start energization of the cutting mechanism only in response to the presence sensor detecting the presence of the sheet material inserted into the feed-aperture and the part of the thickness detector not having been moved to the second position by the sheet material;

wherein the controller is configured to prevent the starting of energization of the cutting mechanism and also actuate the maximum thickness indicator to provide the visual or audible indication in response to the part of the thickness detector moving to the second position.

 

Prior art (JP 5770445, US 6,550,701 등) 에는 2가지 sensor (presence, thickness) 및 controller 에 대한 개시가 있다. 특히, JP 5770445 (H09-38513A) 에는 thickness sensor 를 채용한 shredder 가 개시되어 있다. JP ’445 특허는 thickness sensor 에 의하여 shredder 의 세절 용량이 초과한 것으로 검출될 경우, shredder 모터의 작동을 중단하는 신호를 전송하는 것으로 하였다. 다만, JP ’445 특허는 중단된 모터를 다시 작동시키는 것에 대한 기재는 없다.

복수의 prior art 에는 presence sensor 를 채용하여 획득한 신호로써 controller 로 하여금 shredder motor 를 on, off 시키는 것에 관한 기재가 있다.

Fellowes 는 이러한 prior art 에 의한 claim 11 의 모든 구성요소가 개시된 점을 인정하면서, claim 11 의 특허성은 prior-art elements 의 비자명한 조합 (combination) 이라고 주장하였다.

Reexamination 심사 중, examiner 는 prima facie case of obviousness 결정하였는데, PTAB 은 특허권자의 주장을 받아들여, controller 가 2가지 조건 즉, (1) presence sensor 가 종이의 존재를 검출하고, (2) thickness detector 가 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하지 않는 것을 검출한 때에만 motor 를 구동시킨다는 점이 PHOSITA 기준으로 자명하지 않다면서 심사관의 결정을 기각하였다.

CAFC 의 analysis

Examination, reexamination 중 prima facie case of obviousness 컨셉은 비자명성 판단 및 입증 책임의 법률적 framework 을 구성한다. Framework 은 다음의 순서에 의한다:

(1)   Examiner sets forth a prima facie case, supported by evidence, showing why the claims would have been obvious in light of the prior art;

(2)   Burden shifts to the patentee to provide evidence, in the prior art or beyond it, or argument sufficient to rebut the examiner’s evidence; and

(3)   Examiner reaches the final determination on obviousness by weighing the evidence establishing the prima facie case with the rebuttal evidence.

3번째 단계에서, weighing 결과 청구된 발명이 preponderance of evidence 기준으로 자명한 것으로 판단되면, claim 은 특허성이 부정된다.

앞에서 검토한 바와 같이, 복수의 prior art 에는 claim 11 의 것과 동일한 presence sensor, thickness sensor 및 shredder motor 를 중지시키는 controller 의 기재가 있다. 따라서, 본 사안의 핵심 쟁점은 PHOSITA 가 그러한 복수의 prior art 를 결합할 것인지 (motivation to combine) 이다.

다음과 같은 이유로, ordinary artisan 은 prior art 결합 (변형) 하여 claim 11 에 이를 동기를 갖는다:

첫번째, JP ’445 에 개시된 thickness sensor 를 포함하는 shredder 를 변형하여 presence sensor 와 controller 를 추가할 동기를 찾을 수 있다. 왜나하면, ordinary artisan 은 멈춰선 shredder 의 동작을 위하여, 어떠한 식으로든 shredder motor 를 (다시) 구동시킬 방법이 필요하다. 복수의 prior art 에는 controller 에 의한 shredder 를 재구동 시키는 방법이 알려져 있으므로, 이것을 채용할 동기가 존재한다.

두번째, ordinary artisan 은 presence sensor 와 controller 를 포함하는 prior-art shredder 를 변형하여 thickness sensor 를 추가하는 동기가 존재한다. 왜냐하면, shredder jamming 의 문제가 JP ’445 특허 출원시점에 공지의 사실이고, JP ’445 특허에는 jam-detection circuitry – 이것은 해당 문제의 해결을 위한 하나의 시도였음 – 를 채용하였다는 점이 이미 공지였다는 증거이다. 이러한 해결과제는 ordinary artisan 으로 하여금 thickness sensor 를 채용하여 controller 와 presence sensor 를 갖는 공지의 shredder 에 추가할 동기를 제공한다.

즉, ordinary artisan 은 jam-detection circuitry 대신 thickness sensor 를 채용하여 shredder jamming 을 개선할 것이므로, claim 11은 prior art 에 의하여 자명하다.

(DOE) Unforseeability: Rebuttal of Festo Presumption (Research Plastics v. Federal Packaging, Fed. Cir. 2005)

Research Plastics v. Federal Packaging, 421, F.3d 1290 (Fed. Cir. 2005)

Research Plastics 는 US 5,628,433 (Caulking tube air escape structure) 의 특허권자인데, 발명자는 ’433 특허의 심사 과정 중 심사관의 prior art (US 4,852,772) 에 의한 거절이유 극복을 위하여, “said ribs extending to said rear end”를 추가하는 보정 후 특허등록 받았다.

US 5,628,433 (ribs (33))

US 4,852,772 (ribs (44))

Research Plastics 는 '433에 근거하여 Federal Packaging 에 특허 침해 소송을 제기하였는데, Federal 의 제품은 tube 의 공기를 빼내기 위한 rib 구조가 tube 의 말단부 (rear portion) 에 위치하고 있었다. 이에, Research Plastics 는 균등침해를 주장하였으나, 1심 재판부는 심사과정 중 추가된 claim limitation (ribs extending rear end) 에 대하여 특허권자가 Festo presumption 을 극복하지 못했다면서 균등침해 주장을 불허하였고, Reasearch Plastics 는 이에 항소하였다. 

''433 특허 Claim 10 은 다음과 같다:

10. A tube for receiving a fluent material comprising:

a hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end, a plurality of ribs extending radially inwardly from an inner peripheral wall of said tube, said ribs extending radially inwardly for a depth that is less than 0.5% of a diameter of said tube; and

a plunger having an outer peripheral surface closely matched to said inner peripheral surface of said tube, such that when said plunger is received within said tub, air spaces are formed between said plunger and said tube by said ribs, said ribs each occupying an area that is less than 0.5% of the area of said tube, and said ribs extending to said rear end of said hollow tube body.

Research Plastics 는 우선 1심 재판부의 “rear end” 에 대한 claim construction 에 오류가 있다면서, 해당 limitation 은 tube 의 “rear portion” 을 포함하는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 

CAFC 는 claim 1에 “hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end” 로 되어있으므로, 이는 rear portion 과는 상이한 의미라고 지적하면서, literal infringement 는 성립하지 않는다고 판결하였다.
다음으로, Research Plastics 는 rib 의 위치가 tube 의 rear portion 에 있는 것 (claim 10 의 alleged equivalents) 은 claim amendment 시점에서 예측할 수 없는 (unforeseeable) 것이었으므로 Festo presumption 을 극복하였다고 주장하였다.
CAFC 는 unforeseeability 의 판단 기준은 claim amendment 시점에서

1. Accused product 그 자체가 예견 가능하거나,
   
2.  그 균등물 (alleged equivalents) 이 실제로 존재할 필요는 없고 다만,
   
3. Alleged equivalents 가 PHOSITA 기준에서 합리적 수준으로 예견가능
   

하면 된다고 하면서, rib 을 어느 위치에 놓을 것인지는 선택의 문제 즉, claim amendment 시점에서 공지의 기술임을 다음의 사실로부터 알 수 있다고 하였다:

1. Federal 의 이전 제품은 rear edge 에 rib 이 형성되어 있던 점,
   
2. Rib 이 rear end 에 위치하는 것이 claim 이 ’433 특허 (prior art) 와  구별되는 특징인 점

DOE: Disclosure-Dedication Rule (PSC Computer Products, Inc. v. Foxconn International, Inc., 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004))

 

본 사건은 균등론 주장 시, 명세서 기재사항 중 특허청구항에 포함하지 않은 사항 (subject matter) 은 균등침해를 주장할 수 없는 "disclosure-dedication rule" 에 관한 것이다. 한가지 유념할 것은, 명세서에 기재된 사항이라고 하여 전부 균등침해를 주장할 수 없는 것이 아니라, 통상의 지식을 가진 자 (PHOSITA) 기준으로 "공중에 바쳐졌음이 명확한 기재사항" 에만 disclosure-dedication rule 이 적용될 수 있다는 점이다.

PSC computer 는 US 6,061,239 의 특허권자인데 Foxconn International 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였고, 1심 재판부는 PSC 가 명세서 기재사항 중 plastic clips 에 대하여는 특허청구 (claim) 하지 않아 disclosure dedication rule 에 의하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

’239 특허는 Cam-type retainer clip for heat sinks for electric integrated circuits 을 발명의 명칭으로 하는데, microchip 과 heat sink 를 연결하는 cam-type clip 에 관한 것이다. Claim 1은 다음과 같다:

In a heat sink assembly providing cooling to an electronic semiconductor device wherein the device is mounted in a module, the module having means for engagement with a retainer clip, and the heat sink having a generally flat bottom surface and heat conducting engagement with the semiconductor device upper surface and a plurality of fins on the upper surface defining at least one channel, the improvement comprising a heat sink retainer clip including: 

an elongated, resilient metal strap received in one of the channels of the heat sink having holding means at each end engaging the engagement means on the module, the center portion of the strap spaced a predetermined distance above the upper surface of the heat sink base when the strap is not in tension; and a cam-type latch pivotally mounted in the center portion of the strap and including a cam with a bearing surface, the distance from the pivot access to the bearing surface of the cam being greater than the distance between the pivot access and the upper surface of the base of the heat sink when said strap is not in tension, and an arm fixedly mounted to said cam, said arm, when rotated, causing said bearing surface of said cam to be forced against the surface of the base of the heat sink placing the strap in tension so as to force the heat sink into heat conducting engagement with the module.

Strap 과 latch 두 부분으로 구성된 cam-type retainer clip 으로써, 본 사건의 이슈 사항은 retainer clip 의 재료가 무엇이냐 이다. PCS (claim 1) 의 clip 은 metal 을 선택하였고, Foxconn 의 clip 은 plastic 으로 구성되었다. PSC 는 claim 1 이 metal strap 으로 한정되어 있으나, plastic 으로 된 Foxconn 의 제품이 균등침해를 구성한다고 주장하였다. 

1심 재판부는 Johnson Johnston Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc) 판결을 인용하였는데, 해당 판결에서 재판부는 특허권자가 명세서에 기재한 사항 중 청구항으로 작성하지 않은 사항 (subject matter) 은 공중에게 바쳐진 것으로써, 이를 균등침해 이론에 근거하여 자신의 권리로 주장할 수 없다고 판결하였다.

상기 결론에 도달하기 위한 근거로써, 1심 재판부는 명세서 기재사항 즉, "[t]he elongated strap is made of a resilient metal such as stainless steel although other resilient materials may be suitable for the strap," '239 patent, col. 4, ll. 49-51 (emphasis added), and that " [o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations."을 지적하였다. 1심 재판부에 따르면, 상기 기재사항은 발명자가 특허 출원 시점에 clip 의 재료 중 plastic 을 포함할 수 있다는 사실을 인지한 것이고, 자신의 특허는 plastic 보다 개선된 metal design 을 특정한 것으로 판단하였다. 1심 재판부는 Johnson 판결을 적용하였고, 그에 따라 PSC 는 plastic 재질의 clip 에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

1심 재판부는 우리의 SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001) 판결도 적용하였는데 즉, 명세서 기재사항이 명확하게 특정 특성 (feature) 에 대하여 기재한 다음 그러한 특성이 청구항에 포함되어 있지 않았다면, 비록 특허청구항 용어 만으로는 해당 특성이 포함될 수 있는 것으로 해석되더라도, 해당 특성에 대한 (등록 후) 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

명확하게 (specifically) 정의, 비판 및 부인한 특정 배치 (형태) (“specifically identified, criticized, and disclaimed a specific configuration”) 에 대하여, 특허권자는 특허청구항에 포함시키지 않은 이상, 이에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

Disclosure-Dedication Rule

특허침해의 검토가 통상적으로는 claim construction 으로부터 시작하나, 본 사건의 양 당사자는 청구항 용어에 대한 이견이 없으므로, claim construction (Markman hearing) 을 생략하였다. 이렇게 한 1심 재판부의 판단은 오류가 없다. 1심 재판부는 곧바로 claim 1과 Foxconn 제품에 대한 사실적 비교를 수행하였는데, 본 재판부도 그러하다.

PSC 는 문언적 내지 균등적으로 특허침해를 입증해야 할 책임이 있는데, Foxconn 제품에 대한 문언적 침해가 성립하지 않음을 시인하였다. 그러므로, 본 재판부의 특허침해 검토는 온전히 균등침해 여부의 판단이다. 특허권자는 PTO 에 좁은 특허청구항을 작성하여 심사를 받은 다음, 등록 후 넓은 범위로 균등침해를 주장할 수 없다. Autogiro Co. of Am. v. United States, 181 Ct.Cl. 55, 60, 384 F.2d 391 (1967)

PSC 는 본 사건의 이슈사항이 Johnson 판결과는 다르다고 주장하였다. 왜냐하면, Johnson 사건에서는 특허청구항으로 작성되지 않은 명세서 기재사항이 명확하고 특정 (clear and specific) 된 반면, 본 사건은 그렇지 않다고 하였다. Johnson 사건의 US 5,153,050 의 claim 은 “a sheet of aluminum” 으로 되어 있는데, 명세서 기재사항은 "[w]hile aluminum is currently the preferred material . . . other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used." 으로 기재되어 있어 stainless steel 재질의 침해 제기 제품에 대한 균등침해 주장이 불가하였다. 

이와 유사하게, Maxell 사건에서, US 4,624,060 의 명세서 기재사항 “"the tabs may be stitched into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes" 은 특허청구항으로 작성되지 않았다. 그에 따라 재판부는 “alternative method of keeping mated shoes together by stitching tabs into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes”에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

본 재판부는 2가지 사항 즉, (1) 명세서 기재사항으로써 공중에 바쳐진 대상 (dedicated subject matter) 이 어느 정도로 특정되어야 하는지, 그리고 (2) ’239 특허의 명세서는 공중에 바쳐진 대상을 충분히 특정하여 기재하고 있는지에 대하여 검토한다.

PSC 의 개시 즉, 선행기술이 plastic 재질을 clip 부품으로 할 수 있다는 기재는 정확하고 명확 (precise and clear) 하다. 명세서의 중요한 목적 중 하나는 특허의 대상 (subject matter) 을 공중에게 고지하는 것인데, 이것은 특허청구항이 발명의 범위 (scope of invention) 를 제공하는 역할과 상이하다. 중요한 것은 상기 두 가지 목적이 35 U.S.C. §112 하에 상호 통합된 것이라는 점이다.

발명에 대한 정밀한 명세서 기재는 다음의 몇 가지 법률적 목적 때문에 필요하다: (1) USPTO 는 무엇이 특허로 허가되었고, 특허권리가 소멸하였을 때 어떠한 것이 공중의 영역으로 되는지 알 수 있다; (2) 라이선스를 통하여 발명의 실시를 허락받은 자는 그 발명을 어느 범위까지 사용할 수 있는지 알 수 있다; (3) 동일/유사 분야의 타 발명자들은 해당 발명이 어디까지 점유하고 있는지 알 수 있다. Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 39, 25 L.Ed. 68 (1878).

Claim 은 발명을 한정하는 역할을 갖는데, 명세서는 특허의 독점의 범위를 확장할 수는 없다. Burns v. Meyer, 100 U.S. 671, 672, 25 L.Ed. 733 (1879) 명세서를 claim 의 사전 (concordance) 으로 사용하는 것은 거의 모든 법원 (재판부) 에 의하여 받아들여지는 이론이고, 특허법의 기본 개념이다. Autogiro Company of America v. the United States, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)

즉, 발명의 상세한 설명은 claim 을 설명함으로써, 공중으로 하여금 특허청구항에게 주어진 고지 (notice) 기능을 이해하도록 도움을 주는 것이다. 이러한 점 때문에, 우리는 자주 “specifications teach, claims claim.”이라고 인용한다. SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121 n. 14 (Fed. Cir. 1985). 이러한 특허청구항의 범위 (scope) 와 고지 (notice) 기능과 일치하여, 특허 청구항 요건은 특허권자로 하여금 자신의 권리범위를 상정 (예측) 하도록 하는 것이다. 이것은 명세서가 아니라 특허청구항의 기능이다. 즉, 특허권자의 타인에 대한 배제의 권한의 측정값은 명세서가 아니라 특허청구항에 근거한다.

무엇이 개시되었고, 무엇이 특허로 청구되었는지가 공중에의 고지 (public notice) 의 핵심 사항이다. 특허권자가 특허청구항에 포함시키지 않은 사항 (subject matter) 을 특허 등록 후 자신의 권리로 주장할 수 있도록 허용한다면, 이것은 특허 청구항의 고지 기능을 훼손하고 그에  따라 법적 불안정성 (uncertainty) 을 불러온다.

통상의 지식을 가진 자의 기준으로, 명세서 기재사항으로부터 무엇이 교시되었는지 이해할 수 있으면서, 그 중 특허청구항에 포함되지 않은 사항에 대하여 공중에게 바쳐진 것으로 하는 것이 옳다. 이것이 disclosure-dedication rule 이다. 즉, disclosure-dedication rule 은 명세서에 기재된 어떠한 포괄적 인용 (generic reference) 전체에 대하여 적용되는 것이 아니라, 특정된 것 (particular genus) 만이 공중에게 바쳐지는 것이다. 즉, 그러한 기재의 정도는 통상의 지식을 가진 자 기준으로 명세서에는 기재되었는데 특허청구되지는 않았음을 인지할 수 있어야만 한다. (The disclosure must be of such specificity that one of ordinary skill in the art could identify the subject matter that had been disclosed and not claimed.)

본 사건에서, PSC 는 ’239 특허 명세서에서 “other resilient materials may be suitable for the strap”과 "[o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations," 를 기재하였다. 후자에 근거하고, claim 1의 한정사항 즉, “an elongated, resilient metal strap” 에 의하여, PSC 는 plastic 재질의 Foxconn 제품 에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

특허권자의 DOE 의 입증책임: "particularized testimony and linking arguments" (Aquatex Industries Inc. v. Techniche Sol., Fed. Cir. 2007)

AQUATEX INDUSTRIES INC v. TECHNICHE SOLUTIONS, 479 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 균등침해에 관한 판결인데 특히, 특허권자는 Function-Way-Result test 에 의하여 균등침해 입증 시, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 특정된 진술 및 상응하는 논거 (“particularized testimony and linking arguments”) 로써 입증해야 함을 명확히 한 판결이다.

Aquatex 는 US 6,371,977 특허의 특허권자인데, ’977 특허는 액체의 기화 (evaporation) 에 의한 인체의 체온 냉각방법에 관한 것이다. Aquatex 는 Techniche 제품 (cooling garment) 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였는데, 1심 재판부는 침해 제기 제품이 claim 1의 “fiberfill batting” 을 실시하지 않는다고 하면서 특허 비침해 판결하였다.

Claim 1은 다음과 같다:

1. A method of cooling a person by evaporation, comprising:

providing a multi-layered, liquid-retaining composite material comprising a fiberfill batting material, and hydrophilic polymeric fibers that absorb at least about 2.5 times the fiber's weight in water;

soaking said multi-layered composite in a liquid;

employing said multi-layered, liquid-retaining composite material as a garment or a flat sheet and evaporatively cooling said person.

Fiberfill batting material 은 합성 (synthetic) 물질인데, 이에 반하여 Techniche 는 시판되는 Vizorb® 을 충진재로 사용하였으며, 이는 합성재질이 아니라 부분적으로 자연유래 물질이다. 따라서, 문언적으로 침해는 성립하지 않는다. 이에 따라, Aquatex 는 균등침해 주장을 한 것이다.

Techniche 는 Aquatex 의 균등침해 주장에 대하여, (1) Aquatex 는 심사경과 중 청구항 보정에 의하여 균등침해 주장을 할 수 없고, (2) 자신들의 침해 제기 제품은 “fiberfill batting”의 균등물을 포함하지 않으며, (3) Aquatex 는 균등침해 주장에 있어서 claim 1과 침해 제기 제품의 차이가  “insubstantial difference”에 불과한 점에 대한 “particularized testimony and linking arguments” 를 제출하지 못하였다고 주장했다.

1심 재판부는 침해 제기 제품이 fiberfill 등의 hydrophobic material 을 포함하여 air pocket 을 생성하는 방법으로 기화를 촉진하는 방법을 원고가 입증하지 못했다고 하면서, 특허권자의 Function-Way-Result test 를 이용한 균등침해 주장을 기각하였다. 즉, 1심 재판부는 Aquatex 가 Techniche 제품의 “filler layer”에 대하여 claim 1에 기재된 바와 같이, “filler layer includes a hydrophobic material, like the fiberfill used in [AquaTex's] product, to create air pockets to promote evaporation." 임을 입증하지 못하였다고 판결이유를 밝혔다.

2심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여 다음과 같이, Aquatex 의 균등침해 주장을 기각하였다. 

1. FWR test 에 있어서, element 는 (1) claim 과, (2) 명세서 기재사항에 있는 설명, 및 (3) prosecution history 를 검토하여 확인해야 하는데, 1심 재판부는 특허에 기재되지 않은 fiberfill batting 의 특성 (hydrophobic) 을 사유로 균등침해를 인정하지 않는 오류를 범하였다. 
2. 특허권자는 insubstantial difference 의 입증을 위하여, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 “particularized testimony and linking arguments”를 제시해야 하는 입증책임이 있는데, DOE 의 증거는 PHOSITA 관점에서 입증되어야 한다고 했으므로, “particularized testimony and linking arguments”는 해당 분야에서 자격을 갖춘 전문가 (qualified expert) 의 진술 (testimony) 에 의해야 한다.
3. Aquatex 는 전문가의 진술을 제출하였으나, (1) 전문가인지 불명확하고, (2) 진술은 claim element 각각에 대하여 침해 제기 제품이 어떻게 균등한지 특정하여 제시하지 못하였으므로, 특허권자의 입증책임을 완료하지 못하였으므로 특허권자는 균등침해 입증에 실패하였다.