2021년 8월 29일 일요일

Obviousness determination - teach away, commercial success (Chemours v. Daikin, July 2021)

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Obviousness 판단 시, (1) teaching away , (2) commercial success (secondary indicia) 를 어떻게 적용하는지에 대한 CAFC 의 판결이다.


Daikin Chemours US 7,122,609, US 8,076,431 에 대하여 PTAB inter partes review 를 신청하였는데, PTAB US 6,541,588 (Kaulbach) 에 의하여 자명하므로, 특허 무효판결 하였다. Chemours 는 이에 항소하였다.

'609 특허는 통신 케이블을 extrusion molding 방법으로 코팅하는 방법에 관한 것인데 특히, 본 항소심과 관련 있는 부분은 “polymer having a specific melt flow rate range (30±3g/10min)” 이다. (extrusion molding 수행 동안, 상기의 특정 flow rate 를 유지하여, 빠른 속도로 통신케이블 코팅이 가능하다.) claim 1은 다음과 같다:

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPl) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10 6 carbon atoms.

STANDARD OF REVIEW

항소심 재판부 (CAFC) PTAB legal determination 에 대하여 de novo 기준으로, factual determination 에 대하여 substantial evidence 기준으로 검토한다. Substantial evidence mere scintilla (단순한 약간의 양) 보다 많은 정도의 증거를 필요로 하는데, reasonable mind (합리적인 자) 가 해당 증거가 결론을 지지하는 것으로 받아들일 수 있다면 충분한 증거이다.

*** Substantial evidence requires more than a “mere scintilla” and must be enough such that a reasonable mind could accept the evidence as adequate to support the conclusion. Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).

Obviousness 는 사실적 판단에 근거한 법률심의 문제 (question of law based on underlying findings of fact) 이다. Prior art 의 교시, person of ordinary of skill in the art 의 결합의 동기 (motivation to combine) prior art 의 반대의 교시 (teach away) 여부는 question of fact 이다.

*** “What the prior art teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and whether a reference teaches away from the claimed invention are questions of fact.” Meiresonne v. Google, Inc., 849 F.3d 1379, 1382 (Fed. Cir. 2017)

Factual finding 을 수행함에 있어서, PTAB 은 적합한 증거의 기반을 갖춘 다음, 만족할 만한 설명을 정교하게 제시해야 한다.

*** In making its factual findings, the Board must have both an adequate evidentiary basis for its findings and articulate a satisfactory explanation for those findings. NuVasive, 842 F.3d at 1382

Daikin 은 입증책임을 다하지 못했는데, 왜냐하면 person of ordinary skill in the art Kaulbach 를 어떠한 이유로 변경하여 claimed invention (Chemours) 에 이르는지 설명하는데 실패했기 때문이다.

TEACH AWAY

Kaulbach 는 빠른 속도로 통신케이블을 코팅하기 위해서 very narrow molecular weight distribution 이 필요하다고 기재하고 있다. 이것은 종래의 prior art 가 코팅물질이 high speed extrusion 을 위하여 broad molecular weight distribution 을 가져야 한다는 것과 대비되는 것이다. Kaulbach narrow distribution 의 방법으로 Fe, Ni, Cr 등의 중금속의 농도를 낮추는 것을 실실예로 기재하였다.

PTAB Kaulbach 의 실시예 (A11) 를 인용하였는데, melt flow rate 24g/10min 이다. (이것은 claimed invention 30±3g/10min 과는 상이하다.) Kaulbach 의 실시예 (A11) 는 claimed invention 의 범위를 온전히 포함한다고 하였는데, 왜냐하면 skilled artisan 은 케이블의 코팅 속도를 높이기 위하여 melt flow rate 를 증가시키는 변경을 할 동기가 있기 때문이라고 하였다. 그러면서, Kaulbach 에는 비록 narrow distribution 에 의하여 개선된 코팅속도를 달성할 수 있다고 하나, 이는 skilled artisan 에 의하여 narrow distribution 이든 broad distribution 이든 선택할 수 있는 것으로 자명한 범위에 든다고 판단하였다.

상기의 PTAB 판단은 substantial evidence 기준에 부합하지 않는다. 왜냐하면, Kaulbach 의 발명의 핵심사상 (inventive concept) narrow distribution 인데, 이를 broad distribution 으로 변경하는 것을 skilled artisan 에게 결합의 동기가 있다고 할 수는 없기 때문이다. Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) 판결에서, CAFC prior art basic objective 를 훼손하는 경우, skilled artisan prior art 를 변경할 동기 (motivation to modify the prior art) 를 찾을 수 없다고 한 바 있다.

이것은 특별히 Kaulbach reference 에서 molecular weight distribution 을 확장하는 것을 teach away 하고 있는 점에서, 사실이다. 예를 들면, Kaulbach polymerization 수행 중 chain transfer agent 의 사용을 하지 말 것으로 기재하고 있는데, agent 의 추가로 molecular weight distribution 이 확장되기 때문이라고 하였다. 이러한 점이 skilled artisan 이 발명의 범위 (claimed range) 내에서 자명하게 변경할 시도의 사유 (reason to attempt) 를 설명할 수 없는 요인이다. (, cited prior art 에서 teach away 한 것을 POSA motivation to modify/combine 한 것으로 할 수 없다는 의미이다. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2009))

COMMERCIAL SUCCESS

Chemours PTAB secondary indicia of obviousness (commercial success) 를 판단함에 있어서, market share 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 nexus 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것은 오류가 있다고 주장하였다

Chemours PTAB commercial success 를 판단함에 있어서, invention as a whole 이 아닌limitation-by-limitation basis 로 판단하는 오류를 범했다고 주장하였다.

일반적으로, objective indicia of nonobviousness 를 지지하는 증거는 claimed invention 과의 관련성 (nexus) 이 입증되어야 한다. Obviousness 분석에 있어서, claimed invention 은 거의 대부분의 경우 (종래의 알려진) 구성요소의 결합에 의한 것이다. WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016) 그러므로, commercial success 의 증거는 inventive combination of known elements (알려진 구성요소의 발명적 결합) 과 연관되어 있다. PTAB claimed invention commercial success 간에 nexus 를 발견하지 못했다고 판단하였다. Kaulbach claimed melt flow rate 를 제외한 모든 구성요소가 기재되어 있고, 또 다른 prior art 에는 melt flow rate (50g/10min) 이 기재되어 있으므로, claimed invention 에 의한 commercial success 가 발견되지 않는다고 한 것이다.

그러나, claimed invention unique combination 인 경우에 있어서, 각각의 limitations (청구항 구성요소) 의 서로 다른 prior art 에서의 공개 사실이 nexus 요건을 부정하지는 않는다. 만약, nexus 를 부정한다면, prior art 의 공지의 구성요소로부터 도출된 claimed invention nexus 요건을 절대 만족할 수 없을 것이다.

Chemours 는 또한 sales data 만으로도 commercial success 를 입증하기에 충분하다고 주장하였다. PTAB market share 에 관한 증거를 제시하지 못하였으므로, commercial success 입증에 실패했다고 판결하였으나, 이는 잘못된 판단이다. Sales figures market share data 와 결합했을 때, commercial success 를 입증하는 강력한 증거가 되는 것이 사실이지만, sales figures 그 자체만으로도 commercial success 입증이 가능하다. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997)

*** 판결문에는 “blocking patents”의 경우, commercial success 의 추정력이 약하다는 내용도 있는데, 그 사유에 대하여 상세히 밝히지는 않고 있다.

2021년 8월 15일 일요일

Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020)

 Donner Technology, LLC V. Pro Stage Gear, LLC, App. No. 2020-1104 (Fed. Cir. 2020)

Inter partes review 시, 특허 무효를 주장하는 당사자는 prior art 에 의한 unpatentability 를 입증해야 하는데, 특히 §103 (non-obviousness) 위반 주장을 위한 prior art 는 claimed invention 과 analogous art 관계에 있어야 한다. Analogous art 는 (1) same field of endeavor 테스트 또는 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, (Analogous art (Airbus v. Firepass) 참조) 본 사건은 (2) reasonably pertinent 테스트에 대한 상세한 판단 기준을 제시한 판결이다.

Donner Tech. 는 US 6,459,023 에 대하여 inter partes review 를 신청하였는데, US 3,504,311 ("Mullen") 을 근거로 §103 (non-obviousness) 위반에 의한 특허무효를 주장하였다. Pro Stage 는 ’023 의 특허권자인데, 해당 특허는 electronic guitar 의 전자적 효과를 제공하기 위한 pedal assembly 에 관한 것이다.

’023 특허는 guitar effects pedal board (Fig. 7) 에 대하여 기재하고 있는데, support structure (30, 32), frame base (42), pedal board (10) 등으로 구성된다. 특히, pedal board (10) 는 무대의 바닥으로부터 guitar effects 를 위한 전기적 연결에 필요한 전선 연결 (cable, cable connection opening, Fig. 12) 등을 수용한다.



Mullen electrical relays (an improved support for supporting relay structures and wiring-channel space for receiving wires connected to relays) 에 관한 것이다. Donner Mullen Fig. 1, 4 에 도시된 구조가 ’023 특허의 주요 구조적 특징 (surface for mounting relays, cable connection openings, area for routing cables) 에 대하여 analogous 한 관계에 있다고 주장하였다.

PTAB Donner Mullen analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패하였다고 하면서 prior art 를 사용할 수 없으므로, §103 위반에 의한 특허무효 주장을 배척하였다.

항소심 재판부 (CAFC) PTAB factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다. Redline Detection, LLC v. Star Envirotech, Inc., 811 F.3d 435, 449 (Fed. Cir. 2015)

PTAB 은 자신들의 결정에 대하여, necessary factual finding 을 해야 하고, 그러한 factual finding 에 대한 evidentiary basis 를 갖춰야만 한다.

*** The Board “must make the necessary findings and have an adequate ‘evidentiary basis for its findings.’” In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1382 (Fed. Cir. 2016)

, PTAB 은 관련된 데이터를 검사하고, factual finding legal determination 간의 rational connection (합리적 연관) 을 포함하여, 자신들이 내린 결정에 대한 만족할 만한 설명을 명확히 해야 한다. 이러한 과정에서, PTAB 은 제시된 모든 증거에 대하여 일일이 검토/설명할 것 까지는 요구되지는 않으나, 어떠한 (합리적) 사유 없이 증거를 폐기하여서도 안된다. 왜냐하면, 항소심 재판부는 그러한 설명의 기록을 바탕으로 1심 판단이 substantial evidence 에 근거하여 적절한 것이었는지 검토하기 때문이다.

*** This explanation enables the court to exercise its duty to review the [Board’s] decisions to assess whether those decisions are ‘arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or . . . unsupported by substantial evidence.’” NuVasive, 842 F.3d at 1382

Obviousness question of law based on underlying facts 이고, factual inquiries (1) the scope and content of prior art; (2) the differences between the prior art and the claims at issue; and (3) the level of ordinary skill in the art 인데 (Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17 (1966)), (1) the scope of prior art analogous art 여부의 판단을 포함한다.

Analogous prior art 2가지 테스트에 의하는데, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트이다.

*** Two separate tests define the scope of analogous prior art: (1) whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed and, (2) if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.” In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004).

인용문헌이 analogous art 인지의 문제는 issue of fact 이다. (, 1심 재판부의 판단에 대하여, 2심 재판부는 clear error 기준으로 검토한다.)

본 사건에서, Mullen (1) same field of endeavor 는 아니므로, 본 재판부가 검토할 사항은 (2) reasonably pertinent 여부이다. Reasonable pertinence less-than-reasonable pertinence 를 가르는 선 (dividing line) prior art claimed invention 해결 과제 내지 발명의 목적의 유사한 정도에 의하여 판단할 수 있다.

*** Although the dividing line between reasonable pertinence and less-than-reasonable pertinence is context dependent, it ultimately rests on the extent to which the reference of interest and the claimed invention relate to a similar problem or purpose. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1238 (Fed. Cir. 2010)

왜냐하면, prior art claimed invention 과 동일한 목적을 위한 것이고, 동일한 해결과제를 위한 것이라면, 해당 prior art claimed invention analogous art 관계에 있다고 할 수 있기 때문이다.

Donner Mullen ’023 특허와 analogous art 관계에 있음을 주장하는 상세한 expert testimony 를 제출하였다. PTAB 은 해당 주장을 배척하면서, 어떠한 사유로 Mullen analogous art 가 아닌지의 사유를 밝히지 않았다. 더욱이, PTAB 이 양측이 제시한 사항을 충분히 검토하였다 하더라도, Mullen ’023 특허의 problems or purposes 를 비교하고 확인하는데는 실패하였다.

Analogous art 판단에 있어서, 발명의 목적은 발명의 해결과제와 연관이 있다. 또한, 이러한 검토는 PHOSITA 기준에서 수행되어야 한다.

*** The analogous art inquiry is a factual one, requiring inquiry into the similarities of the problems and the closeness of the subject matter as viewed by a person of ordinary skill.”). Importantly, this analysis must be carried out from the vantage point of a PHOSITA who is considering turning to the teachings of references outside her field of endeavor. Sci. Plastic Prods., Inc. v. Biotage AB, 766 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2014)

PTAB 은 결정문에서, Mullen ’023 특허 간에 (purposes or problems 부분에서) “pertinent similarities” 가 있음을 인정하면서도, Donner analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패했다고 판단하였다. 이러한 PTAB 의 결정에는 오류가 있으므로, PTAB 의 결정을 기각하고, PTAB 으로 하여금 (prior art claimed invention 간의 purposes or problems 의 명확한 비교를 통하여) analogous art 여부를 다시 판단하도록 사건을 되돌려 보냈다.

2021년 8월 11일 수요일

Conclusory expert testimony is inadequate as substantial evidence. (TQ Delta v. Cisco Sys., Dec. 2019)

 TQ Delta, LLC v. Cisco Sys., Inc., Nos. 2018-1766, 2018-1767 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019)

본 사건은 inter partes review PTAB 이 conclusory expert testimony 에 전적으로 의존하여 2건의 특허를 §103 (Obviousness) 위반으로 무효 결정한 것에 대하여, CAFC prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) expert testimony 의 단정적 진술 (conclusory testimony) 에 전적으로 의존한 결정은 substantial evidence 기준을 충족하지 못하므로 기각한 판결이다.

*** 본 판결의 대상 특허 2건은 출원일이 AIA 발효 이후로써, 35 U.S.C. §103(a) (2012) 가 적용되었다.

TQ Delta 2건의 특허 (US 9,014,243, US 8,718,158) 의 특허권자인데, 해당 특허는 Peak-to-average power ratio (PAR) 를 감소시켜 electronic communications system 을 개선하는 방법에 관한 것이다. PAR parameter value (e.g., voltage) 의 최대값에 대한 비율인데, 이것을 감소시키는 것은 가령 power consumption 을 줄이거나, transmission error 를 방지하는 효과가 있다. Inter partes review 에서, PTAB TQ Delta 의 특허에 대하여 2건의 prior art (US 6,144,696 (Shively), US 6,625,219 (Stopler)) 를 근거로 103 (obviousness) 위반으로 전항을 무효 결정하였다.

 

Obviousness 는 복수의 underlying factual determinations 를 바탕으로 하는 question of law 로써, factual finding 중 하나는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합하여 청구된 발명을 이끌어 낼 수 있는지와 그렇게 함에 있어서 합리적인 성공의 기대가 있는지이다

(“[W]hether a [person of ordinary skill in the art] would have been motivated to combine the prior art to achieve the claimed invention and whether there would have been a reasonable expectation of success in doing so.” In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327, 1333 (Fed. Cir. 2016))

결합의 동기를 확인하는 것은 중요한데, 왜냐하면, (출원시점에서) 발견되지는 않았지만 이미 존재하고 있는 구성요소를 결합하여 발명에 이르는 경우가 매우 흔하기 때문이다.

(“[I]nventions in most, if not all, instances rely on building blocks long since uncovered, and claimed discoveries almost of necessity will be combinations of what, in some sense, is already known.” KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–19 (2007))

항소심 재판부 (CAFC) 1심 판결에 대하여, obviousness determination de novo 기준으로, underlying factual determinations substantial evidence 기준으로 검토한다.

PTAB prior art 2 (Shively, Stopler) 에 기초하여 TQ Delta 의 특허가 §103 위반으로 무효라고 결정함에 있어서, TQ Delta 의 반박 즉, person of ordinary skill 이 결합의 동기가 없다는 주장을 Cisco expert testimony (Dr. Tellado) 에 전적으로 의존하여 배척하였다.

항소심 재판부의 PTAB 결정에 대한 검토는 35 U.S.C. §103 에 의할 뿐만 아니라, Administrative Procedure Act (APA) §706 에도 근거해야 한다. 이는 PTAB USPTO 의 조직으로써, APA 에 의한 절차로써 inter partes review 를 진행하기 때문인데, 해당 절차에 의하여, PTAB 은 유의미한 factfinding 수행이 의무가 있고, 사실적 증거에 기초한 결정의 책임이 있다. (“Our deferential judicial review under the APA does not relieve the agency of its obligation to develop an evidentiary basis for its findings. To the contrary, APA reinforces this obligation.” In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002)) PTAB 은 본 항소심 재판부의 검토가 효율적으로 수행될 수 있도록, 결정에 이른 충분한 증거의 기록 (administrative recording) 을 제공할 의무가 있다.

PTAB TQ Delta 의 특허가 prior art 에 기초하여 자명하다는 판단을 하면서, 전적으로 Cisco expert testimony 에 의존하였다. 그러므로, 항소심 재판부는 본 사건 심리의 초점을 2건의 prior art 에 개시된 내용과 Dr. Tellado 의 진술에 집중한다. 문제의 중심은 PTAB obviousness 결정이 substantial evidence 에 의하여 뒷받침되는지 이므로, 항소심 재판부는 (1) substantial evidence 기준에 대하여 검토하고, (2) expert testimony obviousness 결정을 뒷받침하는지 검토하였다.

Substantial evidence standard reasonable fact finder agency (PTAB) 가 근거한 증거 (판단을 정당화하는 증거와 판단을 지지하지 않는 증거를 모두) 에 기초하여 해당 결정에 도달하는지에 대하여 질의한다. 본 사건과 관련하여 한가지 중요한 점은 conclusory expert testimony (단정적 전문가 진술) substantial evidence 기준에 부합하지 못한다는 것이다. MobileMedia Ideas LLC v. Apple Inc., 780 F.3d 1159, 1172 (Fed. Cir. 2015)

특히, obviousness 에 근거한 특허 거절은 conclusory statements 에 의존할 수 없고, articulated reasoning (분명히 표현된 사유) 에 근거해야만 한다. 

(Rejections on obviousness grounds,” in particular, “cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness.” KSR, 550 U.S. at 418)

Conclusory expert testimony 에 의존한 obviousness 결정 즉, skilled artisan prior art 의 구성요소를 claimed invention 의 방법으로 결합했는지에 대한 실질적 사유 (설명) 없이 자명하다고 결론짓는 것은 KSR 재판부가 ex post reasoning (사후적 고찰에 의한 자명성 판단) 으로써 경계해야 한다고 판단한 사항이다. In re Van Os, 844 F.3d 1359, 1361–62 (Fed. Cir. 2017)

*** 이하 판례 본문에는 CAFC conclusory expert testimony 만으로는 obviousness 판단 중 motivation to combine substantial evidence standard 로 지지할 수 없다고 판결한 다수의 판례가 소개되었다.

본 사건에서, PTAB Stopler 에 기재된 phase scrambler ordinary artisan 입장에서 Shively 에 기재된 PAR 을 감소시키는 해결방법이기 때문에 TQ Delta 의 특허가 자명하다고 판단하였다. PTAB 의 이러한 판단은 Cisco’s petition (주장) expert testimony 를 근거로 하고 있다. 그러나 항소심 재판부는 PTAB 이 근거로 한 상기 두가지 증거로부터 reasonable fact finder PTAB 의 결정에 도달할 수 있다고 판단하지 않았다. 그러한 판단에 따라 PTAB 의 결정을 기각했다.

2021년 7월 30일 금요일

명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

  1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
  2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

2021년 7월 18일 일요일

Digital camera is an ineligible abstract idea (Yu v. Apple, June 2021)

 Yanbin Yu v Apple Inc., Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir., June 11, 2021)

CAFC 는 US 6,611,289 “Digital camera using multiple sensors with multiple lenses”의 claim 1에 대하여 abstract idea 이므로, §101 (patentable subject matter) 위반으로 특허 무효라고 판결하였다. 

1심법원 (N.D. Cal.) 은 ‘289 특허의 claim 1에 기재된 발명 즉, 복수의 사진을 이용하여 화질을 개선하는 방법은 사진가들에 의하여 오랫동안 사용되어온 방법에 불과하고, claim 1은 inventive step (Alice/Mayo 의 Step 2) 도 결여되어 있어, 청구된 발명의 구성요소가 “well-known, routine, and conventional” 하지 않음을 입증하는데 실패하였으므로, abstract idea (추상적 관념) 에 불과하다고 판결하였다. 특허권자 Yu 는 항소하였고, CAFC 는 §101 에 근거한 patent eligibility 문제를 Mayo/Alice framework 로 검토하였는데, 이는 question of law 이므로 1심 판결에 대한 2심 판결 기준은 de novo 이다.

Alice/Mayo framework 는 claim 이 특허 받을 수 없는 law of nature, natural phenomenon 또는 abstract idea 에 해당하는지 판단 (Step 1) 하고, 만약 그렇다면 claim 의 본질을 patent-eligible application 으로 전환하는 inventive concept 을 포함하는지 판단 (Step 2) 한다.

‘289 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An improved digital camera comprising:

a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum; 

two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;

said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;

an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;

an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and

a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.

재판부는 ‘289 특허의 claim 1이 우선 abstract idea 에 해당하는지 검토하였는데, 이는 claim 1이 prior art 에 비하여 진보한 것인지 검토하였다. 

*** We have approached the Step 1 to inquire by asking what the patent asserts to be the focus of the claimed advance over the prior art. In conducting that inquiry, we must focus on the language of the [a]sserted [c]laims themselves, considered in light of the specification.” TecSec, Inc. v. Adobe Inc., 978 F.3d 1278, 1292 (Fed. Cir. 2020)

그 결과, claim 1은 abstract idea 의 결과/효과에 불과하고, 당해 분야의 기술을 개량하는 특정의 수단 내지 방법이 아니라 포괄적 프로세스 및 기계장치를 언급한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 왜냐하면, 제2 디지털 이미지에 의하여 제1 디지털 이미지의 화질을 개선하는 것인데, 이는 사진분야에서 오랫동안 사용된 방법에 불과하기 때문이다. 

Yu 는 이에 대하여, 명세서 기재사항 중 claimed invention 이 prior art 와 차별화되는 점은 4개의 lens 와 그로부터 각각 얻어지는 4개의 이미지를 이용하여 화질을 개선하는 것이고, 특히 그 중 4번째 센서는 흑백 센서 임에 특징이 있는 것으로 주장하였는데, 재판부는 Yu 의 주장은 claim 1의 claim limitation 은 아니므로, 이를 배척하였다.

Yu 는 또한 hardware configuration 을 claimed invention 의 특징이며, claim 1에 기재된 화질 개선을 달성하기 위해서는 hardware 의 결합이 필수적으로 필요한 바 (vital), 이것이 prior art 와 구별되는 발명의 특징이라고 하였다. 

이에 대하여, 재판부는 Alice 사건을 인용하면서, 종래의 컴퓨터 장치의 사용 만으로는 abstract idea 를 특허받을 수 있는 대상으로 전환하는 것은 아니라고 하였다.

*** The claimed configuration does not add sufficient substance to the underlying abstract idea of enhancement—the generic hardware limitations of claim 1 merely serve as “a conduit for the abstract idea.” In re TLI Commc’ns, 823 F.3d at 612.


본 사건의 판결에 대한 다양한 평석이 이어지고 있다. 

CAFC 의 다수의견은 claim 을 어떻게 기재한 것보다는 claimed invention 의 본질이 더 중요한 것이라는 입장이다. 그러나, 이러한 – ineligible subject matter 에 불과한 것을 statutory category 의 하나로 기재한다 하여 eligible subject matter 로 되는 것은 아니라는 점 – 판결은 많은 비판을 받고 있다. 이 대목에서 Judge Newman 의 dissent 의견을 고려해 보아야 할 듯 하다.

Judge Newman 은 dissent 의견을 냈는데, '289 특허의 claim 1은 서로 다른 2개의 이미지 센서 전면부에 2개의 렌즈를 장착한 digital camera 로써, ADC circuitry, memory 및 digital processor 를 구비한 것으로 abstract idea 가 아니라고 하였다. 그러면서, 발명의 목적 내지 장점의 기재가 digital camera 를 abstract idea 로 전환하지는 않는다고 하였다. Judge Newman 은 §101 의 존재 이유가 patentable subject matter 의 포괄적인 종류를 copyright 과 구별하여 규정한 것이라 하였다. 이러한 논의는 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 사건에서 이미 확인된 사안이라고 하였다. 즉, known component 로 된 장치에 대한 문제는 §101 에 근거한 abstract idea 여부가 아니라, §102 에 근거한 novelty 의 문제라는 것이다. 그러면서, Judge Newman 은 본 판결의 다수의견은 §101 에 대한 조문 그 자체의 의미, 선판례 및 공중의 이익 (stable and effective patent incentive) 에 반하는 것으로 우려된다고 하였다.


특허 담당자 내지 특허변호사 입장에서 한 가지 확실한 점은 권리범위를 확장하기 위하여 claim drafting 을 할 때 너무나 일반화시켜 기재하지는 않아야 한다는 점이다. 명세서에 기재된 발명을 하나의 청구항으로 포괄하여 기재하기 보다는 필요한 만큼의 복수의 청구항으로 각각 기재하는 것이 필요하다. 본 사건에서도, Yu 는 claim 1 (이하 종속항 포함) 을 기재함에 있어서, 명세서 기재사항에 따른 확실한 특징 즉, 4개의 렌즈와 이미지 센서, 특히 그 중 4번째는 흑백 이미지 센서인 특징을 모두 생략하고 2개의 렌즈와 이미지 센서 만으로 일반화 하여 기재하였기 때문에, abstract idea 로 판단 받았다. (Apple 제품이 특허 침해하는 부분이 그러하였을 것이다.) 


2021년 7월 13일 화요일

Reasonable certainty: Indefiniteness standard of PTAB (Jan. 2021)

 


USPTO 2021.1.6일자 memorandum 을 통하여, PTAB post-grant trial proceeding (e.g., inter partes review) 에 있어서의 claim indefiniteness 판단 기준을 연방 지방법원 (1) 의 특허침해소송 시의 기준과 동일한 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 기준 , claim 을 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 해석하였을 때 reasonable certainty 로 당업자에게 발명의 범위를 이해시키지 못함 을 적용하기로 하였다.

“… a claim is indefinite if, read in light of the specification and the prosecution history, it fails to inform those skilled in the art about the scope of invention with reasonable certainty.”

PTAB 은 그동안 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 에서 CAFC 가 인정한 판단기준 , claim term 에 의미가 불명확한 용어나 구가 포함 을 적용해 왔다.

“… a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”

관련하여, USPTO 2018, post-grant trial proceeding 시의 claim construction 기준을 개정한 바 있다. , broadest reasonable interpretation standard 에서, Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 에 따른 Phillips standard 로의 개정이다. 이후, PTAB Phillips standard claim construction 을 하면서도, claim indefiniteness 에 대하여는 Nautilus standard 또는 Packard standard 를 혼용하여 왔다.

2021.1.6일자 memorandum 에서, USPTO Nautilus standard 적용으로, 판결의 일관성 (uniformity) 과 예측가능성 (predictability) 을 제고할 것이라 하였다.

2021년 7월 7일 수요일

Unreviewable APJ authority incompatible with Constitution (Arthrex v. United States, June 2021)

 United States v. Arthrex, No. 19-1434, decided June 21, 2021

본 사건은 PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ, 행정법 특허판사) 가 의회의 동의를 구하여 대통령이 임명해야 하는 principal officer 인지, 아니면 USPTO 가 속한 행정부 조직의 수장 (Secretary of Commerce) 이 단독으로 임명해도 되는 inferior officer 인지가 문제된 사안이다. Supreme Court 는 APJ 가 principal officer 이므로, Director (USPTO) 가 inter partes review 에서의 APJ 의 판결에 대하여, 리뷰할 수 있는 권한을 가지도록 보완하여야 한다고 판결하였다.

Arthrex 가 Smith & Nephew 에 대하여, US 9,179,907 특허침해 소송을 제기하자, Smith & Nephew 는 inter partes review 를 제기하였고, 이에 PTAB 은 해당 특허를 무효 판결하였다. 이에, Arthrex 는 CAFC 에 항소하였으며, PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ; 행정법판사) 의 임명이 의회의 동의를 구해야 하는 principal officer 인데, inferior officer 의 임명 방식인 Secretary of Commerce 에 의하여 (대통령에 의하지 않고, 의회의 동의도 없이) 임명 되었으므로, 이는 헌법상 Appointments 규정 (Art. II, §2, cl. 2) 위반이므로, PTAB 의 결정을 기각해달라고 하였다. 이에, CAFC 는 Secretary (Department of Commerce) 와 Director (USPTO) 모두 APJ 의 판결을 리뷰하거나, 임기 중에 해임할 수 있는 권한이 없으므로, APJ 는 principal officer 가 맞다고 판결하였다. 그런데, CAFC 는 그에 대한 해결 방안으로 APJ 의 tenure protection (임기 보장) 을 무효로 하였다. 그리고는 PTAB 의 판결을 기각하면서, 새로운 APJ 패널을 구성하여 Arthrex 사건의 재심을 진행하도록 판결하였다. 이에, Arthrex 는 Supreme Court 에 상고 (writ of certiorari) 하였다.

*** 사건명이 Arthrex v. United States, United States v. Arthrex 등으로 되어 있는 것은, Arthrex, Smith & Nephew, United States (Government, PTO) 모두 writ of certiorari 를 하였고, Supreme Court 가 이에 대하여 certiorari 를 허락하고 하기의 판결을 내렸기 때문이다.

Supreme Court 는 대통령이 Executive Branch (행정부) 의 행위에 대한 책임이 있다는 Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477 (2010) 판결을 인용하면서 시작하였다. 즉, 현재 수많은 officer 가 미국을 대신하여 대통령에 의하여 임명되는데, 이는 대통령으로부터 시작한 “clear and effective chain of command” 에 의하여 정당화 된다는 것이다. (즉, 대통령이 행정부의 수장으로서, 조직에 속한 officer 의 행위에 대하여 명확한 책임을 갖는 것으로 대통령에 의한 임명이 정당화 된다는 의미이다.) 

헌법상 Appointment Clause 는 다음과 같다:

“[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.” Art. II, §2, cl. 2.

이에 근거하여, 대통령만이 상원의 동의 (advice and consent) 를 구하여 principal officer 를 임명할 수 있다. 

그런데, 의회는 APJ 를 inferior officer 로 하여 Secretary of Commerce 가 임명할 수 있도록 하였다. 양 당사자 (Arthrex, United States) 는 APJ 가 “significant authority”를 행사하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않았다. 

Supreme Court 는 Edmond 사건에서, inferior officer 는 대통령에 의하여 임명된 자에 의하여 관리 감독을 받아야 (directed and supervised) 한다고 하였다. 그런데, 의회는 PTAB 을 다른 행정부 조직과 상이하게 구성하였는데, Director 는 PTAB 의 APJ 에 대하여 “administrative oversight” 권한 – 즉, APJ 의 급여 책정, inter partes review 의 개시여부 결정, APJ 패널의 구성 - 은 주면서도, APJ 가 inter partes review 의 특허성 (patentability) 판결에는 관여할 수 없도록 하였다. 즉, APJ 는 inter partes review 에서 특허성 판단에 대한 “significant authority” 를 가지며, Director 는 해당 사안에 대하여 APJ 를 관리 감독 (direct and supervise) 할 수 없다. 이러한 구조로 인하여, 책임의 분산 (diffusion of accountability) 이 발생한다. 

본 판결의 반대 의견 (dissent) 에서, Director 가 certificate 를 발행하는 권한을 가졌다고 언급하고 있지만, 이는 APJ 의 판결에 대하여 certificate 를 의무적으로 (shall) 발행하는 것이므로, 적절한 관리 감독이라고 할 수 없다. 

PTAB 만이 rehearing 을 진행할 것인지 결정할 수 있다는 사실은 United States (Government) 도 인정하였다. Rehearing 패널의 구성도 PTAB 이 결정 할 수 있으므로, 이에 의하여 APJ 는 자신들이 선호하는 대로 rehearing 을 할 수 있다. 또한, Government 는 Director 가 APJ 를 이후의 사건에서 배제할 수 있는 권한이 있으므로, 이에 의하여 APJ 를 효과적으로 견제할 수 있다고 주장하였으나, 이미 발행된 APJ 의 최종 판결 (final decision) 을 철회하는 효과는 없다. 즉, APJ 가 유의미하게 관리 (meaningfully controlled) 되지 못한다.

1836년, 법원 (사법부) 으로부터 특허성 판단의 심리를 PTO 로 되돌려 받은 이후, 특허제도는 examiners-in-chief (APJ 의 전신) 의 결정에 대한 심리 (appeal) 를 Commissioner (PTO 의 특허부분장) 에 의하여 진행하였다. AIA 발효 전의 Board of Appeals 시절, examiners-in-chief 의 판단은 Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) 가 리뷰하였다. (이는 현재, APJ (PTAB) 의 판단이 리뷰되지 않는 것과 대조적이다.)

Supreme Court 는 상기의 사유로, APJ 가 inter partes review 의 결정에 대하여 관리 감독 할 수 없는 것 (unreviewable authority) 은 Secretary of Commerce 가 임명한 inferior officer 의 권한을 넘어서는 것이므로, 위헌으로 판결한다. 

그에 따른 적절한 방안으로, Supreme Court 는 PTAB 의 구조 자체를 부정하지 않았다. 대신, APJ 의 판결이 Director 에 의하여 관리 감독 (review) 되어야 한다고 하였다. 

America Invents Act 는 두가지 방법으로 APJ 에 대한 Director 의 감독 (supervision) 을 불가능하게 하는데, (1) inter partes review 는 3인의 APJ 패널에 의하여야 하고, (2) PTAB 만이 rehearing 을 결정할 수 있음이다. (35 U.S.C. §6(C)) 이 때문에, Director 는 APJ 의 결정사항을 재심 (rehear and reverse) 할 수 없다. 의회는 Director 에게 PTO 의 권한과 책임을 부여 (§3(a)(1)) 하였으므로, PTAB 을 관리 감독할 수 있다. 이에 의하여, Director 는 PTAB 의 결정을 리뷰하고, 필요에 따라 Board 를 대신하여 자신만의 최종 판결을 내려야 한다. Supreme Court 는 35 U.S.C. §6(C) 를 효력을 상실한 것으로 판결하였다.

본 사건에서, Acting Director 는 APJ 의 판결에 대한 rehearing 여부를 스스로 결정하여야 한다고 판결하였다. 

*** 원문은 다음과 같다:

The Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision. To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs.