Disparaging prior art reaching disclaimer in patent scope (UltimatePointer v. Nintendo, Fed. Cir., 2016)

UltimatePointer, L.L.C. v. Nintendo Co., 816 F.3d 816, 118 U.S.P.Q.2d 1125 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허출원인이 자신의 발명의 특허성을 강조하기 위하여, 선행기술 (prior art) 을 비판 (disparaging) 한 경우, 그렇게 비판한 것은 특허 등록 후 claim scope 에서 제외된다는 판결이다. 즉, “disparaging prior art” 는 disclaimer 로 작용한다는 점이다.

(1) 1심 재판부의 판단

청구인 UltimatePointer, LLC 는 US 8,049,729 의 특허권자인데, '729 특허는 “Easily deployable interactive direct-pointing system and presentation control system and calibration method therefor” 를 발명의 명칭으로 하였다. 특허는 handheld pointing device 로써 컴퓨터 화면 상에 투영되는 cursor 를 제어하는 방법에 관한 것인데, 그렇게 함으로써 발표자의 cursor 의 제어를 용이하게 하는 것을 주요 특징으로 한다.

Claim 1 은 다음과 같다:

1. An apparatus for controlling a feature on a computer generated image, the apparatus comprising:

a handheld device including:

an image sensor, said image sensor generating data related to the distance between a first point and a second point, the first point having a predetermined relation to the computer generated image and the second point having a predetermined relation to a handheld enclosure; and

a processor coupled to said handheld device to receive said generated data related to the distance between a first point and a second point and programmed to use the distance between the first point and the second point to control the feature on the image.

명세서는 2가지 종류의 pointing device 즉, direct-pointing device and indirect-pointing device 에 대하여 기재하고 있다. 특허권자에 의하면 (명세서 기재사항), direct-pointing system 은 더 자연스럽고, 더 신속하고 정확한 pointing action 을 제공하며, 그에 반하여 indirect-pointing method 는 속도와 직관적 제어가 불가능하다.

Nintendo 는 Wii video game system 을 제조, 판매 중인데 시스템은 handheld Wii remote, Wii console 및 sensor bar 를 포함한다. Sensor bar 에서 발생한 infrared light 을 수신한 정보를 바탕으로 텔레비전 스크린 상에 cursor 로 표시하는 방식이다. (즉, '729 특허의 indirect-pointing system 에 해당)

UltimatePointer 는 Texas 지방법원에 특허침해 금지 청구소송을 제기하였고, 1심 재판 중 양 당사자는 handheld device 가 direct-pointing device 로 한정되는지에 대하여 다투었다. 1심 재판부는 명세서 기재사항을 바탕으로, 발명은 indirect-pointing device 와 "prior direct-pointing device” 를 개량하는 direct-pointing system 으로 한정된다고 하면서, 특허 비침해 결정하였다. 특히, 명세서 기재사항 중 indirect pointing 방법은 direct pointing 이 불가능한 경우에만 사용한다는 기재가 있음에 유의하였다. 

(2) CAFC 의 판단

청구항 해석 (claim construction) 은 법률심 (legal conclusion) 으로서, 2심 검토 기준은 de novo 인데, 명세서 기재사항 및 심사경과 (intrinsic evidence) 를 바탕으로 한 청구항 해석은 legal conclusion 즉, 재심 기준은 de novo 이다. 그러나 수반하는 1심 재판부의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 에 기초한 판결 (factfinding) 은 clear error 기준으로 검토한다.

Claim term 은 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석되는데 즉, 발명 시점에 PHOSITA 의 기준으로 어떠한 의미로 받아들여지는지로 해석된다. 중요한 것은, PHOSITA 는 claim term 을 명세서 기재사항을 포함하여 발명의 전반적인 맥락 (in the context of the entire patent) 안에서 이해한다는 점이다. 이러한 점에서, 명세서는 claim construction analysis 에서 매우 밀접한 (highly relevant) 관계에 있고, 대부분의 경우, 명세서 기재사항은 결정적 (dispositive) 인 역할을 한다.

한편, CAFC 는 명세서 기재사항으로 claim 을 한정해석하는 것을 경계해야 한다는 판결을 내려왔는데, 다른 한편으로, 반복된 비판적 진술 (repeated derogatory statements) 은 특허권자가 해당 사실을 자신의 발명의 범위에서 배제하는 것을 가리킨다고 판결한 바 있다.

UltimatePointer 는 handheld device 를 명확하게 정의하지 않았기 때문에, 1심 재판부가 명세서 기재사항으로 이것을 direct pointing 만을 의미하는 것으로 한정해석 한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

반대로, Nintendo 는 명세서 기재사항 전체에 걸쳐 특허권자는 일관되게 direct pointing 을 찬양하고, indirect-pointing 을 비판하고 있으므로, 설령 handheld device 를 분명하게 direct-pointing 으로 정의하지 않았더라도, 그에 대한 올바른 claim construction 은 direct-pointing 으로 한정해석 하는 것이 맞다고 주장하였다.

CAFC 는 

1. 명세서 전반에 걸쳐 발명이 direct-pointing system 이라고 한 점, 
2. direct pointing 을 반복적으로 찬양 (extolling) 한 점, 및 
3. indirect pointing 을 반복적으로 비판 (disparaging) 한 점을 사유로, handheld device 는 direct pointing device 로 한정해석 하는 것이 맞다고 판결하였다. 

UltimatePointer 의 claim term 의 ordinary meaning 으로 해석되어야 한다는 주장은 받아들여지지 않았으며, 왜냐하면, claim term 은 명세서 기재사항과 출원경과를 참작 (claim terms are construed in light of the specification and prosecution history, not isolation) 하여 해석되기 때문이라고 하였다.

재판부는 Nintendo 의 제품이 indirect-pointing 에 해당되므로, 특허 비침해라고 판결하였다.

Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.) 

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.

Written description requirement: claim 이 명세서 기재사항 (실시예) 으로 한정해석 되는 경우 (ScriptPro v. Innovation Assocs., Fed. Cir. 2016)

ScriptPro LLC v. Innovation Assocs., Inc., 833 F.3d 1336, 119 U.S.P.Q.2d 1878 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 ScriptPro 의 특허 US 6,910,601 의 35 USC 112 (a) 의 개시 요건 (disclosure requirements) 중 발명 기재요건 (written description of the invention) 충족 여부에 관한 판결이다.

CAFC 는 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) 사건에서, 특허 청구항은 그것을 지지하는 명세서 기재사항 (도면 포함) 보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결한 바 있는데, 본 사건에서는 (1) 특허 청구항 그 자체로서 발명 기재요건을 만족할 수 있고, (2) 명세서에 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 특정 실시예로 특허 청구항이 한정해석되지 않는다고 판단한 사례이다.

명세서 기재사항이 어떠한 경우에는 특허 청구항을 한정하는 요소로 작동하고, 어떠한 경우에 그렇지 않은지 시사하는 판결로써 살펴보고자 한다.

ScriptPro 는 US 6,910,601 의 특허권자인데, 1심 재판부는 ’601 특허의 claim 1, 2, 4, 8 이 written description 요건 위반으로 무효 판결하였고, 이에 ScriptPro 는 항소하였다.

’601 특허는 ADS (automatic dispensing system) 과 함께 사용할 수 있는 collating unit 에 관한 것으로 처방전에 따른 약품을 자동으로 container 에 수용하는 것에 관한 것이다. 특히, 실시예에 따르면, collating unit 은 가령 ‘환자확인정보 (patient-identifying information)’ 에 근거하여 복수의 slot 중 빈 slot 에 약품을 분류/저장하는 방법에 관한 것이다. (“sorting/storing scheme by patient-identifying information”) 특히, 특정 실시예에 따르면, 발명은 static control center 용으로 자동화된 storage unit 을 사용하게 되는데, 이때 collating unit 은 patient-identifying information 에 근거하여 sorting/storing scheme 을 수행한다.

양측이 합의한 사항에 의하여, 대표 청구항 claim 8 은 다음과 같다: 

8. A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

*** 청구항은 sorting/storing scheme by patient-identifying information 을 claim limitation 으로 갖지 않는다.

Written description requirement 만족 여부는, 명세서 기재사항이 발명의 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로 하여금, 특허 출원 시에 청구된 대상 (claimed subject matter) 을 소유 (possession) 했는지 합리적으로 이해할 수 있도록 기재되었는지 로 판단한다.

ScriptPro 는 1심 재판부가 ’601 특허의 명세서 기재사항을 “sorting by patient-identifying information” 로 한정함으로써, 특허 청구항 중 해당 claim limitation 이 부가되지 않은 것에 대하여 무효 판결한 것에는 오류가 있다고 주장하였다.

본 재판부 (CAFC) 는 ScriptPro 의 상기의 주장에 동의한다. 왜냐하면, ’601 특허는 “sorting by patient-identifying information” 에 관한 것 뿐만 아니라, collating unit 을 ADS 에서 사용하는 것과 관련한 몇 가지의 문제 – (1) storing more than one container in a holding area,” (2) “collating multiple containers for a patient in one holding area,” (3) “storing a container for a patient based on the patient’s name,” ... – 에 대한 해결방법을 모색하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 문제의 해결 방법에 있어서, 많은 경우 “patient-identifying information” 에 근거하고 있지만, 모든 문제의 해결 방법이 그러한 것은 아니다. 가령, container 는 “other predetermined storage scheme without input or handling by the operator”라고 기재하고 있다.

이러한 기재사항과 일관되게, original claim 중 어느 것은 “sorting by patient-identifying information”의 claim limitation 을 포함하지 않는 것으로 특허출원 되어 있다.

즉, (1) 명세서의 많은 부분이 “patient-identifying information” 에 의하는 것으로 기재하고 있으나, 모든 실시예가 그러한 것은 아니고, (2) original claims 중 일부는 그러한 claim limitation 을 갖고 있지 않다.

재판부는 상기의 사실에 기초하여, 다음과 같이 판결하였다:

1. 명세서 기재사항 중 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 어느 한 특정 실시예에 의하여 특허 청구범위를 한정해석 할 수는 없다. 
2. Original claim 그 자체로서도 written description of the invention 요건을 만족할 수 있다.
3. 단순히 prior art 에 대하여 (본 발명과 대비하여) inconvenient 한 것으로 폄하 (disparagement) 한 것 만으로, 특허 청구항의 범위를 해당 prior art  (inconvenient aspect) 를 배제하는 것으로 해석할 수 없다.

Provisional application 을 바탕으로 정규 출원 시, 삭제된 사항에 의한 claim scope 제한 (MPHJ v. Ricoh Fed. Cir., 2017)

 MPHJ Technology Investments, llc, v. Ricoh Americas Corporation, No. 2016-1243, Fed. Cir. (2017)

본 사건은 MPHJ 의 US 8,488,173 특허 청구항이 “one-step operation” 으로의 한정 여부에 따라 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되는지 갈리는 문제에 있어서, CAFC 는 특허권자의 '173 특허의 provisional application 에는 존재하던 “one-step operation” 을 정규출원에서는 삭제한 점으로부터, 청구항이 해당 한정사항 (claim limitation) 으로 제한되지 않는다고 하면서, 선행문헌에 의하여 신규성 위반으로 무효라고 판단한 사건이다.

우리가 R&D 수행 후 세부적인 개발 사항의 확정 전, 특허 출원 일자를 빠르게 확보하기 위하여 provisional application 을 제출하게 되는데, 정규 출원 시 어떠한 기술적 구성이 변경됨으로써, 후에 claim construction 을 하는데에 있어 그러한 변경 사항이 발명의 범위 (scope) 에 영향을 주는 사례로써, provisional application 시 유념할 부분으로 의미 있는 판결이라 할 수 있겠다.

MPHJ 는 US 8,488,173 (’173 특허) 의 특허권자인데, PTAB 은 해당 특허에 대하여 anticipation 내지 obviousness 위반으로 특허 무효 판결하였고 이에 불복하여, CAFC 에 항소하였다.

특허의 유효성 판단을 위하여 첫번째로 특허청구항의 의미와 범위 (meaning and scope) 를 결정해야 한다. Supreme Court 의 Cuozzo Speed Tech. 판결 (2016) 에 따라, PTAB 은 만료되지 않은 특허에 대하여 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 BRI 기준으로 청구항을 해석한다.

’173 특허 (Distributed computer architecture and process for document management) 는 문서를 한 곳의 장치에서 스캔한 다음 다른 곳에 위치한 장치에서 복사하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. (특허는 이를 “virtual copier” 라 한다.)

PTAB 은 복수의 선행문헌에 근거하여 해당 특허 청구항에 대하여 무효 결정하였는데, claim 1 – 8 은 Xerox Network Systems Architecture General Information Manual (1985.4), US 5,513,126 및 US 5,818,603 에 의하여 신규성 내지 비자명성 위반이라고 결정하였다. Claim 1 이 대표격인데, 그 일부는 다음과 같다:

1. A system capable of transmitting at least one of an electronic image, electronic graphics and electronic document to a plurality of external destinations including one or more of external devices, local files and applications responsively connectable to at least one communication network, comprising:

at least one network addressable scanner, digital copier or other multifunction peripheral capable of rendering at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document in response to a selection of a Go button;

…

wherein, in response to the selection of said Go

button, an electronic document management system integrates at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document using software so that said electronic image, electronic graphics and electronic document gets seamlessly replicated and transmitted to at least one of said plurality of external destinations;

…

wherein upon said replication and seamless transmission to at least one of said external destinations, said electronic image, electronic graphics and electronic document is communicable across a network to at least three other of said external destinations, and is optionally printable by said printer.

 MPHJ 는 청구항 용어 “seamless” transmission 은 사람 (조작자) 의 개입이 없이 one-step 으로의 수행이 필요하고, 이는 선행문헌에 기재되지 않은 특징이라고 주장하였다. (claim 4 는 방법 청구항인데, 동일한 구성요소로 되어 있다.) 특히, seamless transmission 의 의미가 “no user intervention is needed” between copying and destination 이라고 주장하였다. 이어서, MPHJ 는 scanner 와 application software 사이에 어떠한 매개 (품) 가 있는 것은 무관하다고 주장하였다.

PTAB 은 이에 대하여, claim 을 scanning 과 emailing 을 포함하는 것으로 해석하고, 그것이 separate step 이던 single step 이던 무관하고, user intervention 이 있거나 또는 없거나 한 것을 포함한다고 하면서, 그렇기 때문에 선행문헌에 의하여 신규성 위반이라고 무효결정하였다.

항소심에서 MPHJ 는 청구항 용어 “interfacing” 과 “ Go button” 이 single-step operation 을 표현하는 것이며, 그렇기 때문에 PTAB 은 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장하였다. PTAB 은 “interfacing” 을 “making a direct or indirect connection between two elements so they can work with each other or exchange information” 의미라고 해석하였다.

그러면서, 상기의 청구항 해석은 자신들의 provisional application (60/108,798) 에 의하여 뒷받침 된다고 주장하였다. 특히, provisional application 의 기재 내용에 의하면, claimed invention 의 범위가 one-step copying and sending process 인 것으로 명확하게 한정된다고 하였다.

한편, 청구인은 상기의 provisional application 의 기재 내용이 최종 출원 (non-provisional) 에는 누락되었음을 지적하였다. 이에 대하여, MPHJ 는 그러한 누락이 해당 부분에 대한 완전히 포기된 것 (explicitly disclaimed) 은 아니며, 그렇기 때문에 출원경과 사항의 일부로써 받아들여지므로, 청구항을 해석하는데 참작 가능한 것이라고 주장하였다.

재판부 (CAFC) 는 provisional application 의 기재사항이 (등록) 청구항을 해석하는데 기여할 수 있음에 동의하였다.

(그런데) 본 사안은 ’798 provisional application 으로부터 최종 출원의 발명의 범위 (scope) 를 이해하는데 기여하는 부분이 삭제되었다는 점이다. 이는 PHOSITA 입장에서 그러한 삭제 (removal) 가 발명의 중요한 한정요소 임을 인식할 것이라는 점이다. 즉, 최종 출원에 있어서, one-step operation 이 삭제되었으므로, 이는 발명의 범위를 그러한 것으로 한정하지 않겠다고 보는 것이 맞다. 게다가, ’173 특허는 single-step operation 을 “optional”이라고 기재하고 있다. 이는 앞서 살펴본 삭제된 부분과도 일치한다. 따라서, 

PHOSITA 는 발명자의 의도가 single-step operation 을 mandatory 가 아닌 optional 인 것으로 이해할 것이다.

재판부는 청구항이 one-step operation 으로 한정되지 않는 것으로 해석되는 바, 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되어 무효 판결하였다.

Claim scope of design patent - "article of manufacture" (In re Surgisil, Oct. 2021)

 In re Surgisil, LLP, 2020-1940 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)

본 사건은 디자인 특허의 범위가 claim 에 기재된 "article of manufacture"로 한정된다고 한 판결이다. 이러한 "article of manufacture" 에 의한 특허의 범위는 출원 심사과정에서 anticipation (신규성) 판단 시에도 적용되고, 디자인 특허 등록 후 특허침해판단 시에도 적용된다.

Surgisil 은 디자인 특허출원 No. 29/491,550 (’550 application) 에 대한 심사관의 거절 결정 및 그에 대한 PTAB 의 확정 판결에 대하여, CAFC 에 항소하였다.

’550 application 은 “ornamental design for a lip implant” 에 관한 것인데, 도면은 아래와 같다:

*** Lip implant (Surgisil) 는 US 7,993,409 B2 등으로 등록 중인데, 이는 입술 보형물에 관한 것이다. (입술 하단의 점선 부분에 lip implant 보형물 삽입)

 

심사관은 ’550 application 에 대하여, Dick Blick catalog (Blick) 를 근거로 신규성 위반으로 거절하였다. Blick 은 art tool (stump) 인데, “tightly spiral-wound, soft gray paper for smoothing and blending large areas of pastel or charcoal” (종이를 말아내는데 사용) 에 관한 것이다.

 

PTAB 은 (거절결정 불복심판에서) claimed design 과 Blick 간 형태의 차이가 미미하다며, 심사관의 거절을 확정하였다. PTAB 은 Surgisil 이 주장한 “very different article of manufacture” 주장을 배척하였는데, anticipation 의 판단에 있어서, analogous art 여부는 고려하지 않는다고 하였다. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)

Anticipation 판단은 question of fact 이나, PTAB 의 “article of manufacture 가 claim 에서 한정사항이 아님”의 판단은 question of law 이므로, 이에 대하여 CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다.

Design patent 는 청구항에 기재된 article of manufacture 에 한정하여 보호범위로 하지, 추상적인 범위로 확장하여 보호하지 않는다. 특허법상 design patent 는 “[w]however invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture. (35 U.S.C. §171 (a))” 로 되어 있다. CAFC 는 Curver 사건에서, 디자인 특허의 보호범위는 특허 청구항에서 정한 “particular article of manufacture" 에 한정된다고 판결하였다. 

*** 해당 사건에서, 특허권자는 심사과정 중 심사관의 거절이유 극복을 위하여 furniture 에서 pattern of chair 로 발명의 명칭을 정정하여 특허등록 받았고, 이후 box 에 대하여 특허침해를 주장하였으나, 재판부는 그 보호범위가 chair 만으로 한정되는 것으로 claim construction 하고 비침해로 판결하였다. (이 사건은 prosecution history estoppel 과도 관련 있다.) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019)

또한, MPEP §1502 에도 design patent 는 그것이 적용되는 article 과 불가분의 관계에 있다고 하고 있다. ("[d]esign is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone …”)

CAFC 는 claim 은 lip implant 로 기재하고 있고, Blick (prior art) 은 art tool 에 대하여 기재하고 있으므로, Blick 을 근거로 lip implant 를 anticipation 된 것으로 한 PTAB 의 anticipation 결정은 오류가 있다고 하고 해당 판결을 파기했다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다.