DOE: Disclosure-Dedication Rule (PSC Computer Products, Inc. v. Foxconn International, Inc., 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004))

 

본 사건은 균등론 주장 시, 명세서 기재사항 중 특허청구항에 포함하지 않은 사항 (subject matter) 은 균등침해를 주장할 수 없는 "disclosure-dedication rule" 에 관한 것이다. 한가지 유념할 것은, 명세서에 기재된 사항이라고 하여 전부 균등침해를 주장할 수 없는 것이 아니라, 통상의 지식을 가진 자 (PHOSITA) 기준으로 "공중에 바쳐졌음이 명확한 기재사항" 에만 disclosure-dedication rule 이 적용될 수 있다는 점이다.

PSC computer 는 US 6,061,239 의 특허권자인데 Foxconn International 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였고, 1심 재판부는 PSC 가 명세서 기재사항 중 plastic clips 에 대하여는 특허청구 (claim) 하지 않아 disclosure dedication rule 에 의하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

’239 특허는 Cam-type retainer clip for heat sinks for electric integrated circuits 을 발명의 명칭으로 하는데, microchip 과 heat sink 를 연결하는 cam-type clip 에 관한 것이다. Claim 1은 다음과 같다:

In a heat sink assembly providing cooling to an electronic semiconductor device wherein the device is mounted in a module, the module having means for engagement with a retainer clip, and the heat sink having a generally flat bottom surface and heat conducting engagement with the semiconductor device upper surface and a plurality of fins on the upper surface defining at least one channel, the improvement comprising a heat sink retainer clip including: 

an elongated, resilient metal strap received in one of the channels of the heat sink having holding means at each end engaging the engagement means on the module, the center portion of the strap spaced a predetermined distance above the upper surface of the heat sink base when the strap is not in tension; and a cam-type latch pivotally mounted in the center portion of the strap and including a cam with a bearing surface, the distance from the pivot access to the bearing surface of the cam being greater than the distance between the pivot access and the upper surface of the base of the heat sink when said strap is not in tension, and an arm fixedly mounted to said cam, said arm, when rotated, causing said bearing surface of said cam to be forced against the surface of the base of the heat sink placing the strap in tension so as to force the heat sink into heat conducting engagement with the module.

Strap 과 latch 두 부분으로 구성된 cam-type retainer clip 으로써, 본 사건의 이슈 사항은 retainer clip 의 재료가 무엇이냐 이다. PCS (claim 1) 의 clip 은 metal 을 선택하였고, Foxconn 의 clip 은 plastic 으로 구성되었다. PSC 는 claim 1 이 metal strap 으로 한정되어 있으나, plastic 으로 된 Foxconn 의 제품이 균등침해를 구성한다고 주장하였다. 

1심 재판부는 Johnson Johnston Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc) 판결을 인용하였는데, 해당 판결에서 재판부는 특허권자가 명세서에 기재한 사항 중 청구항으로 작성하지 않은 사항 (subject matter) 은 공중에게 바쳐진 것으로써, 이를 균등침해 이론에 근거하여 자신의 권리로 주장할 수 없다고 판결하였다.

상기 결론에 도달하기 위한 근거로써, 1심 재판부는 명세서 기재사항 즉, "[t]he elongated strap is made of a resilient metal such as stainless steel although other resilient materials may be suitable for the strap," '239 patent, col. 4, ll. 49-51 (emphasis added), and that " [o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations."을 지적하였다. 1심 재판부에 따르면, 상기 기재사항은 발명자가 특허 출원 시점에 clip 의 재료 중 plastic 을 포함할 수 있다는 사실을 인지한 것이고, 자신의 특허는 plastic 보다 개선된 metal design 을 특정한 것으로 판단하였다. 1심 재판부는 Johnson 판결을 적용하였고, 그에 따라 PSC 는 plastic 재질의 clip 에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

1심 재판부는 우리의 SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001) 판결도 적용하였는데 즉, 명세서 기재사항이 명확하게 특정 특성 (feature) 에 대하여 기재한 다음 그러한 특성이 청구항에 포함되어 있지 않았다면, 비록 특허청구항 용어 만으로는 해당 특성이 포함될 수 있는 것으로 해석되더라도, 해당 특성에 대한 (등록 후) 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

명확하게 (specifically) 정의, 비판 및 부인한 특정 배치 (형태) (“specifically identified, criticized, and disclaimed a specific configuration”) 에 대하여, 특허권자는 특허청구항에 포함시키지 않은 이상, 이에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

Disclosure-Dedication Rule

특허침해의 검토가 통상적으로는 claim construction 으로부터 시작하나, 본 사건의 양 당사자는 청구항 용어에 대한 이견이 없으므로, claim construction (Markman hearing) 을 생략하였다. 이렇게 한 1심 재판부의 판단은 오류가 없다. 1심 재판부는 곧바로 claim 1과 Foxconn 제품에 대한 사실적 비교를 수행하였는데, 본 재판부도 그러하다.

PSC 는 문언적 내지 균등적으로 특허침해를 입증해야 할 책임이 있는데, Foxconn 제품에 대한 문언적 침해가 성립하지 않음을 시인하였다. 그러므로, 본 재판부의 특허침해 검토는 온전히 균등침해 여부의 판단이다. 특허권자는 PTO 에 좁은 특허청구항을 작성하여 심사를 받은 다음, 등록 후 넓은 범위로 균등침해를 주장할 수 없다. Autogiro Co. of Am. v. United States, 181 Ct.Cl. 55, 60, 384 F.2d 391 (1967)

PSC 는 본 사건의 이슈사항이 Johnson 판결과는 다르다고 주장하였다. 왜냐하면, Johnson 사건에서는 특허청구항으로 작성되지 않은 명세서 기재사항이 명확하고 특정 (clear and specific) 된 반면, 본 사건은 그렇지 않다고 하였다. Johnson 사건의 US 5,153,050 의 claim 은 “a sheet of aluminum” 으로 되어 있는데, 명세서 기재사항은 "[w]hile aluminum is currently the preferred material . . . other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used." 으로 기재되어 있어 stainless steel 재질의 침해 제기 제품에 대한 균등침해 주장이 불가하였다. 

이와 유사하게, Maxell 사건에서, US 4,624,060 의 명세서 기재사항 “"the tabs may be stitched into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes" 은 특허청구항으로 작성되지 않았다. 그에 따라 재판부는 “alternative method of keeping mated shoes together by stitching tabs into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes”에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

본 재판부는 2가지 사항 즉, (1) 명세서 기재사항으로써 공중에 바쳐진 대상 (dedicated subject matter) 이 어느 정도로 특정되어야 하는지, 그리고 (2) ’239 특허의 명세서는 공중에 바쳐진 대상을 충분히 특정하여 기재하고 있는지에 대하여 검토한다.

PSC 의 개시 즉, 선행기술이 plastic 재질을 clip 부품으로 할 수 있다는 기재는 정확하고 명확 (precise and clear) 하다. 명세서의 중요한 목적 중 하나는 특허의 대상 (subject matter) 을 공중에게 고지하는 것인데, 이것은 특허청구항이 발명의 범위 (scope of invention) 를 제공하는 역할과 상이하다. 중요한 것은 상기 두 가지 목적이 35 U.S.C. §112 하에 상호 통합된 것이라는 점이다.

발명에 대한 정밀한 명세서 기재는 다음의 몇 가지 법률적 목적 때문에 필요하다: (1) USPTO 는 무엇이 특허로 허가되었고, 특허권리가 소멸하였을 때 어떠한 것이 공중의 영역으로 되는지 알 수 있다; (2) 라이선스를 통하여 발명의 실시를 허락받은 자는 그 발명을 어느 범위까지 사용할 수 있는지 알 수 있다; (3) 동일/유사 분야의 타 발명자들은 해당 발명이 어디까지 점유하고 있는지 알 수 있다. Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 39, 25 L.Ed. 68 (1878).

Claim 은 발명을 한정하는 역할을 갖는데, 명세서는 특허의 독점의 범위를 확장할 수는 없다. Burns v. Meyer, 100 U.S. 671, 672, 25 L.Ed. 733 (1879) 명세서를 claim 의 사전 (concordance) 으로 사용하는 것은 거의 모든 법원 (재판부) 에 의하여 받아들여지는 이론이고, 특허법의 기본 개념이다. Autogiro Company of America v. the United States, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)

즉, 발명의 상세한 설명은 claim 을 설명함으로써, 공중으로 하여금 특허청구항에게 주어진 고지 (notice) 기능을 이해하도록 도움을 주는 것이다. 이러한 점 때문에, 우리는 자주 “specifications teach, claims claim.”이라고 인용한다. SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121 n. 14 (Fed. Cir. 1985). 이러한 특허청구항의 범위 (scope) 와 고지 (notice) 기능과 일치하여, 특허 청구항 요건은 특허권자로 하여금 자신의 권리범위를 상정 (예측) 하도록 하는 것이다. 이것은 명세서가 아니라 특허청구항의 기능이다. 즉, 특허권자의 타인에 대한 배제의 권한의 측정값은 명세서가 아니라 특허청구항에 근거한다.

무엇이 개시되었고, 무엇이 특허로 청구되었는지가 공중에의 고지 (public notice) 의 핵심 사항이다. 특허권자가 특허청구항에 포함시키지 않은 사항 (subject matter) 을 특허 등록 후 자신의 권리로 주장할 수 있도록 허용한다면, 이것은 특허 청구항의 고지 기능을 훼손하고 그에  따라 법적 불안정성 (uncertainty) 을 불러온다.

통상의 지식을 가진 자의 기준으로, 명세서 기재사항으로부터 무엇이 교시되었는지 이해할 수 있으면서, 그 중 특허청구항에 포함되지 않은 사항에 대하여 공중에게 바쳐진 것으로 하는 것이 옳다. 이것이 disclosure-dedication rule 이다. 즉, disclosure-dedication rule 은 명세서에 기재된 어떠한 포괄적 인용 (generic reference) 전체에 대하여 적용되는 것이 아니라, 특정된 것 (particular genus) 만이 공중에게 바쳐지는 것이다. 즉, 그러한 기재의 정도는 통상의 지식을 가진 자 기준으로 명세서에는 기재되었는데 특허청구되지는 않았음을 인지할 수 있어야만 한다. (The disclosure must be of such specificity that one of ordinary skill in the art could identify the subject matter that had been disclosed and not claimed.)

본 사건에서, PSC 는 ’239 특허 명세서에서 “other resilient materials may be suitable for the strap”과 "[o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations," 를 기재하였다. 후자에 근거하고, claim 1의 한정사항 즉, “an elongated, resilient metal strap” 에 의하여, PSC 는 plastic 재질의 Foxconn 제품 에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

특허권자의 DOE 의 입증책임: "particularized testimony and linking arguments" (Aquatex Industries Inc. v. Techniche Sol., Fed. Cir. 2007)

AQUATEX INDUSTRIES INC v. TECHNICHE SOLUTIONS, 479 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 균등침해에 관한 판결인데 특히, 특허권자는 Function-Way-Result test 에 의하여 균등침해 입증 시, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 특정된 진술 및 상응하는 논거 (“particularized testimony and linking arguments”) 로써 입증해야 함을 명확히 한 판결이다.

Aquatex 는 US 6,371,977 특허의 특허권자인데, ’977 특허는 액체의 기화 (evaporation) 에 의한 인체의 체온 냉각방법에 관한 것이다. Aquatex 는 Techniche 제품 (cooling garment) 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였는데, 1심 재판부는 침해 제기 제품이 claim 1의 “fiberfill batting” 을 실시하지 않는다고 하면서 특허 비침해 판결하였다.

Claim 1은 다음과 같다:

1. A method of cooling a person by evaporation, comprising:

providing a multi-layered, liquid-retaining composite material comprising a fiberfill batting material, and hydrophilic polymeric fibers that absorb at least about 2.5 times the fiber's weight in water;

soaking said multi-layered composite in a liquid;

employing said multi-layered, liquid-retaining composite material as a garment or a flat sheet and evaporatively cooling said person.

Fiberfill batting material 은 합성 (synthetic) 물질인데, 이에 반하여 Techniche 는 시판되는 Vizorb® 을 충진재로 사용하였으며, 이는 합성재질이 아니라 부분적으로 자연유래 물질이다. 따라서, 문언적으로 침해는 성립하지 않는다. 이에 따라, Aquatex 는 균등침해 주장을 한 것이다.

Techniche 는 Aquatex 의 균등침해 주장에 대하여, (1) Aquatex 는 심사경과 중 청구항 보정에 의하여 균등침해 주장을 할 수 없고, (2) 자신들의 침해 제기 제품은 “fiberfill batting”의 균등물을 포함하지 않으며, (3) Aquatex 는 균등침해 주장에 있어서 claim 1과 침해 제기 제품의 차이가  “insubstantial difference”에 불과한 점에 대한 “particularized testimony and linking arguments” 를 제출하지 못하였다고 주장했다.

1심 재판부는 침해 제기 제품이 fiberfill 등의 hydrophobic material 을 포함하여 air pocket 을 생성하는 방법으로 기화를 촉진하는 방법을 원고가 입증하지 못했다고 하면서, 특허권자의 Function-Way-Result test 를 이용한 균등침해 주장을 기각하였다. 즉, 1심 재판부는 Aquatex 가 Techniche 제품의 “filler layer”에 대하여 claim 1에 기재된 바와 같이, “filler layer includes a hydrophobic material, like the fiberfill used in [AquaTex's] product, to create air pockets to promote evaporation." 임을 입증하지 못하였다고 판결이유를 밝혔다.

2심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여 다음과 같이, Aquatex 의 균등침해 주장을 기각하였다. 

1. FWR test 에 있어서, element 는 (1) claim 과, (2) 명세서 기재사항에 있는 설명, 및 (3) prosecution history 를 검토하여 확인해야 하는데, 1심 재판부는 특허에 기재되지 않은 fiberfill batting 의 특성 (hydrophobic) 을 사유로 균등침해를 인정하지 않는 오류를 범하였다. 
2. 특허권자는 insubstantial difference 의 입증을 위하여, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 “particularized testimony and linking arguments”를 제시해야 하는 입증책임이 있는데, DOE 의 증거는 PHOSITA 관점에서 입증되어야 한다고 했으므로, “particularized testimony and linking arguments”는 해당 분야에서 자격을 갖춘 전문가 (qualified expert) 의 진술 (testimony) 에 의해야 한다.
3. Aquatex 는 전문가의 진술을 제출하였으나, (1) 전문가인지 불명확하고, (2) 진술은 claim element 각각에 대하여 침해 제기 제품이 어떻게 균등한지 특정하여 제시하지 못하였으므로, 특허권자의 입증책임을 완료하지 못하였으므로 특허권자는 균등침해 입증에 실패하였다.

Doctrine of Equivalents: Rebuttal of Festo presumption (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc)

미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여 판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에 대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로 정하였다.

즉, 출원경과 금반언은 거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에 관한 것도 해당한다고 하였다. 즉, 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정 (presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.

1. 출원시점 기준으로 균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
2. 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
3. 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재

이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수 있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.

1. Unforeseeability

• Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
• 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA 의 claim 보정 시점
• 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능

2. Tangential relation to the reason for the amendment

• Claim amendment 사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을 포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
• 본 항목은 축소 보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는 prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)

3. Some other reason

• 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
• 본 기준은 특허권자가 상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을 포함시킬 수 없었음)
• 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)

균등론의 제한: Ensnaring prior art (Depuy Spine v. Medtronic, Fed. Cir., 2009)

 Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

US 5,207,678 (Pedicle screw and receiver member therefore) 의 특허권자 Depuy Spine 은 Medtronic 의 Vertex^® model (polyaxial pedicle screws) 에 대하여 특허침해소송을 제기하였는데, 1심 재판부가 균등침해를 인정하자, Medtronic 이 ensnaring prior art 를 사유로 균등침해 제한을 주장하였지만 받아들여지지 않았고, 이에 항소하였다.

Ensnarement 는 특허권자가 특허 권리범위를 prior art 로 확장하는 균등침해 주장을 하지 못하게 한다. 즉, 피고 (accused infringer) 는 ensnaring prior art 를 근거로 특허권자의 균등침해 주장에 항변할 수 있다.

Ensnarement 는 2단계로 검토되는데,

1.  Step (1): 특허권자는 accused product 를 문언적으로 침해하게 하는 (literally infringing) 가상의 청구항 (hypothetical claim) 을 작성하여 제출하고,
2.  Step (2): 피고가 제시한 prior art 를 바탕으로 hypothetical claim 의 특허성 판단을 수행하여, 해당 claim 이 unpatentable (§102, §103 위반) 인 경우, 특허권자의 균등 (물) 주장 범위는 과도 (overreaching) 한 것으로 하여 균등침해를 불인정한다.

특허권자 (Depuy Spine) 는 다음과 같이 hypothetical claim 을 제출하였는데, 이는 original claim 1에서 균등 (물) 로 주장한 청구항 구성요소 “spherically-shaped portion (9)” 를 conically-shaped portion 으로 변경한 것이다.

Medtronic 은 2건의 prior art – US 5,474,555 (Puno) 와 US 2,346,346 (Anderson) – 를 근거로 hypothetical claim 이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다. Puno 는 conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 있다고 개시하였고, Anderson 은 fracture immobilization splint 의 conically-shaped portion 을 개시하였다.

재판부는 Puno 의 기재사항에는 rigid pedicle screw 에 대한 teach-away (부정적 교시) 가 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시킨다고 하면서, 그 특허성이 부정되지 않는다고 판결하였다. 왜냐하면, §103 위반을 위해서는 

1. 복수의 prior art 에 hypothetical claim 의 구성요소가 전부 개시되어 있을 뿐만 아니라,
2. 문헌에 나뉘어져 기재되어 있는 구성요소의 결합 (combination) 이 물리적으로 가능해야 하고, 또한 그러한 물리적 결합에 의하여 발명이 의도한 효과 (intended purpose) 를 달성할 수 있도록  PHOSITA 입장에서 인지할 수 있어야 하기 때문이다. 

그런데, 선행문헌이 다음과 같이 발명이 의도한 목적에 대하여 부정적 교시를 하는 경우, 이는 자명하지 않은 결론에 도달해야 한다.

[I]f the prior art indicated that the invention would not have worked for its intended purpose or otherwise taught away from the invention. United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 15 L.Ed.2d 572 (1966)

즉, Puno 는 다음과 같이, conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 (compression member 없이) screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 발생 (Screw 와 anchor seat 의 분리에 의한 shock-absorber 효과로 screw 가 뼈로부터 이탈하는 것을 방지) 한다고 기재하고 있어 이는 rigidity 에 대한 teach away (부정적 교시) 에 해당한다.

(US 5,474,555 (Puno), Col.3, ll. 60 – 67)

재판부는 Puno 가 rigid pedicle screw 에 대하여 teach-away (부정적 교시) 를 하고 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시키므로, hypothetical claim 의 특허성 (비자명성) 이 부정되지 않는다고 판단하고, 이에 따라 특허권자가 Medtronic 의 제품에 대하여 한 균등침해가 인정된다고 판결하였다.

Rescinding prosecution disclaimer with sufficient clarity (Hakim v. Cannon Avent, Fed. Cir., 2007)

 Hakim v. Cannon Avent, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 prosecution disclaimer 의 철회 (rescinding) 에 관한 판결이다. 특허권자 Hakim 은 continuation application 을 하면서, 원출원 claim scope 에 대하여 확장한다는 취지를 PTO 에 제출하였으므로, 원출원 claim limitation 이 후출원 claim 에서 적용되지 말아야 한다고 주장하였으나, 재판부는 그러한 rescission 에 이르기 위해서는 충분히 명확한 정도의 disclaimer 가 있어야만 한다고 판결하였다.

Hakim 은 자신의 특허 US 6,321,931 및 US 6,357,620 에 근거하여 Cannon Avent 에 특허침해소송을 제기하였다. Hakim 발명은 음료용기에 관한 것인데, suction 에 의하여 통로의 밸브가 들려져 음료가 통과할 수 있는 구조이다. 

심사과정 중 Hakim 은 다음과 같이 자신의 발명이 (심사관) 인용발명과 대비되는 특징을 갖는다고 하였다:

The first mechanism involves an inverting, flexible valve material which has a slit therein and responds to suction. . . . . By providing both the elastomeric member with a slit and a blocking element, a sealing mechanism is provided which reduces spillage beyond that of either mechanism alone. None of the references cited in the Office Action [Robbins III, Bachman, and Belcastro] teach or suggest such a no-spill mechanism having a slit sitting against a blocking element such as is recited in all of the pending claims.

즉, 심사과정 중 Hakim 은 자신의 발명의 특징으로 “slit in the flexible valve material”을 주장하였다.

Avent 의 accused product 는 valve 와 함께 flexible diaphragm 이 구비된 central opening 이 마련된 음료 용기인데, slit 을 갖지는 않는다. 

1심 재판부는 claim construction 을 통하여 ’931 특허는 “flexible valve material” 내지 “diaphragm having a slit” 을 claim limitation 으로 갖는다고 결정한 후, Avent 의 제품에 slit 이 구비되지 않았으므로, ’931 특허에 대한 비침해 summary judgment 판결 하였다.

Hakim 은 1심 재판부의 claim construction 이 자신의 특허에 대한 권리범위를 지나치게 협소하게 해석하였고, 특히 claim 1, 2 는 “slit” 용어 대신 “opening” 을 사용하였으므로, claim 1이 상기 2가지 한정사항 중 하나를 갖는 것으로 해석하는 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Claim 1은 다음과 같다:

1. An apparatus for use in a no-spill drinking cup, said apparatus comprising:

a valve holder, such valve holder comprising at least one valve and a blocking element, said valve comprising a flexible material, said blocking element comprising an area of material which is impenetrable to the flow of liquid, said valve further comprising an opening through said flexible material, said valve having a resting position wherein said flexible material sits with said opening against said blocking element such that said valve is closed to the passage of liquid through said valve, said valve moving into an open position for the passage of liquid through said valve upon the application of negative air pressure to the top of said valve, said open position being a position wherein said flexible member comprising said opening lifts off of said blocking element.

“Opening” 은 Hakim 이 continuation application 을 신청하면서 등장하였는데, 해당 신청서의 attorney letter 에는 Hakim 이 claim 1 을 “slit”에서 “opening” 으로 변경함으로써, 그 권리범위를 확장한다는 취지를 기재하였다. 

Continuation application 은 별다른 거절이유 없이 등록되었고, 1심 재판부는 Hakim 의 continuation patent 에 대하여 원출원의 prosecution history 를 포함하는 바 “slit in the flexible material” 한정사항을 포함한다는 취지로 다음과 같이 판결하였다:

Because Hakim did not retract any of his arguments distinguishing the prior art, he is held to the restrictive claim construction he argued during prosecution of the patent."

Hakim 은 continuation application 을 제출하면서, new claims 는 원출원에 의한 claim scope 보다 확장되었다는 취지를 기재하였고, 그럼에도 심사관이 new claims 를 거절이유 없이 등록결정한 것은 심사관이 new claims 에 대한 특허성을 확인해 준 것이라고 주장하였다. (다음의 판례를 인용하였다.)

The presumption of regularity supports the official acts of public officers, and, in the absence of clear evidence to the contrary, courts presume that they have properly discharged their official duties. United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15, 47 S.Ct. 1, 71 L.Ed. 131 (1926)

Avent 는 Hakim 이 심사관에게 청구범위 확장의 취지를 표현하면서, 이전 심사과정에서 자신의발명이라고 한정하였던 것 중 어디까지 확장하는지 특정하지 않았다고 반대 주장하였다. 

재판부는 Hakim 이 continuation application 을 통하여 권리범위를 확장하는 특허출원을 할 권리는 있지만, 그럼에도 불구하고 심사과정 중 포기 (surrender or disclaimed) 한 범위를 다시 회복 (recapture) 할 수는 없다고 판결하였다. 즉, 심사관이 continuation claims 에 대하여 등록 결정한 것은 parent application 의 심사과정 중 출원인이 주장한 사항을 바탕으로 한다고 판결하였다. 

The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2003)

심사과정 중 출원인이 행한 disclaimer 는 철회 (rescinding) 가 가능하고, 그에 따라 포기하였던 권리범위(disclaimed scope) 의 회복 (recapture) 도 가능하지만, 그러한 회복에 이르기 위해서는 충분히 명확한 prosecution history 가 필요하며 특히 disclaimer 에 의하여 배제되었던 선행문헌에 대한 재검토 (re-visiting) 가 필요하다. 

The public notice function of a patent and its prosecution history requires that a patentee be held to what he declares during the prosecution of his patent. A patentee may not state during prosecution that the claims do not cover a particular device and then change position and later sue a party who makes that same device for infringement. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989, 995 (Fed. Cir.2003) 

2심 재판부는 1심 재판부가 “opening” 에 대하여 slit 을 포함하는 구조로 해석한 것에 오류가 없다고 하면서, 특허 비침해 summary judgment 를 확정판결 하였다.

Rescinding disclaimer in the specification at continuation application (Akeva v. Nike, Fed. Cir., 2020)

Akeva L.L.C. v. Nike, Inc., No. 2019-2249 (Fed. Cir. Jul. 16, 2020)

Akeva 는 footwear 특허 포트폴리오를 보유했는데, US 5,560,126, US 6,966,130, US 7,114,269, US 5,380,350, US 7,540,099 등이다. 상기 특허는 모두 ’126 특허를 우선권 기초로 하고 있는 Continuation patents (연속출원에 의한 특허) 이다. ASICS 가 Akeva 특허에 대한 declaratory judgment of non-infringement 를 신청하자, Akeva 는 그에 대응하여 특허침해소송을 제기했고, 이어서 ADIDAS, NEW BALANCE, PUMA 를 피고로 추가하였다.

1심 재판부가 summary judgment of no infringement 및 무효판결하자, Akeva 는 항소하였다. 

Asserted patents 는 athletic shoe rear soles and midsoles 의 개선에 관한 것이다. 명세서는 rear sole 이 운동화의 다른 부분 보다 빠르게 닳고, mid sole 은 압축되어 경화되는 문제에 대하여, (1) rear sole 은 heel support 에 탈착가능하게 부착하거나 회전가능하게 탑재하고, (2) mid sole 에는 graphite 를 삽입함으로써 해결 가능하다고 기재하고 있다. Abstract 도 마찬가지로 “a heel support for receiving a rotatable and replaceable rear sole 과 graphite insert to reduce midsole compression” 을 기재하고 있다. 

’126 특허를 우선권 기초로 하는 일련의 Continuation patents 에는 타 소송에서 인용되었던 US 6,604,300 이 포함되어 있다. Akeva L.L.C. v. Adidas-Salomon AG, 208 F. App'x 861, 864-65 (Fed. Cir. 2006) (Akeva I) 해당 사건에서 재판부는 “rear sole secured” 를 “selectively or permanently fastened, but not permanently-fixed into position” 으로 해석하였다. 즉, “rear soles that can be rotated or replaced,” but they are not permanently fixed in position 이라는 의미이다. 출원당시 ’269 특허는 ’300 특허와 동일한 명세서 기재사항을 가졌었는데, Akeva 는 심사 중 disclaimer 를 회피할 목적으로 Akeva I 판결을 IDS 로 제출하면서, ’300 특허의 명세서 기재 중 disclaimer 를 철회 (rescind) 한다는 의도를 진술했다. 다른 Continuation patents 는 ’269 특허를 우선권 기초로 하며 출원시점에서 또는 심사 중 상기와 유사하게 명세서를 보정하였다. 

(그 결과) 본 사건에 인용된 특허들 모두에는 conventional fixed rear sole 이 포함되어 있는데, 피고 (Nike) 는 “rear sole secured” 가 Akeva I 사건의 ’300 특허와 마찬가지로 conventional fixed rear sole 은 포함하지 않는다고 주장하였다.

Claim 25 (’126 특허) 는 다음과 같다:

25. A shoe comprising:

an upper having a heel region;

a rear sole secured below the heel region of the upper; and

a flexible plate having upper and lower surfaces and supported between at least a portion of the rear sole and at least a portion of the heel region of the upper, peripheral edges of the plate being restrained from movement relative to an interior portion of the plate in a direction substantially perpendicular to a major axis of the shoe so that the interior portion of the plate is deflectable relative to the peripheral edges in a direction substantially perpendicular to the major axis of the shoe.

1심 재판부는 Akeva 의 “rear console secured” 해석 주장에 대하여 collateral estoppel 을 적용하지 않았는데, 비록 ’300 특허의 명세서 기재사항이 ’126 특허와 매우 유사하나, (disclaimer 때문에) 동일하지는 않기 때문이었다. 그러나 1심 재판부는 ’126 특허는 conventional fixed rear soles 에 대하여 disclaimer 하고 있다고 결론지었고, 그 결과 “rear sole secured” 는 “rear sole selectively or permanently fastened, but not permanently fixed into position” 의 의미라고 하였다. 즉, rear sole 은 (1) detachable 또는 (2) attached and rotatable, but a conventional fixed rear sole is not within the scope of the claim 이다. 그에 따라, 1심 재판부는 피고가 특허를 침해하지 않았다고 summary judgment 판결 하였다.

Continuation patents 에 대하여, 1심 재판부는 Akeva 가 명세서를 보정함으로써 disclaimer 를 회피했음을 인식하였다. 그런데, Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 priority 를 상실할 경우, Nike 의 conventional fixed rear soles 제품의 판매 (on sale) 에 의하여, 해당 특허들은 신규성 위반 (sold more than one year prior to the Continuation Patent’s filing dates) 으로 무효이다. ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear sole shoes 를 제외 (disclaim) 하였다는 자체적 판단과, ’300 특허 명세서는 conventional fixed rear sole 을 제외 하였다 (disclaim) 는 Akeva I 판결에 근거하여, 1심 재판부는 Akeva 의 disclaimer 를 철회하는 보정이 특허청구범위를 확장하는 신규사항 추가 (new matter) 에 해당하는 것으로 판단하였고 그 결과, Continuation patents 는 Nike 의 제품 판매에 의하여 102 위반 (on-sale bar) 으로 무효라고 판결하였다.

Claim construction 은 question of law 인데, underlying fact inquiries 를 포함할 수 있다. 따라서, 2심은 intrinsic evidence 에 근거한 claim construction 은 de novo 기준으로, subsidiary fact findings 에 대하여는 clear error 기준으로 검토한다. Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1337 (Fed. Cir. 2015)

청구항 용어는 ordinary and customary meaning 으로 해석되는데, 이는 PHOSITA 에 의하여 출원시점에서 명세서 기재사항에 비추어 이해되는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) 그런데, 출원인이 청구항 용어에 대하여 ordinary and customary meaning 이 아닌 특별한 정의를 채용한다면 그에 따라 해석해야 한다. Ancora Techs., Inc. v. Apple, Inc., 744 F.3d 732, 734 (Fed. Cir. 2014)

본 사건의 claim construction 문제 역시 Akeva I 사건에서 ’300 특허에 대하여 판단한 바와 같이, “rear sole secured”가 conventional fixed rear soles 을 포함하느냐 이다. CACF 가 SciMed Life Systems 사건에서 판단한 것과 같이, 명세서가 본 발명에 대하여 특정 특징 (particular feature) 을 배제하고 있다면, 그러한 특징은 claim 의 범위 밖에 있는 것으로 해석해야 한다. SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001)

’126 특허의 명세서 기재사항에는 많은 부분에는 conventional fixed sole 을 본 발명에서 제외한다는 기재가 있다. Akeva 는 ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear soles 를 배제 (disclaim) 하지 않았고, 명세서는 서로 독립된 2가지 별개의 발명을 개시하고 있다고 주장한다, 즉, (1) rotatable and/or detachable rear soles, and (2) a flexible plate in the midsole. 그러나 본 재판부는 그 주장에 동의하지 않으며, 명세서는 하나의 발명 즉, “a shoe with a detachable or rotatable rear sole that may additionally have a flexible plate”만을 기재하고 있다고 판단한다. Akeva I 에서 재판부는 ’300 continuation-in-part 특허가 "[t]he flexible region also need not be used only in conjunction with a detachable rear sole, but can be used with permanently attached rear soles as well."로 기재하고 있는 부분은 "[t]he 'permanently attached' language in the specification contemplates shoes with heels that are permanently fixed (cannot be interchanged) but are rotatable." 즉, 여전히 conventional fixed sole 은 아닌 것으로 판단하였다. 이는 ’300 특허 명세서와 완전히 동일 (identical) 하지는 않지만, 실질적으로 동일 (virtually identical) 한 ’126 특허 명세서 기재사항에서도 마찬기지이다. 

두번째로 살펴볼 것은 Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 우선권 주장의 적절성 여부이다. Priority 를 청구하기 위해서는 우리의 판례들은 개시의 연속성 (continuity of disclosure) 이 필요한 점을 강조한다. Hollmer v. Harari, 681 F.3d 1351, 1355 (Fed. Cir. 2012)

’300 특허는 athletic shoe with conventional fixed rear sole and midsole insert 를 권리범위에서 명확하게 제외하는 disclaimer 를 기재하였으므로, Akeva 의 Continuity patents 에 있어서의 chain of continuity 가 중단되었다. Akeva I 재판부의 판결과 같이, Akeva 의 priority 이슈에 있어서의 문제점은 ’300 특허의 conventional fixed rear soles 에 대한 disclaimer 에 의하여 priority chain 이 중단되고 결과적으로 Continuation patents 는 ’126 특허에 대한 우선권 주장이 불가능해졌다는 점이다.

Akeva 는 Continuation patents 에서 disclaimer 를 철회 (rescind) 하였으므로 Continuation patents 의 ’126 특허에 대한 우선권 주장 (priority) 가 가능하다고 주장하였으나, 이를 뒷받침하는 case law 를 제시하지 못했고, 결과적으로 본 재판부는 해당 주장을 받아들이지 않는다.

Akeva 는 claim scope 가 후출원된 Continuation patent 에서 disclaimer 에 의하여 그 범위가 확장된 판결 Hakim v. Cannon Avent Group, PLC, 479 F.3d 1313, 1317-18 (Fed. Cir. 2007) 및 Luv N' Care, Ltd. v. Jackel International Limited, 115 F. Supp. 3d 808, 819-21 (E.D. Tex. 2015) 를 제시할 수 있었을 것이다. 그러나 해당 판례는 심사 (prosecution) 중의 claim scope 에 관한 prosecution disclaimer 에 관한 사건이다. 그리고 해당 사건에서는 written description 에 의하여 확장된 claim scope 에 대한 적절한 뒷받침이 존재한 상황이었고, 출원인은 후출원 특허 심사과정에서 선행 특허에서 행한 prosecution disclaimer 를 명확하게 철회 (explicitly rescinding) 했었다. 

이와는 차이가 있게, 본 사건의 disclaimer 는 특허권자가 명세서에 본 발명으로 기재했던 특정 실시예를 disclaimer (specification disclaimer) 하고 있다. 더욱이 CACF 는 발명의 한정사항을 제외하는 것은 기재사항을 확장하는 결과를 가져온다는 판결을 내린 바 있다. Anascape, Ltd. v. Nintendo of Am. Inc., 601 F.3d 1333, 1338 (Fed. Cir. 2010) 

본 사건에서도 specification disclaimer 에 의하여 ’300 특허의 명세서 기재사항에서 제외되었던 실시예가 Continuation patents 에 다시 포함되는 결과를 초래하였다. 그러므로 재판부는 이러한 specification disclaimer 의 철회를 Continuation patents 관계를 유지한 상태에서 가능한 것으로 판단하지 않는다.

상기와 같은 이유로 ’300 특허에 의하여 chain of priority 는 중단되었고, 결과적으로 Nike 제품에의하여 asserted claims 는 on-sale bar 를 근거로 무효판결한다.

Wireless communications in its generic use is an abstract idea (Chamberlain v. Techtronic, Fed. Cir., 2019)

 Chamberlain Grp. v. Techtronic Indus. Co., 935 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 US 7,224,275 (Movable barrier operators status condition transception apparatus and method) 에 대하여, CAFC 가 abstract idea 로 특허무효 판결한 사건이다. CAFC 는 ’275 특허의 claim 1이 Alice two-step analysis 에 의하여 판단한 결과, 종래의 wireless communications 를 사용하는 abstract idea 에 불과하므로, patent ineligible concept 에 해당한다고 판결하였다.

’275 특허는 movable barrier (e.g., garage door) 의 상태정보를 송/수신하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. ’275 특허에 의하면, movable barrier operator 는 movable barrier 의 상태정보를 다양한 주변장치 가령, 센서, 알람, 디스플레이, 등기구 (light) 와 교신한다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A movable barrier operator comprising:

a controller having a plurality of potential operational status conditions defined, at least in part, by a plurality of operating states;

a movable barrier interface that is operably coupled to the controller;

a wireless status condition data transmitter that is operably coupled to the controller, wherein the wireless status condition data transmitter transmits a status condition signal that:

corresponds to a present operational status condition defined, at least in part, by at least two operating states from the plurality of operating states; and

comprises an identifier that is at least relatively unique to the movable barrier operator, such that the status condition signal substantially uniquely identifies the movable barrier operator.

 Techtronic Indus. (TTI) 는 ’275 특허가 특허받을 수 없는 발명에 해당한다고 주장하였는데, 1심 재판부는 그러한 주장에 반하여, ’275 특허는 특허받을 수 있는 발명이라고 판결하였다. 1심 재판부에 따르면, ’275 특허는 무선으로 상태정보를 송/수신하는 garage door opener 에 관한 것이므로, abstract idea 에 해당하지 않는다고 판단하였다. 특히, ’275 특허는 데이터를 특별한 방법에 의하여 송/수신하는 것으로써, 종래 기술에 대하여 특별한 개량에 해당한다고 판단 사유를 밝혔다.

Patent eligibility 는 법률심 (question of law) 의 문제로써, 이는 그 저변의 사실 문제 (question of fact) 를 포함할 수 있다. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., Fed. Cir. (2018) 따라서, patent eligibility 에 대한 2심 재판부의 검토 기준은 de novo 이다.

Supreme Court 는 abstract idea category 에 있어서 오랫동안 idea 그 자체는 특허받을 수 없다는 점을 명확히 하였다. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014)

Alice step 1에 따라, 본 재판부는 claim 이 prior art 대비 어떠한 진보된 사항의 청구 (claimed advance) 가 있는지를 검토한다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) 그러한 검토에 있어서, 명세서 기재사항은 claim 이 어떠한 발명에 관한 것인지 조명하는데 도움이 되는 것은 사실이지만, 반드시 기재되어 있는 그대로의 claim language 에 따라 발명을 정의하는 것이 필요하다. 

(원문은 다음과 같다: While the specification may help illuminate the true focus of a claim, when analyzing patent eligibility, reliance on the specification must always yield to the claim language in identifying that focus. 즉, 명세서 기재사항과 claim 중 claim 기재사항을 더 충실하게 따라 발명을 정의해야 한다는 의미이다.)

Claim 1은 “wirelessly communicating status information about a system”으로 발명을 정의하고 있다. 명세서도 그러한 결론을 뒷받침하는데, 종래의 movable barrier operator system 과 본 발명의 차이점은 status information 이 무선으로 통신하는 점이라고 기재하고 있다. 그리고 그 사유는 physical signal path 를 사용했을 경우의 단점 (e.g., additional cost, exposed wiring, increased installation time) 을 개선하기 위한 것이라고 기재하였다.

Wireless communicating status information about a system 은 abstract idea 에 지나지 않는다. (이에 관한 CAFC 의 복수의 판결이 존재한다.) 특히, DIRECT TV 판결에서, CAFC 는 regional broadcast content 를 out-of-region 수신자에게 wireless communication 을 통하여 제공하는 것은 abstract idea 에 불과하다고 판결한 바 있다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) Affinity Labs 사건에서, CAFC 는 streaming content 를 handheld wireless electronic device 로 전송하는 media system 에 대하여 abstract idea 로 판결한 바 있다. Affinity Labs of Texas, LLC v. Amazon.com Inc., Fed. Cir. (2016) 상기의 사건 판결에서 보듯이, wireless 환경에서 정보를 송/수신하는 것에 대한 광의의 개념은 abstract idea 에 지나지 않는다.

만약, 어떠한 claim 이 통신시스템의 기술적 개량을 특별한 실시 (specific implementation) 만으로 한정한다면, 그것은 abstract idea 가 아니다. 본 사건에 있어서, 특별한 방법이나 수단을 확인할 수 없다. 오히려, 명세서 기재사항은 데이터를 wireless 환경에서 전송하는 것은 “well understood in the art”라고 하였다.

청구인 (CGI) 은 claim 이 physical nature 를 갖는 element (e.g., controller, interface, wireless data transmitter) 를 포함하므로, abstract idea 는 아니라고 주장하였으나, 이는 종래기술을 그대로 채용한 것에 불과 (“using off-the-shelf technology for its intended purpose”) 하므로, 그러한 physical nature 그 자체로써 abstract idea 에 해당하는 claim 을 그것으로부터 벗어나게 할 수는 없다.

‘Inventive concept’ step (Alice step 2) 에서, 우리는 어떠한 claim element 가 더해진 것이 있는지 좀 더 특정하여 검토한다. 단순히 conventional step 을 부가하는 것, high level of generality 로 특정하는 것 등은 inventive concept 을 제공하는데 부적절하다.

명세서 기재사항에 따르면, claim element 각각 – controller, the interface, the wireless data transmitter – 이 “well understood in the art”라고 하였다. 이러한 conventional component 를 통상의 방법 (generic way) 으로 사용하는 것으로는 abstract idea 를 inventive concept 으로 변환할 수 없다. 즉, wireless communication 그 자체만으로는 본 발명을 inventive concept 으로 되게 할 수 없다.

따라서, 본 재판부는 1심 판결을 파기하고 환송한다.