Assignor estoppel only with representations (Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. _ (2021))

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. _  (2021) 

“Assignor estoppel applies only when the assignor’s claim of invalidity contradicts explicit or implicit representations he made in assigning the patent.”

Assignor estoppel 은 발명자가 자신의 특허를 (일정한 대가를 받고) 양수한 다음 그 특허에 대하여 무효 주장의 소송을 제기하는 것을 제한하는 법리이다. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 (1924)

Assignor estoppel doctrine 은 assignor’s claim of invalidity 가 특허 양수 과정의 explicit or implicit representations 에 반하는 범위에만 그 적용이 있다.

특허법상 특허 출원서에는 발명자 선언 (inventor’s oath) 즉, 자신이 청구된 발명의 진정한 발명자(original inventor) 임을 선언하는 내용이 포함된다. (35 U.S.C. §115)

Csaba Truckai 는 Novacept, Inc. 의 설립자로 1990년대 NovaSure System 을 발명한 후, 특허출원 하였는데, 이것은 의도하지 않은 자궁 세포의 제거를 방지하기 위하여 장치의 head 부를 “moisture permeable” 즉, 시술 중 fluid 를 uterine cavity 로부터 밖으로 새어 나오게끔 구성하였다. Csaba Truckai 는 NovaSure System 관련 특허 (continuation 포함) 를 2007년 Hologic 에 양도하였고, Hologic 은 그 이후 미국 전역에 NovaSure System 을 판매하였다.

2008년 Truckai 는 Minerva Surgical Inc. 를 설립한 후, 장치의 개량을 통하여 Minerva Endometrial Ablation System 을 출시하였는데, 이것은 head 를 기존의 장치와는 달리 “moisture impermeable” 한 것으로 하였다. 즉, 시술 중 fluid 를 제거하지 않는 것이 특징이다. PTO 는 해당 특허출원에 대하여 등록 결정하였다.

2013년 Hologic 은 NovaSure System 에 대한 continuation application 을 제출하고, 특허청구항을 “head generally” 으로 기재하여 moisture permeable 과 상관없도록 하는 청구항을 포함시켰고, PTO 는 이에 대하여 2015년 특허등록 결정하였다.

US 9,095,348 Moisture transport system for contact electrocoagulation (Hologic, 2015)

Hologic 은 특허 등록 후 Minerva 에 대하여 특허침해소송을 제기하였고, 이에 Minerva 는 특허 비침해를 주장하였다. 그에 부가하여, Minerva 는 특허 무효를 주장하였는데, 발명의 상세한 설명은 water-permeability 에 관한 것이나, 청구항은 이에 부합하지 않는다고 주장하였다. 이에 대하여, Hologic 은 assignor estoppel 을 주장하였다. 왜냐하면, Truckai 는 원특허출원을 Hologic 에 양도하였으므로, Minerva 는 양도한 특허에 대하여  무효주장을 할 수 없다고 하였다. 1심 재판부는 Minerva 의 invalidity defense 가 assignor estoppel 에 의하여 제한된다고 판결하였고, 2심 재판부 (CAFC) 도 이에 동의하였다. CAFC 는 다음과 같이 assignor estoppel 이 Supreme Court 의 선판례와 형평법 논리에 의하여 지지된다고 하였다:

An assignor should not be permitted to sell something and later to assert that what was sold is worthless, all to the detriment of the assignee. The assignor makes an implicit representation that the rights he is assigning are not worthless. But the exact rights at issue were at that point “inchoate – not “certainly defined.” Afterward, the Court observed, the claims might be “enlarged at the instance of assignee beyond what the inventor had put forward. That might weaken the case for estop-pel. But the Court decided not to decide the issue, given its holding that the assignor had not infringed the (narrowed) patent claim anyway.

Minerva 는 assignor estoppel 법리가 없어지거나, 적어도 제한적으로 적용되어야 한다고 주장하였는데, Supreme Court 는 CAFC 가 법리를 매우 확장적으로 적용한 측면이 있다면서, 정확한 적용 범위를 다음과 같이 명확히 하였다.

A

Minerva 는 35 U.S.C. §282(b) “[i]nvalidity” of the patent “shall be [a] defense[] in any action involving infringement.” 를 근거로 assignor estoppel 폐지를 주장하였는데, 이렇게 되면 특허법상 common-law preclusion – assignor estoppel, equitable estoppel, collateral estoppel, res judicata – 전부를 부정하는 격이므로 이는 Supreme Court 의 선판례와 배치된다. SCA Hygiene Prod-ucts Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U. S. ___, ___ (2017) 또한, Congress 는 특허법을 제정하면서, 형평법상 판결 원칙 (common-law adjudicatory principles) 에 바탕을 두고, 그러한 원칙이 특허법의 전반에 걸쳐 적용된다고 하였으므로, Minerva 의 주장을 배척한다.

Westinghouse 재판부는 assignor estoppel 에 일정한 제한이 있음을 인지하였다. 특허권자가 자신의 특허를 (유상) 양도할 때, 특허가 유효하고 자신의 독점적 권리에 대하여 적어도 암묵적 표현 (implicit representation) 을 한다. 특허권자가 이후 특허무효에 근거한 방어권을 주장한다면, 이것은 자신이 행한 implied warranty 를 부인하는 것이다. 이러한 사유로 assignor estoppel 의 법리가 작동한다.

B

그러나 본 재판부는 assignor estoppel 이 일정한 제한을 포함하는 점을 인정한다. 즉, assignor estoppel 은 공정한 거래 (fair dealing) 라는 기본원칙이 적용되는 경우에만 적용해야 한다. 즉, 특허권 양도시점에는 자신의 특허가 유효하다고 했다가, 양도 이후 자신의 특허는 무효라고 주장하는 것에 의하여 불공정 (unfairness) 이 발생한다. 그리고, 그러한 warranty 는 명시적일 필요까지는 없다: 왜냐하면, 양도는 특허 청구범위로 정해진 범위에 대한 것으로 이미 명확하기 때문이다. 불공정이 발생하지 않는 assignment 즉, assignor estoppel 이 적용되지 않는 예로는 다음과 같은 것이 있다:

(1)   고용계약에 따른 직무발명의 사용자에 대한 assignment 가 있다. 즉, 발명자 (종업원) 가 자신의 재직 중 발생할 (미래의) 발명에 대한 권리를 사용자에게 양도하는 약정에 의한 assignment 는 assignor estoppel 이 적용이 없다.

(2)   다른 예로는 양도 시점에서 유효한 특허가 이후 법률 개정으로 무효인 특허로 되는 경우, assignor 는 개정된 법률에 근거하여 특허의 무효를 주장할 수 있다.

(3)   마지막으로, 본 사건과 가장 밀접한 사유로써, 양도 시점 이후 특허 청구범위가 변경된 경우이다. Westinghouse 재판부는 다음과 같이 이 부분에 대하여 인지하였다: “the scope of the right conveyed in such an assignment” is “inchoate” – “less certainly defined than that of a granted patent.” 즉, 특허권자는 자신의 특허 청구범위를 확장하기 위하여 PTO 에 돌아갈 수 있다. 그리고 PTO 에 의하여 실질적으로 좀 더 넓은 권리범위에 대한 특허가 발행된 경우, 그에 대한 assignor estoppel 은 적용되지 않는다. 왜냐하면, 특허권자는 assignment 시점에서 (이후 PTO 절차에 의하여) 확장된 권리범위에 대한 warranty 를 표현한 적이 없기 때문이다.

Supreme Court 는 CAFC 가 상기 (3) 번에 대한 Minerva 의 주장을 배척하였다면서, 본 사건을 되돌려 보내 다시 판단하도록 하였다.

Unusually strong objective evidence in determining nonobviousness (MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357, Jun. 5, 2023)

MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357 (Fed. Cir., Jun. 5, 2023)

Medtronic 은 Teleflex 가 US 8,048,032 의 특허침해를 주장하자, PTAB 에 prior art 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허무효 주장하였으나, PTAB 이 특허 유효결정하자 이에 항소하였다.

Teleflex 의 ’032 특허는 coronary artery disease 치료를 위한 catheter 에 관한 것으로 claim 3 은 back-up support 를 갖는 catheter 구조에 특징이 있다. 특히, extension catheter 는 3개의 부분을 포함하는데, (1) a proximal substantially rigid portion 20 (노란색); (2) a reinforced portion 18 (청색); and (3) a distal flexible tip 16 (분홍색) 이며, rigid portion (20) 에는 side opening (적색 원) 이 마련되어 있는데 다음의 도면과 같다:

Claim 3은 side opening 에 관한 것으로 다음과 같다:

3. The device of claim 2 wherein the proximal portion of the tubular structure further comprises structure defining a proximal side opening extending for a distance along the longitudinal axis, and accessible from a longitudinal side defined transverse to the longitudinal axis, to receive an interventional cardiology device into the coaxial lumen while the proximal portion remains within the lumen of the guide catheter.

2009년, Teleflex 는 ’032 특허를 구현한 guide extension catheter 시리즈 “GuideLiner” 를 출시하여 큰 매출을 기록하였고, Medtronic 은 Telescope product 를 2019년에 출시하였다.

Teleflex 의 특허 침해 금지 청구 소송에 대응하여, Medtronic 은 2019년 IPR 을 신청하였는데, US 5,439,445 (Kontos) 와 US 2004/0010280 A (Adams), US 7,604,612 (Ressenmann) 및 US 2005/15073 (Kataishi) 에 근거하여 비자명성이 부정된다고 주장하였다. Kontos 는 support catheter for delivering angioplasty balloons 에 관하여 개시하였고, Adams 는 catheter assembly with a distal side opening for removing embolic debris 에 관하여 개시하였으며, Ressenmann 은 evacuation sheath assembly with a distal side opening used to remove embolic material 에 관하여 개시하였다.

US 5,439,445 (Kontos): Funnel portion (26)

US 7,604,612 (Ressenmann): Side opening (140b)

Medtronic 은 Kontos 의 extension catheter 의 funnel portion (26) 을 Adams 또는 Ressenmann 의 distal side opening (140b) 으로 치환함으로써 claim 3 에 이르는 것은 PHOSITA 에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다.

Teleflex 는 Medtronic 이 주장하는 2건의 prior art 를 결합하여 claim 3에 이르는 변형은 hindsight 라고 항변하면서, GuideLiner 제품에 관한 간접 증거 (objective indicia: commercial success, solved long-felt unsolved needs, garnered industry praise, copy by competitors including Medtronic) 를 제출하였다. Medtronic 은 이에 대하여, nexus 요건을 충족하지 못한다고 주장하였다.

PTAB 은 Medtronic 의 주장이 “close case” (한가지 이상으로 결론 낼 수 있는 상황) 에 해당한다면서, 그러나 Teleflex 의 objective indicia 증거의 nexus 요건을 인정하면서 그에 의하여 Medtronic 의 prima facie case of obviousness 입증을 극복한 바, Medtronic 은 claim 3의 비자명성을 입증하는데 실패하였다고 판결하였다.

CAFC 는 다음과 같이, Medtronic 의 주장을 배척하였다.

1.  NEXUS

PTAB 은 Medtronic 이 (claim 3 의) 각각의 구성요소가 prior art 에 개시되어 있음을 입증하였지만, 그것 만으로는 구성요소의 결합에 대한 nexus 요건을 부정하지는 못한다고 판결하였는데, 그러한 PTAB 의 결정에 오류가 없다. 즉, prior art 에 개시된 복수의 특징을 결합 (combination) 하여 된 GuideLinder device 는 신규의 상업적으로 성공을 거둔, prior art 와 대비하여 중대한 장점을 갖는 새로운 제품이라는 점을 확인하였다.

2. COPYING

경쟁사에 의한 copying 은 간접 증거 검토에 있어서, 발명이 비자명하다는 증거로 작용한다. Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 왜냐하면, public domain 에 속하지 않는 발명의 특징을 copy 했다는 사실은 경쟁자가 해당 특징의 가치를 인지하였다는 증거이기 때문이다. Diamond Rubber Co. of N.Y. v. Consol. Rubber Tire Co., 220 U.S. 428 (1911) 다만, 이러한 증거는 특허 청구된 발명에 copying 없이 독자적으로 도달하였다면 그 적용은 없고, copying 의 입증은 단순한 주장 (allegation) 에 의한 것이 아니라, 실제의 증거 (actual evidence) 여야만 한다. 이것은 특허 발명에의 접근 (access) 과 실질적인 유사 (similarity) 를 근거로 입증 가능하다. “[e]vidence of copying may include … access and similarity to a patented product.” Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 또한, 정황적 증거 (circumstantial evidence: 직접 증거의 반대) 는 단순히 충분할 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 직접 증거에 비교하여도 좀 더 확실한 증거이다. Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325 (1960)

Teleflex 의 전문가 진술에 따르면, Telescope (Medtronic) 는 전체적으로 고려했을 때, 실질적으로 GuideLiner 제품과 유사 (e.g., flexible tip, reinforced portion, angled opening, push rod, and rounded push tab) 하다고 하였다. 이러한 주장을 받아들여 copying 으로 결론 내린 PTAB 의 결정에는 오류가 없다.

3.  ADDITIONAL OBJECTIVE INDICIA

상기의 copying 에 부가하여, PTAB 은 간접증거 (high level of commercial success, received significant praise, solved long-felt needs) 를 바탕으로 claim 3이 비자명하다고 결론 내렸는데, 그러한 결정에 오류가 없다.

PTAB 의 결정에 있어서, Teleflex 의 간접증거가 중대한 역할을 하였다. PTAB 은 양측의 “close prima facie arguments” 에 대하여 상기의 강력한 증거 (strong evidence) 를 고려하였고, 그 결과 Medtronic 이 claim 3의 비자명성 위반을 입증하는데 실패하였다고 하였다. 

즉, Medtronic 의 주장을 받아들여, prior art 의 개시사항에 claim 3의 구성요소 전부와 motivation to combine 이 존재하는 것을 인정하더라도, unusually strong objective evidence (비정상적으로 강력한 간접증거) 에 의하여, claim 3 의 비자명성이 부정되지 않는다.