Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.
재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)
1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.
이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.
*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.
1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결
Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.
Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다.
1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다.
Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다.
그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.
본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다.
1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.
2. CAFC 의 Rehearing 판결
본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.
(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)
’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:
Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.
Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)
(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할
본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.
명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.
청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.
우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.
특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.
청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.
발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.
(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서
우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.
Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)
Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)
(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토
’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉,
- baffle 은 철재로 구성되고,
- 하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서,
- baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다.
또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.
’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.
명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.
명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)
즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서,
특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (
Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)
본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.
(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.
상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.
