Provisional application 을 바탕으로 정규 출원 시, 삭제된 사항에 의한 claim scope 제한 (MPHJ v. Ricoh Fed. Cir., 2017)

 MPHJ Technology Investments, llc, v. Ricoh Americas Corporation, No. 2016-1243, Fed. Cir. (2017)

본 사건은 MPHJ 의 US 8,488,173 특허 청구항이 “one-step operation” 으로의 한정 여부에 따라 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되는지 갈리는 문제에 있어서, CAFC 는 특허권자의 '173 특허의 provisional application 에는 존재하던 “one-step operation” 을 정규출원에서는 삭제한 점으로부터, 청구항이 해당 한정사항 (claim limitation) 으로 제한되지 않는다고 하면서, 선행문헌에 의하여 신규성 위반으로 무효라고 판단한 사건이다.

우리가 R&D 수행 후 세부적인 개발 사항의 확정 전, 특허 출원 일자를 빠르게 확보하기 위하여 provisional application 을 제출하게 되는데, 정규 출원 시 어떠한 기술적 구성이 변경됨으로써, 후에 claim construction 을 하는데에 있어 그러한 변경 사항이 발명의 범위 (scope) 에 영향을 주는 사례로써, provisional application 시 유념할 부분으로 의미 있는 판결이라 할 수 있겠다.

MPHJ 는 US 8,488,173 (’173 특허) 의 특허권자인데, PTAB 은 해당 특허에 대하여 anticipation 내지 obviousness 위반으로 특허 무효 판결하였고 이에 불복하여, CAFC 에 항소하였다.

특허의 유효성 판단을 위하여 첫번째로 특허청구항의 의미와 범위 (meaning and scope) 를 결정해야 한다. Supreme Court 의 Cuozzo Speed Tech. 판결 (2016) 에 따라, PTAB 은 만료되지 않은 특허에 대하여 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 BRI 기준으로 청구항을 해석한다.

’173 특허 (Distributed computer architecture and process for document management) 는 문서를 한 곳의 장치에서 스캔한 다음 다른 곳에 위치한 장치에서 복사하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. (특허는 이를 “virtual copier” 라 한다.)

PTAB 은 복수의 선행문헌에 근거하여 해당 특허 청구항에 대하여 무효 결정하였는데, claim 1 – 8 은 Xerox Network Systems Architecture General Information Manual (1985.4), US 5,513,126 및 US 5,818,603 에 의하여 신규성 내지 비자명성 위반이라고 결정하였다. Claim 1 이 대표격인데, 그 일부는 다음과 같다:

1. A system capable of transmitting at least one of an electronic image, electronic graphics and electronic document to a plurality of external destinations including one or more of external devices, local files and applications responsively connectable to at least one communication network, comprising:

at least one network addressable scanner, digital copier or other multifunction peripheral capable of rendering at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document in response to a selection of a Go button;

…

wherein, in response to the selection of said Go

button, an electronic document management system integrates at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document using software so that said electronic image, electronic graphics and electronic document gets seamlessly replicated and transmitted to at least one of said plurality of external destinations;

…

wherein upon said replication and seamless transmission to at least one of said external destinations, said electronic image, electronic graphics and electronic document is communicable across a network to at least three other of said external destinations, and is optionally printable by said printer.

 MPHJ 는 청구항 용어 “seamless” transmission 은 사람 (조작자) 의 개입이 없이 one-step 으로의 수행이 필요하고, 이는 선행문헌에 기재되지 않은 특징이라고 주장하였다. (claim 4 는 방법 청구항인데, 동일한 구성요소로 되어 있다.) 특히, seamless transmission 의 의미가 “no user intervention is needed” between copying and destination 이라고 주장하였다. 이어서, MPHJ 는 scanner 와 application software 사이에 어떠한 매개 (품) 가 있는 것은 무관하다고 주장하였다.

PTAB 은 이에 대하여, claim 을 scanning 과 emailing 을 포함하는 것으로 해석하고, 그것이 separate step 이던 single step 이던 무관하고, user intervention 이 있거나 또는 없거나 한 것을 포함한다고 하면서, 그렇기 때문에 선행문헌에 의하여 신규성 위반이라고 무효결정하였다.

항소심에서 MPHJ 는 청구항 용어 “interfacing” 과 “ Go button” 이 single-step operation 을 표현하는 것이며, 그렇기 때문에 PTAB 은 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장하였다. PTAB 은 “interfacing” 을 “making a direct or indirect connection between two elements so they can work with each other or exchange information” 의미라고 해석하였다.

그러면서, 상기의 청구항 해석은 자신들의 provisional application (60/108,798) 에 의하여 뒷받침 된다고 주장하였다. 특히, provisional application 의 기재 내용에 의하면, claimed invention 의 범위가 one-step copying and sending process 인 것으로 명확하게 한정된다고 하였다.

한편, 청구인은 상기의 provisional application 의 기재 내용이 최종 출원 (non-provisional) 에는 누락되었음을 지적하였다. 이에 대하여, MPHJ 는 그러한 누락이 해당 부분에 대한 완전히 포기된 것 (explicitly disclaimed) 은 아니며, 그렇기 때문에 출원경과 사항의 일부로써 받아들여지므로, 청구항을 해석하는데 참작 가능한 것이라고 주장하였다.

재판부 (CAFC) 는 provisional application 의 기재사항이 (등록) 청구항을 해석하는데 기여할 수 있음에 동의하였다.

(그런데) 본 사안은 ’798 provisional application 으로부터 최종 출원의 발명의 범위 (scope) 를 이해하는데 기여하는 부분이 삭제되었다는 점이다. 이는 PHOSITA 입장에서 그러한 삭제 (removal) 가 발명의 중요한 한정요소 임을 인식할 것이라는 점이다. 즉, 최종 출원에 있어서, one-step operation 이 삭제되었으므로, 이는 발명의 범위를 그러한 것으로 한정하지 않겠다고 보는 것이 맞다. 게다가, ’173 특허는 single-step operation 을 “optional”이라고 기재하고 있다. 이는 앞서 살펴본 삭제된 부분과도 일치한다. 따라서, 

PHOSITA 는 발명자의 의도가 single-step operation 을 mandatory 가 아닌 optional 인 것으로 이해할 것이다.

재판부는 청구항이 one-step operation 으로 한정되지 않는 것으로 해석되는 바, 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되어 무효 판결하였다.

Claim scope of design patent - "article of manufacture" (In re Surgisil, Oct. 2021)

 In re Surgisil, LLP, 2020-1940 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)

본 사건은 디자인 특허의 범위가 claim 에 기재된 "article of manufacture"로 한정된다고 한 판결이다. 이러한 "article of manufacture" 에 의한 특허의 범위는 출원 심사과정에서 anticipation (신규성) 판단 시에도 적용되고, 디자인 특허 등록 후 특허침해판단 시에도 적용된다.

Surgisil 은 디자인 특허출원 No. 29/491,550 (’550 application) 에 대한 심사관의 거절 결정 및 그에 대한 PTAB 의 확정 판결에 대하여, CAFC 에 항소하였다.

’550 application 은 “ornamental design for a lip implant” 에 관한 것인데, 도면은 아래와 같다:

*** Lip implant (Surgisil) 는 US 7,993,409 B2 등으로 등록 중인데, 이는 입술 보형물에 관한 것이다. (입술 하단의 점선 부분에 lip implant 보형물 삽입)

 

심사관은 ’550 application 에 대하여, Dick Blick catalog (Blick) 를 근거로 신규성 위반으로 거절하였다. Blick 은 art tool (stump) 인데, “tightly spiral-wound, soft gray paper for smoothing and blending large areas of pastel or charcoal” (종이를 말아내는데 사용) 에 관한 것이다.

 

PTAB 은 (거절결정 불복심판에서) claimed design 과 Blick 간 형태의 차이가 미미하다며, 심사관의 거절을 확정하였다. PTAB 은 Surgisil 이 주장한 “very different article of manufacture” 주장을 배척하였는데, anticipation 의 판단에 있어서, analogous art 여부는 고려하지 않는다고 하였다. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)

Anticipation 판단은 question of fact 이나, PTAB 의 “article of manufacture 가 claim 에서 한정사항이 아님”의 판단은 question of law 이므로, 이에 대하여 CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다.

Design patent 는 청구항에 기재된 article of manufacture 에 한정하여 보호범위로 하지, 추상적인 범위로 확장하여 보호하지 않는다. 특허법상 design patent 는 “[w]however invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture. (35 U.S.C. §171 (a))” 로 되어 있다. CAFC 는 Curver 사건에서, 디자인 특허의 보호범위는 특허 청구항에서 정한 “particular article of manufacture" 에 한정된다고 판결하였다. 

*** 해당 사건에서, 특허권자는 심사과정 중 심사관의 거절이유 극복을 위하여 furniture 에서 pattern of chair 로 발명의 명칭을 정정하여 특허등록 받았고, 이후 box 에 대하여 특허침해를 주장하였으나, 재판부는 그 보호범위가 chair 만으로 한정되는 것으로 claim construction 하고 비침해로 판결하였다. (이 사건은 prosecution history estoppel 과도 관련 있다.) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019)

또한, MPEP §1502 에도 design patent 는 그것이 적용되는 article 과 불가분의 관계에 있다고 하고 있다. ("[d]esign is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone …”)

CAFC 는 claim 은 lip implant 로 기재하고 있고, Blick (prior art) 은 art tool 에 대하여 기재하고 있으므로, Blick 을 근거로 lip implant 를 anticipation 된 것으로 한 PTAB 의 anticipation 결정은 오류가 있다고 하고 해당 판결을 파기했다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Written description requirement in broadening reissue claims (Forum US v. Flow Valve, 2019)

Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 Broadening reissue claim 의 written description requirement 에 관한 판결이다. CAFC 는 명세서 기재사항이 PHOSITA 기준으로 reissue claim 을 인지할 수 있는 정도로 기재된 것만으로는 불충분하고, reissue claim 을 명확하고 분명하게 ("clearly and unequivocally") 기재해야 한다고 판결하였다.

Flow Valve 는 US RE45,878 “Workpiece supporting assembly” 의 특허권자인데, '878 특허는 US 8,215,213 의 Reissue 이다. Reissue prosecution 중에, 특허권자는 claim 14 ~ 20 을 추가하였고, 그 외에 specification 에 대한 변경사항은 없다. 

'878 특허는 pipe 등의 회전하는 물체에 thread 를 형성하는 중에 pipe 를 지지하는 작업대에 관한 특허인데, 다양한 각도의 thread 형성을 용이하게 할 수 있도록, arbor 를 사용하여 다양한 각도로 pipe 를 지지할 수 있도록 한 것이 특징이다.

'878 특허의 written description 과 drawings 는 arbor (58) 를 사용하는 다양한 실시예를 기재하고 있다. (그러나, arbor 를 사용하지 않는 실시예는 없다.)

'213 특허 (original) 의 claim 1 은 다음과 같다: 

1. A workpiece machining implement comprising:

a workpiece supporting assembly comprising:

a body member having an internal workpiece channel, the body member having a plurality of body openings communicating with the internal workpiece channel;

means supported by the body member for positioning a workpiece in the internal workpiece channel so that extending workpiece portions of the workpiece extend from selected ones of the body openings;

a plurality of arbors supported by the body member, each arbor having an axis coincident with a datum axis of one of the extending workpiece portions; and

means for rotating the workpiece supporting assembly about the axis of a selected one of the arbors.

'213 (reissue) 특허의 claim 14 는 다음과 같다: (arbor 는 모두 삭제되었다.)

14. A workpiece supporting assembly for securing an elbow during a machining process that is performed on the elbow by operation of a workpiece machining implement, the workpiece supporting assembly comprising:

a body having an internal surface defining a channel, the internal surface sized to receive a medial portion of the elbow when the elbow is operably disposed in the channel; and

a support that is selectively positionable to secure the elbow in the workpiece supporting assembly, the body pivotable to a first pivoted position, the body sized so that a first end of the elbow extends from the channel and beyond the body so the first end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process, the body pivotable to a second position and sized so that a second end of the elbow extends from the channel beyond the body so the second end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process. 

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Summary judgment 의 판단 기준은 “viewing the evidence in the light most favorable to the non-moving party” 이다.

Reissue patent 에서 추가된 claim 이 35 U.S.C. §251에 부합하는지는 question of law 이므로, CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다. AIA Eng’g Ltd. v. Magotteaux Int’l S/A, 657 F.3d 1264, 1271 (Fed. Cir. 2011) 그러나, 법률심을 함에 있어서, underlying questions of fact 를 포함할 수 있다. Hester Indus., Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998)

35 U.S.C. §251(a) 는 다음과 같다:

Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, ...

Broadening reissue claim 은 original patent specification 에 단순히 제시되거나 제안되는 정도로는 부족하고, 애초에 특허청구 되었어야 만 했던 정도에 이르러야 한다. 

*** 원문은 다음과 같다: The specification of the original patent must do more than merely suggest or indicate the invention recited in reissue claims; it must appear from the face of the instrument that what is covered by the reissue was intended to have been covered and secured by the original.

Flow Valve 는 arbors 가 PHOSITA 기준으로 명세서 기재사항에 근거하여 선택사항 (optional features) 임을 인지할 수 있다고 주장하였다. Flow Valve 는 전문가 진술 (expert testimony) 을 증거로 제출하였는데, Mr. Iafrate 는 specification 의 기재사항 즉, “it will be understood that numerous changes may be made which will readily suggest themselves to those skilled in the art which are encompassed within the spirit of the invention disclosed.” 에 근거하였다. 그러나, Mr. Iafrate 의 진술은 단순히 PHOSITA 기준으로 arbor-less embodiment 가 이해될 수도 있다는 주장에 불과하고, 명세서 기재사항 내지 도면 어디에도 arbor 가 optional feature 임을 뒷받침하는 사항이 없다는 점은 변함 없다.

Written description 에 기재된 몇가지 reference 는 specific embodiments (arbor-less) 를 예로 들지 않았으며, boilerplate language (Iafrate 가 근거로 든 부분) 에 의하여도 그러한 실시예 (arbor-less) 의 변형에는 이르지 못한다. 즉, 명세서 기재사항은 명확하고 분명하게 (“clearly and unequivocally”) 그러한 실시예를 제시하지 못하였다. 

따라서, reissue claim 은 Industrial Chemicals 사건과 Antares 사건의 기준을 만족하지 못하므로 특허 무효이다.

Obviousness determination - Articulation of motivation to combine (In re NuVasive, 2016)

In re NuVasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건에서, Supreme Court 가 CAFC 의 TSM test 의 경직성 (too rigid) 을 지적한 후, Obviousness (§103) 판단에 있어서, 더 이상은 문헌에 teaching-suggestion-motivation 이 기재되어 있어야 한다는 요건은 필요하지 않다. 즉, TSM test 뿐만 아니라 좀 더 유연한 방법으로, prior art 와 claimed invention 의 차이점이 PHOSITA 에게 자명함을 입증하면 §103 위반에 의한 특허무효 (거절) 가 결정된다.

그러나, CAFC 는 비록 TSM test 는 아니더라도, 반드시 PHOSITA 에게 prior art 와 claimed invention 의 차이가 왜 자명한지 명확히 설명 (articulation) 할 수 있어야 한다는 판결을 내리고 있다.  본 판결은 KSR 판결이 있은 후, 10년이 경과한 시점 (2016) 에서, CACF 의 판결이 어떻게 변화하였는지 살펴볼 만한 판례이다.

*** Flexible approach 관련 판례: Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA) 

NuVasive 는 US 8,361,156 의 특허권자인데, ’156 특허는 spinal fusion 시술을 위한 implant 로써, 척추의 소정의 부분에 implant 를 삽입하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. Claim 1 의 주요부분은 다음과 같다:

… at least first and second radiopaque markers oriented generally parallel to a height of the implant, wherein said first radiopaque marker extends into said first sidewall at a position proximate to said medial plane, and said second radiopaque marker extends into said second sidewall at a position proximate to said medial plane. 

Medtronic, Inc. 는 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였고, PTAB 은 Synthes 제품 brochure (SVS-PR) 등에 근거하여, inter partes review 를 개시하였고, 해당 문헌 (prior art) 에 근거하여 ’156 특허는 자명하므로, §103 위반으로 특허 무효라는 취지의 Final Written Decision (FWD) 을 발행하였다. 이에 NuVasive 는 항소하였다.

NuVasive 는 PTAB 이 선행문헌에 근거하여, ’156 특허의 claim “radiopaque markers proximate to the medial plane” 이 PHOSITA 에게 자명하다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

Claim 이 prior art 와 차이는 있지만, 그러한 차이점이 발명을 완성한 시점에서 PHOSITA 에게 자명한 정도이면 해당 claim 은 §103 위반으로 무효이다. Obviousness 판단 (determination) 은 question of law 인데, 그러한 판단은 underlying factual findings 에 근거해야 한다. Factual finding 으로는  

1. the scope and content of the prior art; 
2. differences between the prior art and the claims at issue; 
3. the level of ordinary skill in the art; 
4. the presence of secondary considerations of nonobviousness (commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 따위) 가 있다. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Prior art 를 검토함에 있어서, PTAB 은 PHOSITA 가 claimed invention 에 도달하기 위하여 (복수의) prior art 를 결합할 가능성을 고려한다. In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준 – 즉, PTAB 의 결정에 어느 만큼의 deference 를 인정하여, 실질적으로 오류가 있지 않는 이상 판결을 지지 – 으로 검토하지만, factual inquiry 는 thorough and searching (면밀히 살피는) 정도에 이르러야 하고, CAFC 의 검토 사항 중 가장 중심에는 PTAB 이 motivation to combine [prior art] 을 충분한 사유를 바탕으로 판단하였는지에 있다.

*** 원문은 다음과 같다: Although we review this factual finding for substantial evidence, “the factual inquiry whether to combine references must be thorough and searching,” and "the need for authority pervades our authority on the PTAB's findings on motivation to combine. In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

PTAB 은 FWD 에서, PHOSITA 가 왜 prior art reference 를 결합하여 claimed invention – place the radiopaque markers on the medial plane – 에 이르는지 (motivation to combine) 그 사유를 명확히 설명하지 못했다. PTAB 은 해당 modification 에 의하여 additional information 을 제공할 수도 있다는 Medtronic 전문가의 확정적 진술 (conclusory statement) 에만 의지한 채, '156 특허가 prior art 와 비교했을 때 자명하다고 판단하였다. 

PTAB 은 자신들의 판단을 뒷받침하는 적절한 evidentiary basis 를 갖춰야만 했다. 또한, 관련 데이터를 검토하고, 그로부터 발견된 사실 (facts found) 과 자신들이 내린 선택 간의 합리적 연관성 (rational connection) 을 포함한 만족할 만한 명확한 설명을 했어야 한다. Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)

그러한 설명이 있는 후에라야 CAFC 는 PTAB 의 판결에 대하여 그러한 판결이 적절한지 (즉, arbitrary, capricious, abuse of discretion, unsupported by substantial evidence 한지) 검토할 명분이 주어진다. Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999)

CAFC 는 일관되게, PTAB 은 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대한 명확한 사실적 뒷받침을 분명히 해야 할 의무가 있음을 판결해 왔다. 이는 Supreme Court 의 KSR 판결에 의하여도 보강된다:

Although identifying a motivation to combine “need not become [a] rigid and mandatory formula,” KSR, 550 U.S. at 419, the PTAB must articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references.

CAFC 는 상기와 같은 이유로, PTAB 이 PHOSITA 가 왜 선행문헌을 결합하였는지 명확한 설명을 하지 못했으므로, 본 사건을 파기 환송하였다.

Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)

본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.

Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.

Self-enabling requirement for single § 103 prior art (Raytheon v. GE, Apr. 2021)

Raytheon technologies Corp. v. General Electric Co., No. 20-1755 (Fed. Cir. April 2021)

본 사건은 PTAB 이 inter partes review 에서 Raytheon 의 특허 US 9,695,751 이 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효라고 결정하자, 이에 항소한 사건이다. 

PTAB 은 prior art (Knip reference) 에는 claim 의 power density limitation for a geared gas turbine engine 이 기재되어 있으므로, 자명하다고 판단하였다. 이에 대하여 Raytheon 은 Knip 에 기재된 것은 특허 출원 시점에서 존재하지 않는 물질을 사용한 가상의 (futuristic) 의 turbine engine 의 highly aggressive performance parameter 에 지나지 않으므로, Knip 에 의하여 claimed invention 이 자명하지 않다고 주장하였으나, PTAB 은 이를 배척하였다. CAFC 는 PTAB 이 근거로 사용한 prior art 에 의하여, skilled artisan 은 claimed invention 을 도출할 수 없으므로, CAFC 의 결정을 기각하였다.

’751 특허는 gas turbine engine 에 관한 것인데, gas turbine engine 은 연료와 엔진 전면부로 유입된 공기를 혼합한 다음 이를 연소시켜 추진력을 얻고 배기가스를 내보낸다. ’751 특허의 특징은 power density range 에 있는데, claim 에는 “sea-level takeoff thrust” (SLTO thrust) 로 정의되어 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A gas turbine engine comprising:

a fan including a plurality of fan blades …; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; a turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine …; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and

a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in 3 and less than or equal to 5.5 lbf/in and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in 3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine.

GE 는 Knip (prior art) 에 의하여, 상기 claim 이 자명하다고 주장하였다. Knip 은 다양한 실시예를 통하여 여러 performance parameter 에 대하여 기재하고 있는데, 이는 모두 당시에는 존재하지 않는 물질을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이고, 또한 SLTO thrust 에 대하여는 기재하지도 않았다. GE 는 Knip 이 ’751 특허의 claim 에 기재된 동일한 종류의 performance parameters 를 기재하고 있으므로, 그러한 기재를 바탕으로 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시할 수 있다고 주장하였다. 

Raytheon 은 이에 대하여 반박하였는데, Raytheon 에 의하면 Knip 에 기재된 “aggressive parameters” 는 ’751 특허 출원 시점에는 존재하지 않는 “revolutionary” material 을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이므로, skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시하게 할 수 없다고 하였다. 

GE 는 자명성 판단에 있어서, 실시가능 (enablement) 여부 – 즉, skilled artisan 이 Knip 을 바탕으로 과도한 실험 없이 claimed invention 을 실시할 수 있는지 – 는 무관하다고 주장하였다. PTAB 은 Knip 이 skilled artisan 으로 하여금 claim 1에 기재된 power density 를 실시하기에 충분한 정보를 기재하고 있으며, 또한 실시가능하므로, Knip 에 의하여 ’751 특허는 자명하므로 무효라고 결정하였다. 즉, PTAB 은 Knip 의 기재사항을 바탕으로 skilled artisan 이 claimed invention 의 gas turbine engine 에 있어서 power density 를 산출해 낼 수 있는지로 문제를 간결화 한 다음 그렇다고 판단한 것이다.

CAFC 는 Raytheon 의 appeal 이 한가지 문제 즉, PTAB 이 Knip 에 의한 claimed invention 의 실시 가능여부 (enabling) 라고 하였다.

Prior art 의 enablement 여부는 question of law based on underlying factual findings 이다. Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002) 그러므로, 항소심 재판부는 PTAB 의 legal conclusion 은 de novo 기준으로, underlying factual determination 은 substantial evidence 기준으로 검토한다. In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Claim 이 prior art 에 의하여 자명하기 위해서는 해당 prior art 는 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시 (make and use) 할 수 있게 해야 한다. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2005). 통상, § 103 prior art 는 기재된 사항에 대하여 스스로 enable (즉, “self-enabling”) 할 필요는 없다. 왜냐하면, 다른 prior art 에 의하여, 해당 기재가 skilled artisan 을 enable 하게 하면 족하기 때문이다. Comcast Cable Commc’ns Corp. v. Finisar Corp., 571 F. Supp. 2d 1137, 1145 (N.D. Cal. 2008)

그런데, 다른 prior art 가 해당 기재내용을 enabling 시키지 못한다면, 그 스스로 skilled artisan 을 enabling 시켜야 한다. 

*** In the absence of such other supporting evidence to enable a skilled artisan to make the claimed invention, a standalone § 103 reference must enable the portions of its disclosure being relied upon. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985)

이러한 경우, § 103 prior art 의 enablement 기준은 anticipatory reference (§ 102, single prior art 에 의하여 claimed invention 의 특허성이 결여되는 경우) 와 동일하다. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2012)

본 사건에서, PTAB 은 GE 의 주장 즉, skilled artisan 이 Knip 의 기재를 바탕으로 turbofan engine 을 ’751 특허의 claimed power density 범위 이내로 실시 가능 (enabling) 하다는 것으로 인정하였는데, 특히 PTAB 은 판단을 skilled artisan 이 과도한 실험없이 power density 를 산출하기 위한 충분한 parameters 가 기재되어 있다고 간결화 하였다. GE 의 상기의 주장 (expert testimony) 은 Knip 의 가상의 엔진을 컴퓨터 시뮬레이션 한 것으로부터 얻은 결과였다. GE 는 skilled artisan 이 특허출원 시점에서 그러한 engine 을 실제로 구현가능하다는 점을 입증 (suggest) 하지는 못했다. 

그와는 반대로, Raytheon 은 expert testimony 를 통하여, Knip 에 기재된 물질 (revolutionary composite material) 의 존재를 확실하게 부정하였고, Knip 에 기재된 parameters (exceptional temperature and pressure parameters) 가 실현 가능하지 않은 점을 명확히 했다.

CAFC 는 Knip (prior art) 가 enablement 요건을 만족하지 못하므로, 그러한 기재를 바탕으로 ’751 특허를 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효 결정한 PTAB 의 결정을 파기했다.